Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 1 октября 2013 г. N 09АП-29971/13

город Москва

01 октября 2013 г.

Дело N А40-130806/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 24 сентября 2013 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 01 октября 2013 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи О.Н. Лаптевой,

судей М.Е. Верстовой, Д.Н. Садиковой,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Э.Ш. Алимовой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Общества с ограниченной ответственностью "Аскира"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 08 июля 2013 года

по делу N А40-130806/2012, принятое судьёй Н.Ю. Каревой,

по иску Общества с ограниченной ответственностью "Опт-Юнион"

(ОГРН 1105047002279; 141727, г. Долгопрудный, мкр. Пальцево, Новое н., 56)

к Обществу с ограниченной ответственностью "Аскира"

(ОГРН 1027739484563; 117321, г. Москва, ул. Профсоюзная, 146, корп. 3)

третье лицо: Общество с ограниченной ответственностью "БТН"

о прекращении незаконного использования товарного знака,

взыскании компенсации

при участии в судебном заседании:

от истца: Кичиджи В.Н. (по доверенности от 10.01.2013),

Кичиджи К.В. (по доверенности от 10.01.2013)

от ответчика: Мельчаев А.А. (по доверенности от 11.03.2013)

от третьего лица: не явился, извещен

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Опт-Юнион" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Аскира" (далее - ответчик) о запрете ввозить, предлагать к продаже, продавать и хранить с целью продажи детские коляски с обозначением "ORBITBABY", сходного до степени смешения с товарным знаком истца N 436770, и взыскании 2.500.000 руб. компенсации (с учетом принятого судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнения иска).

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, привлечено Общество с ограниченной ответственностью "БТН".

Решением Арбитражного суда города Москвы от 08 июля 2013 года исковые требования удовлетворены частично, ответчику запрещено ввозить, предлагать к продаже, продавать и хранить с целью продажи детские коляски с обозначением "ORBITBABY", сходного до степени смешения с товарным знаком N 436770, принадлежащим истцу; с ответчика в пользу истца взыскано 1.250.000 руб. компенсации; в удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Не согласившись с принятым решением, ответчик обратился с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции, отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В обоснование жалобы заявитель ссылается на нарушение или неправильное применение норм материального и процессуального права, на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

Указывает, что размер взысканной компенсации я не отвечает принципам разумности и справедливости (ответчик не является производителем товара, а также не нарушал ранее исключительные права на товарные знаки).

Считает, что судебная экспертиза проведена заинтересованным лицом.

В судебном заседании апелляционного суда представитель ответчика доводы апелляционной жалобы поддержал, истец против доводов жалобы возражал.

Третье лицо, надлежащим образом извещенное о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы (в том числе, с учетом правил пунктов 4 - 16 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 г. N 12), явку представителя в судебное заседание не обеспечило, дело рассмотрено в порядке статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие указанного лица.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке статей 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, оценив объяснения лиц, участвующих в деле, не находит оснований для отмены обжалуемого решения, исходя из следующего.

Как видно из материалов дела, истец является правообладателем исключительных прав на товарный знак "ORBIT" по свидетельству N 436770 (приоритет от 16.10.2009 г., срок действия - до 16.10.2019 г.) в отношении товаров и/или услуг 10, 12, 20 и 25 классов МКТУ.

Истец, обосновывая исковые требования, указывает на то, что ответчик осуществлял реализацию через принадлежащую ему торговую сеть магазинов (салонов) "Кенгуру" детские товары, в том числе, детские коляски, сиденья безопасные детские - автокресла, относящиеся к 12 классу МКТУ, с размещением на них словесного обозначения "ORBITBABY", схожего до степени смешения с товарным знаком "ORBIT".

Одновременно с этим, ответчик через интернет-сайт (интернет-салон) в сети интернет по адресу www.keng.ru осуществлял продажу детских колясок (12 класса МКТУ) с размещением на них словесного обозначения "ORBITBABY", схожего до степени смешения с товарным знаком "ORBIT".

Администратором сайта www.keng.ru c 20.08.2008 г. и по настоящее время является Общество с ограниченной ответственностью "АСКИРА".

Данный факт зафиксирован в протоколе осмотра нотариусом письменных доказательств - материалов сайта в сети интернет www.keng.ru, составленным 19.06.2012 г., Поляковой Ю.Н., временно исполняющим обязанности нотариуса города Москвы Новопашиной У.С., зарегистрированном в реестре за N 2-3-3461.

Также доверенными лицами истца в магазине (салоне) "Кенгуру", находящемуся по адресу: город Москва, Ленинский пр-т, 74, была произведена закупка детской коляски, на которой размещено словесное обозначение "ORBITBABY", что подтверждается товарным и кассовым чеком от 07.07.2012 г.

Незаконные действия ответчика по предложению к реализации, реализации и хранению продукции (детских колясок), маркированных товарным знаком "ORBITBABY", сходного до степени смешения с товарным знаком N 436770, нарушают исключительные права истца на товарный знак, вводят потребителей в заблуждение и уменьшают покупательских спрос на его продукцию, в связи с чем правообладатель на основании статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе требовать от ответчика устранения допущенного нарушения и выплаты компенсации в размере 2.500.000 руб.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в Арбитражный суд города Москвы с иском по настоящему делу.

В соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса одним из способов защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности является предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Статья 10 bis Парижской конвенции содержит общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой, как следует из параграфа 2 этой статьи, понимаются всякие акты, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах. Этот вывод согласуется с правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

Истец является правообладателем исключительных прав на товарный знак "ORBIT" по свидетельству N 436770 (приоритет от 16.10.2009 г., срок действия - до 16.10.2019 г.) в отношении товаров и/или услуг 10, 12, 20и 25 классов МКТУ.

Факт предложения ответчиком к продаже, продаже и хранения с целью продажи детских колясок с обозначением "ORBITBABY" документально подтвержден и по существу ответчиком не оспаривается.

Согласно заключению эксперта Общества с ограниченной ответственностью "Компания Патентных поверенных "АРС-Патент" Поповой Людмилы Ивановны от 25.05.2013 г., составленного по результатам назначенной судом в рамках настоящего дела судебной экспертизы, товарный знак N 436770 и словесное обозначение "ORBIT BABY" сходны до степени смешения; между товарным знаком N 436770 и словесным обозначением "ORBIT BABY" имеется семантическое и фонетическое сходство; товар "детская коляска" с обозначением "ORBIT BABY" является однородным товаром по отношению к товарам, зарегистрированным в свидетельстве на товарный знак N 436770.

Таким образом, словесное обозначение "ORBIT BABY", которым маркирован предлагаемый ответчиком к продаже товар, являются сходными до степени смешения с товарным знаком истца.

Истец права на использование принадлежащего ему товарного знака "ORBIT" по свидетельству N 436770 ни ответчику, ни иным лицам не давал.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 62 Постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 г. N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Из материалов дела следует, что регистрация товарного знака истца не оспорена и предоставление правовой охраны товарному знаку не признано недействительным в установленном законом порядке, доказательств злоупотребления правом при регистрации товарного знака или приобретении истцом прав на него, суду не представлены.

Поскольку словесное обозначение "ORBIT BABY", которым был маркирован предлагаемый ответчиком к продаже товар, является сходными до степени смешения с товарным знаком истца, а истец не давал ответчику разрешения на использование товарного знака по свидетельству N 436770, суд апелляционной инстанции полагает обоснованными требования истца о запрете ответчику ввозить, предлагать к продаже, продавать и хранить с целью продажи детские коляски с обозначением "ORBITBABY", сходного до степени смешения с товарным знаком N 436770.

Истец в рамках настоящего дела также заявил требование о взыскании с ответчика 2.500.000 руб. компенсации.

Согласно разъяснениям, содержащимся в постановлении от 26.03.2009 г. Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (пункты 43.2, 43.3) компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Исследовав и оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации имеющиеся в деле доказательства, приняв во внимание характер допущенного ответчиком нарушения, степени вины нарушителя, а также исходя из принципов разумности и справедливости и соразмерности, суд первой инстанции правомерно уменьшил сумму взыскиваемой с ответчика компенсации до 1.250.000 руб.

Доводы апелляционной жалобы о том, что размер взысканной компенсации не отвечает принципам разумности и справедливости, необоснованны, поскольку при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд первой инстанции основывался на внутренней оценке совокупности всех собранных по делу доказательств, учел характер и масштаб допущенного правонарушения.

То обстоятельство, что ответчик не является производителем продукции, продукция приобретена у третьих лиц, учтено судом при снижении размера компенсации вдвое - с 2.500.000 руб. до 1.250.000 руб.

Оснований для переоценки выводов суда первой инстанции в указанной части и снижения размера компенсации до минимального размера, вопреки доводам апелляционной жалобы, у суда апелляционной инстанции не имеется.

Доводы апелляционной жалобы о том, что судебная экспертиза проведена заинтересованным лицом, отклоняются судом апелляционной инстанции, поскольку документально ничем не подтверждены и носят умозрительный характер. Эксперт Попова Людмила Ивановна была предупреждена судом об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Содержащиеся в заключении выводы последовательны, не противоречивы и согласуются с совокупностью представленных в материалы дела доказательств.

Разрешая спор, суд правильно определил юридически значимые обстоятельства, дал правовую оценку установленным обстоятельствам и постановил законное и обоснованное решение. Выводы суда соответствуют обстоятельствам дела. Нарушений норм процессуального права, влекущих отмену решения, судом допущено не было.

Учитывая изложенное, у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания, предусмотренные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены решения суда и удовлетворения апелляционной жалобы.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы 08 июля 2013 года по делу N А40-130806/2012 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

О.Н. Лаптева

Судьи

М.Е. Верстова Д.Н. Садикова