Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 3 октября 2013 г. N 09АП-22379/13

г. Москва

03 октября 2013 г.

Дело N А40-25637/13

Резолютивная часть постановления объявлена 26 сентября 2013 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 03 октября 2013 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Н.И. Левченко,

судей В.Р. Валиева, Е.Б. Расторгуева

при ведении протокола судебного заседания секретарем Т.Л. Амировым,

рассмотрев в открытом судебном заседании

дело N А40-25637/13

по иску ВИКТОНИКС ИНКОРПОРЕЙТЕД (VIKTONIX INCORPORATED),

к ВВПП Инвестмент Ансталт АГ (VVPP Investment Anstalt AG),

третье лицо: Федеральная служба по интеллектуальной собственности

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, в связи с его неиспользованием

при участии в судебном заседании:

от истца: Васильева О.В. (по доверенности от 20.02.2013)

от ответчика: Гаврилова Е.А. (по доверенности от 20.05.2013)

от третьего лица: не явился - извещено

УСТАНОВИЛ:

Компания ВИКТОНИКС ИНКОРПОРЕЙТЕД (VIKTONIX INCORPORATED) (далее - истец) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковым требованием к Компании ВВПП Инвестмент Ансталт АГ (VVPP Investment Anstalt AG) (далее - ответчик) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "achromin" по свидетельству N 194921 в отношение всех товаров и услуг 03, 16, 35 и 42 классов МКТУ, в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, к участию в деле привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 07.05.2013 заявленные исковые требования удовлетворены в полном объеме, правовая охрана товарного знака "ACHROMIN" по свидетельству N 194921 в отношении товаров и услуг 03, 16, 35, 42 классов МКТУ указанных в регистрации по причине его неиспользования, прекращена.

С вынесенным решением суда не согласился ответчик, обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт.

Заявитель жалобы ссылался на нарушение судом прав лиц, участвующих в деле, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации (далее - АПК РФ). В связи с тем, что компания ВВПП Инвестмент Ансталт АГ находится вне пределов Российской Федерации и не имеет представительств на территории Российской Федерации, ее извещение должно было быть произведено по правилам части 3 статьи 253 АПК РФ. Арбитражным судом не приняты все меры по надлежащему извещению лица, участвующего в деле; что решение принято в отсутствие лица, участвующего в деле, доказательств надлежащего извещения ВВПП Инвестмент Ансталт АГ, в деле не имеется.

Определением от 05.08.2013 суд апелляционной инстанции перешел к рассмотрению дела N А40-25637/2013 в Девятом арбитражном апелляционном суде по правилам, установленным АПК РФ для рассмотрения дела в суде первой инстанции.

В судебном заседании представитель истца доводы исковых требований поддержала.

Представитель ответчика против удовлетворения иска возражала.

Роспатент, надлежащим образом уведомленный о времени и месте судебного разбирательства, ходатайствовал о рассмотрении дела в отсутствие его представителя.

Заслушав мнение представителей сторон, исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела письменные доказательства, апелляционный суд пришел к выводу об отказе в удовлетворении иска, руководствуясь следующим.

Как установлено судом апелляционной инстанции, товарный знак "ACHROMIN" с приоритетом от 11.02.1999 (заявка N 99701558) был зарегистрирован 05.10.2000 на имя Акционерного дружества "АЛЕН МАК" (148. Васил Левски. БГ-4003 Пловдив, Болгария, BG) в отношении товаров и услуг 03,16, 35, 42 классов МКТУ.

Затем товарный знак был уступлен 23.11.2010 фирме "ВВПП Инвестмент Ансталт АГ" (Вадуз, с/о Аккреда, Вадуз, Лихтенстейн, LI) на основании договора об отчуждении исключительного права РД0072934 от 23.11.2010.

Товарный знак "ACHROMIN" по свидетельству N 194921 зарегистрирован в отношении следующих товаров и услуг:

03 класс - кремы с отбеливающим эффектом;

16) класс - коробки, пакеты, сумки для упаковки кремов с отбеливающим действием пластиковые или бумажные;

35 класс - сбыт кремов с отбеливающим действием через посредников;

42 класс - реализация кремов с отбеливающим действием.

Согласно пункту 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В силу пункта 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать неформальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

Поэтому применительно к части 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении Президиума ВАС РФ от 01.03.2011 N 14503/10, к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Из вышеупомянутого Постановления Президиума ВАС РФ следует, что заинтересованность лица в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака определяется из следующих критериев: заинтересованное лицо должно быть производителем однородных товаров (работ, услуг) в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак; заинтересованное лицо должно иметь намерение использовать спорное обозначение, что должно подтверждаться, поданной заявкой на регистрацию тождественного или сходного обозначения, а также должно осуществить подготовительные действия к такому использованию.

Таким образом, заинтересованным лицом в подаче заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака по свидетельству N 194921 может являться производитель косметической продукции, имеющий намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности по производству товаров, соответствующих тому классу МКТУ, на которые распространяется правовая охрана спорного обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака.

В силу статьи 1477 ГК РФ основной признак и назначение товарного знака - индивидуализация товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридическими или физическими лицами. Законодатель, таким образом, закрепил положение о первичности товара, работы, услуги, а затем ее индивидуализации.

Лицо, заявляющее о прекращении правовой охраны товарного знака его правообладателя, в соответствии со статьей 4 АПК РФ, должно доказать нарушение его прав такой охраной со стороны государства. Удовлетворение исков о прекращении правовой охраны товарных знаков лиц, не являющихся производителями товаров, работ и услуг не соответствует смыслу закона, охраняющего права правообладателей товарных знаков.

Довод представителя истца о возможности передачи прав на товарный знак в последующем (после присуждения судом прав на товарный знак производящей компании) суд апелляционной инстанции отклоняет, поскольку при рассмотрении требования о прекращении правовой охраны товарного знака заинтересованное лицо должно доказать свой интерес как производителя товара (работ, услуги) или намерения выступать таковым лицом в гражданском обороте.

Отсутствие заинтересованности в соответствии с вышеуказанным Постановлением Президиума ВАС РФ является самостоятельным основанием для отказа в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

В качестве подтверждения своей заинтересованности истцом представлены: материалы заявки N 2012735057 на регистрацию обозначения ACHROMIN для товаров 03 класса МКТУ - мыла, парфюмерные изделия, эфирные масла; косметика: кремы косметические: маски косметические; лосьоны для волос; зубные порошки и пасты; договор на изготовление и поставку косметической продукции от 10.09.2012 с ООО "СМ "Мишель" (л.д. 23-30), в котором Заявитель выступает в качестве покупателя продукции, а ООО "СМ "Мишель" - в качестве производителя и поставщика.

Эскиз упаковки, представленный в приложении N 8 к договору (л.д. 30), не содержит сведений о составе продукта, нет штрих-кода, нет адреса завода-изготовителя, нет адреса дистрибьютера.

Дизайн полностью копирует упаковку отбеливающего крема "ACHROMIN" производства фирмы "Ален Мак", поставляемого на территорию Российской Федерации (образцы упаковки имеются в материалах дела).

Какие-либо иные доказательства, подтверждающие, что заявитель является производителем косметической продукции, в том числе наличие у него производственных мощностей, сертификатов соответствия на продукцию, в материалах дела отсутствуют.

Согласно статье 1248 ГК РФ заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются существующим правом на конкретный товарный знак.

Доказательств того, что правовая охрана товарного знака N 194921 каким-либо образом нарушает права и затрагивает законные интересы заявителя, последним не представлено. Представленные заявителем доказательства не свидетельствуют о наличии действительного намерения использовать спорное обозначение на территории Российской Федерации.

Кроме того, судом установлено использование ответчиком своего товарного знака, что подтверждается следующими материалами:

- образцы упаковок отбеливающего крема "ACHROMIN" изготовитель "АЛЕН МАК". Болгария, завод - изготовитель "Rubella BEUTY S.p.A." (Рубелла Бьюти). Болгария, представитель в России - ООО "Торговый дом СМ", кассовый и товарный чеки;

- дистрибыотерский договор N 05/11 от 26.05.2011 между WPP Investment Anstalt AG и ООО "Торговый дом СМ"; Приложения NN 1, 2 к Договору о дистрибыоции N 05/11 от 26.05.2011; реклама (с переводом на русский язык);

- лицензионный договор от 21.01.2011 между "ВВГШ Инвестмент Ансталт АЕ" (Лихтенштейн) и "АЛЕН МАК Болгария" ЕАД с переводом на русский язык с Приложениями N 1 и N 2;

- договор - поручение от 24.01.2011 между "АЛЕН МАК Болгария" ЕАД и "Рубелла Бьюти" АД;

- таможенная декларация от 16.02.2012, экспортер "Рубелла Бьюти" АД, импортер ООО "Трансимпорт", счет и упаковочный лист на поставку отбеливающего крема "ACHROMIN";

- таможенная декларация 10108020/190410/0000522 от 21.04.2010, экспортер "Ален Мак", импортер ООО "Консалтинговая компания "Аверс" (305004, г. Курск, ул. Толстого, Д.14-Б, литер А-1, К2;

- товар N 2 "ACHROMIN" - крем отбеливающий ночной, маска отбеливающая, сыворотка отбеливающая;

- декларация от 22.04.2013 от ЗАО "Профит Мед", копия договоров на поставку

Товара, товарные накладные ("ACHROMIN").

- товарные накладные и счета-фактуры ООО "Константа Трэйд" (поставщик) и

грузополучатели: ООО "Алькоммаркет"; ЗАО фирма ЦВ "Протек"; ЗАО "Профит Мед"; ООО "Омега"; ИП Еорохов - за период 02.03.2010 - 03.06.2010

- декларация ООО "Вертус" от 03.11.2011 о том, что в период с 2008 по 2010 компания являлась дистрибьютером отбеливающего крема "Ахромин" на территории Российской Федерации;

- справка "Alen Мак" об объемах реализации крема "ACHROMIN" за 2008 - 2012 г.г.;

- сертификаты соответствия N Росс BG АН 35.В306088 срок действия 10.09.2008-01.09.2011 "Средства косметические отбеливающие "Ахромин" (сыворотка, маска, крем);

- свидетельство о государственной регистрации N RU 779934.001E.018075.06.11 от 01.06.2011 "средство косметическое по уходу за кожей отбеливающий крем "ACHROMIN" производитель "Alen Mak - Bulgaria" EAD и иные документы.

Судом обозревалась произведенная продукция.

Оценив в соответствии со статьями 66, 67, 68, АПК РФ представленные доказательства, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о доказанности факта использования ответчиком спорных товарных знаков в период с марта 2010 года по март 2013 года.

Поскольку истец не доказал своей заинтересованности в подаче иска, а ответчик представил доказательства использования оспариваемого товарного знака в отношении товаров, для которых он зарегистрирован, суд отказывает в удовлетворении заявленных исковых требований.

Довод ответчика о злоупотреблении истцом своими правами, материалами дела не подтвержден в связи с чем отклоняется как необоснованный.

Учитывая изложенное, согласно пункту 2 статьи 269 АПК РФ решение Арбитражного суда города Москвы от 07.05.2013 подлежит отмене на основании части 4 статьи 270 АПК РФ, поскольку судом нарушены нормы процессуального права (решение принято в отсутствие ответчика, не извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания), с принятием по делу нового судебного акта об отказе в иске.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ, статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы относятся на истца, уплачена им при подаче апелляционной жалобы.

Руководствуясь статьями 266 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 07 мая 2013 года по делу N А40-25637/13 отменить.

В удовлетворении исковых требований ВИКТОНИКС ИНКОРПОРЕЙТЕД (VIKTONIX INCORPORATED) отказать.

Взыскать с ВИКТОНИКС ИНКОРПОРЕЙТЕД (VIKTONIX INCORPORATED) в пользу ВВПП Инвестмент Ансталт АГ (VVPP Investment Anstalt AG) 2 000 (Две тысячи) рублей расходов по уплате государственной пошлины при подаче апелляционной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Федеральный арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

Н.И. Левченко

Судьи

В.Р. Валиев Е.Б. Расторгуев