Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 7 октября 2013 г. N 09АП-28732/13

город Москва

07 октября 2013 г.

Дело N А40-32537/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 30 сентября 2013 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 07 октября 2013 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи О.Н. Лаптевой,

судей М.Е. Верстовой, Д.Н. Садиковой,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Э.Ш. Алимовой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Федерального государственного бюджетного учреждения

"Федеральное агентство по правой защите результатов интеллектуальной

деятельности военного, специального и двойного назначения"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 03 июня 2013 года

по делу N А40-32537/2012, принятое судьёй Р.А. Хатыповой,

по иску Федерального государственного бюджетного учреждения

"Федеральное агентство по правой защите результатов интеллектуальной

деятельности военного, специального и двойного назначения"

(ОГРН 1037739437229; 123995, г. Москва, Бережковская наб., д. 30, корп. 1)

к Открытому акционерному обществу "Государственное

машиностроительное конструкторское бюро "Радуга" имени А.Я Березняка

(ОГРН 1055024900006; 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, 2а)

третьи лица: 1) Министерство финансов Российской Федерации, 2) Министерство обороны Российской Федерации, 3) Открытое акционерное общество "Рособоронэкспорт", 4) Федеральная таможенная служба

об обязании, взыскании задолженности и неустойки

при участии в судебном заседании:

от истца: Щуков В.А. (по доверенности от 25.12.2012)

от ответчика: Иноземцев О.Н. (по доверенности от 14.01.2011)

от третьих лиц: не явились, извещены

УСТАНОВИЛ:

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральное агентство по правой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Открытому акционерному обществу "Государственное машиностроительное конструкторское бюро "Радуга" имени А.Я. Березняка (далее - ответчик) о признании нарушения существенных условий лицензионного договора от 21.09.2006 г. N 1-01-06-00328; об обязании предоставить отчетную документацию о выполнении лицензионного договора от 21.09.2006 г. N 1-01-06-00328 за 18 отчетный периодов с 21.06.2007 года по 21 декабря 2011 года; взыскании штрафа за непредставление и ненадлежащее представление отчетной документации в размере 1.800.000 руб.; взыскании задолженности по лицензионному платежу в размере 3.083.671,66 руб.; неустойки в размере 2.611.876,96 руб.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, привлечены Министерство финансов Российской Федерации, Министерство обороны Российской Федерации, Открытое акционерное общество "Рособоронэкспорт", Федеральная таможенная служба.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 03 июня 2013 года в удовлетворении исковых требований отказано.

При этом суд исходил из необоснованности исковых требований.

Не согласившись с принятым решением, истец обратился с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции, удовлетворить исковые требования в полном объеме.

В обоснование жалобы заявитель ссылается на нарушение или неправильное применение норм материального и процессуального права, на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

Указывает, что спорный лицензионный договор носит возмездный характер и не предполагает передачу ответчику прав на использование результатов интеллектуальной деятельности без уплаты вознаграждения.

Ссылается, что лицензионный договор не прекратил свое действие.

Ответчик представил отзыв на апелляционную жалобу.

В судебном заседании апелляционного суда представитель истца доводы апелляционной жалобы поддержал, ответчик против доводов жалобы возражал.

Третьи лица, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы (в том числе, с учетом правил пунктов 4 - 16 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 г. N 12), явку представителей в судебное заседание не обеспечили, дело рассмотрено в порядке статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие указанных лиц.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке статей 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, оценив объяснения лиц, участвующих в деле, не находит оснований для отмены обжалуемого решения, исходя из следующего.

Как видно из материалов дела, 21.09.2006 г. между Российской Федерацией (лицензиар), от имени которой выступает Федеральное государственное учреждение Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения" (правопредшественник Федерального государственного бюджетного учреждения Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения"), и ответчиком (лицензиат) заключен лицензионный договор N 1-01-06-00328, в соответствии с условиями которого лицензиар предоставляет лицензиату на срок действия договора неисключительное право на использование результатов интеллектуальной деятельности с целью изготовления лицензиатом продукции в соответствии с условиями договора комиссии и ее реализации экспортером на территорию в соответствии с условиями контракта, а лицензиат уплачивает лицензиару за право пользования результатами интеллектуальной деятельности денежную сумму в соответствии с разделом 7 договора (пункт 2 договора).

В пункте 9.1 договора предусмотрено, что лицензиат в течение 10 дней, следующих за отчетным периодом, предоставляет лицензиару отчетную документацию. Под "отчетным периодом" в соответствии с пунктом 1.9 договора подразумевается каждые три месяца деятельности лицензиата по выполнению условий договора в течение срока действия договора.

В соответствии с пунктом 1.10 договора отчетная документация включает в себя: отчет о выполнении лицензионного договора согласно форме, указанной в приложении к договору; копия экспортной лицензии на поставку продукции по контракту; копия оформленного паспорта сделки на реализацию продукции по контракту; копии документов, подтверждающих факт отгрузки продукции, в том числе копию грузовой таможенной декларации на отгрузку партии продукции.

Таким образом, обязанность у ответчика представить отчетную документацию (по перечню, установленному в пункте 1.10) возникла в течение 10 дней, следующих за отчетным периодом, с даты заключения договора, и не прекращается в течение всего срока действия договора.

Согласно пункту 5.3 договора, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения лицензиатом обязанностей в соответствии с разделом 9 договора лицензиат уплачивает штраф в размере 1.000 минимальных размеров оплаты труда.

Также пунктом 7.1 договора установлено, что за предоставленное неисключительное право на использование результатов интеллектуальной деятельности лицензиат уплачивает лицензионный платеж в пользу Российской Федерации в размере 100.626,59 долларов США в течение трех месяцев после исполнения договора комиссии в полном объеме.

Пунктом 5.2 договора предусмотрена ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение лицензиатом обязанностей в соответствии с разделом 7 договора в виде начисления неустойки в размере 0,05 % от неперечисленной суммы за каждый день просрочки платежа.

Истец в рамках настоящего дела отыскивает штраф за непредоставление ответчиком отчетной документации за 18 отчетных периодов с 21.06.2007 г. по 21.12.2011 г. в размере 1.800.000 руб., лицензионный платеж в размере 3.083.671,66 руб. и неустойку в размере 2.611.876,96 руб.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно пункта 5 статьи 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации по лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

В силу пункта 1 статьи 1237 Гражданского кодекса Российской Федерации лицензиат обязан представлять лицензиару отчеты об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если лицензионным договором не предусмотрено иное. Если в лицензионном договоре отсутствует условие о сроке и порядке представления указанных отчетов, лицензиат обязан представлять такие отчеты лицензиару по его требованию.

Как установлено статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в арбитражном процессе, обязано доказать наличие тех обстоятельств, на которые оно ссылается в обоснование своих требований или возражений.

В части требования о предоставлении отчетной документации и взыскании штрафа апелляционным судом установлено следующее.

Факт направления ответчиком отчетной документации в период действия договора подтверждается сопроводительными письмами от 08.02.2007 г., 22.03.2007 г., 04.07.2007 г. и истцом по существу не оспаривается.

При этом стороны в пункте 13.1 лицензионного договора согласовали, что он вступает в силу с даты подписания и действует до истечения срока действия договора комиссии, то есть до полного выполнения сторонами своих обязательств (пункт 6.11 договора комиссии).

Согласно извещению комиссионера N 5750 от 01 февраля 2007 года к договору комиссии N Р/245811121010-410262 обязательства ответчика по договору комиссии исполнены полностью.

В соответствии с отчетом о выполнении лицензионного договора за период с 21 марта 2007 года по 21 июня 2007 года, направленным в адрес истца 04.07.2007 г., по договору комиссии N Р/245811121010-410262 произведен окончательный расчет 12 февраля 2007 года.

Таким образом, срок действия договора комиссии истек 12 февраля 2007 года, в связи с чем прекратил свое действие и лицензионный договор.

Доводы апелляционной жалобы о том, что спорный лицензионный договор не прекратил свое действие со ссылкой на 7.3 договора, отклоняются апелляционным судом по следующим основаниям.

Согласно пункта 7.3 договора, после прекращения срока действия настоящего договора положения его будут применяться до тех пор, пока не будут окончательно урегулированы отношения сторон, связанные с платежами, обязательства по которым возникли в период действия настоящего договора.

Их буквального толкования названного пункта договора с учетом положений статьи 431 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что после прекращения действия договора его положения распространяются только на обязательства, которые возникли в период действия настоящего договора.

Факт надлежащего исполнения ответчиком обязательств по предоставлению отчетной документации в период действия договора документально подтвержден.

В связи с чем, оснований для применения пункта 7.3 договора не имеется.

В части требования о взыскании лицензионного платежа и неустойки судом апелляционной инстанции установлено следующее.

Пунктом 7.1 договора установлен размер лицензионного платежа в пользу Российской Федерации в размере 100.626,59 долларов США за предоставленное лицензиату неисключительного права на использование результатов интеллектуальной деятельности, подлежащий уплате в течение трех месяцев после исполнения договора комиссии в полном объеме.

При этом в пункте 14.5 договора предусмотрено, что обязанности по пункту 7.1 возникают в случае отсутствия у лицензиата права пользования результатами интеллектуальной деятельности помимо настоящего договора.

В рассматриваемом случае ответчик является исполнителем опытно-конструкторской работы "КРО "Овод-М", разработчиком и изготовителем созданной в результате этой ОКР ракеты Х-59МЭ

Права использования результатов интеллектуальной деятельности, указанными в лицензионном договоре, переданы ответчику при приватизации имущественного комплекса Федерального государственного унитарного предприятия "Государственное машиностроительное конструкторское бюро "Радуга" имени А.Я. Березняка.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 06 февраля 2013 года по делу А40-8391/2011 Федеральному государственному бюджетному учреждению "Федеральное агентство по правой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения" отказано в удовлетворении иска к Открытому акционерному обществу "Государственное машиностроительное конструкторское бюро "Радуга" имени А.Я. Березняка и Федеральному агентству по управлению государственным имуществом о признании права Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности военного назначения - технические решения, технологические приемы и способы, полученные в ходе проведения опытно-конструкторских работ "КРО "Овод-М", "Продление назначенных сроков службы изделий 3-М-80, 3-М-82 до 20 лет", содержащиеся в конструкторской, технологической и другой нормативно-технической документации, с 24 декабря 2004 года. Судом в рамках данного дела установлено, что распоряжением и.о. руководителя Территориального управления Минимущества России по Московской области от 24.12.2004 г. N 420 "Об условиях приватизации Федерального государственного унитарного предприятия "Государственное машиностроительное конструкторское бюро "Радуга" имени А.Я. Березняка, утвержден состав подлежащего приватизации имущественного комплекса Федерального государственного унитарного предприятия "Государственное машиностроительное конструкторское бюро "Радуга" имени А.Я. Березняка, в число которого входили и спорные результаты интеллектуальной деятельности с сохранением права распоряжения и безвозмездного использования для государственных нужд за Российской Федерацией. Также установлено, что оспариваемые права не отнесены к видам исключительных прав, не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса унитарного предприятия; в установленном порядке из состава имущества, подлежащего приватизации, собственником не изымались, и соответственно, не были включены Минимуществом в перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса предприятия.

Сделка по приватизации предприятия не была оспорена в судебном порядке.

Определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2013 г. N ВАС-8847/13 в передаче дела N А40-8391/11-51-64 в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке надзора решения Арбитражного суда города Москвы от 06.02.2013 года отказано.

Доводы апелляционной жалобы о том, что спорный лицензионный договор носит возмездный характер и не предполагает передачу ответчику прав на использование результатов интеллектуальной деятельности без уплаты вознаграждения, основан на неверном толковании истцом условий договора и противоречит установленным по настоящему делу фактическим обстоятельствам.

Лицензионный договор был заключен после приватизации имущественного комплекса Федерального государственного унитарного предприятия "Государственное машиностроительное конструкторское бюро "Радуга" имени А.Я. Березняка с целью получения разрешения на экспорт продукции и содержит положения освобождающие лицензиата от уплаты лицензионного платежа при наличии у него права на используемые результаты интеллектуальной деятельности.

Принадлежность ответчику прав на результаты интеллектуальной деятельности установлена вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 06 февраля 2013 года по делу А40-8391/2011.

Ссылки апелляционной жалобы истца на абзац 12 пункта 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 29.09.1998 г. N 1132 "О первоочередных мерах по правовой защите интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов научно-исследовательских опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения", согласно которому осуществление функций правопреемника в части прав на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащих государственным унитарным предприятиям, имущество которых подлежит приватизации, возложено на учреждение (данный абзац действовал на момент заключения договора), необоснованны, поскольку ответчик не лишен права использовать спорные результаты интеллектуальной деятельности как заказчик на выполнение опытно конструкторской работ ОКР "КРО "Овод-М".

Требование о признании нарушением существенных условий лицензионных договоров о представлении отчетной документации удовлетворению не подлежит, будучи основанием иска, так как данное требование не направлено на восстановление нарушенных прав истца. Кроме того, указанное требование не соответствует статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Разрешая спор, суд правильно определил юридически значимые обстоятельства, дал правовую оценку установленным обстоятельствам и постановил законное и обоснованное решение. Выводы суда соответствуют обстоятельствам дела. Нарушений норм процессуального права, влекущих отмену решения, судом допущено не было.

Учитывая изложенное, у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания, предусмотренные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены решения суда и удовлетворения апелляционной жалобы.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы 03 июня 2013 года по делу N А40-32537/2012 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

О.Н. Лаптева

Судьи

М.Е. Верстова Д.Н. Садикова