Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10 октября 2013 г. N 09АП-29094/13

Москва

10 октября 2013 г.

Дело N А40-29891/13

Резолютивная часть постановления объявлена 03 октября 2013 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 10 октября 2013 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Цымбаренко И.Б.,

судей:	Пронниковой Е.В., Захарова С.Л.,
при ведении протокола	секретарём судебного заседания Артюковой О.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале N 13 апелляционную жалобу Новартис АГ (Швейцария) на решение Арбитражного суда г.Москвы от 03 июля 2013 года по делу N А40-29891/13 судьи Матюшенковой Ю.Л.(117-281)

по заявлению Новартис АГ (Швейцария)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности

3-е лицо: ЗАО "Ф-синтез"

о признании недействительным решения

при участии:

от заявителя:	Угрюмов В.М. по дов. от 01.08.2011; Христофоров А.А. по дов. от 01.08.2011;
от ответчика:	Старцева Д.Б. по дов. от 05.04.2013, N 01/25-192/41;
от третьего лица:	Шейнкман А.М. по дов. от 02.09.2013;

установил:

Компания Новартис АГ (Швейцария) заявила требование о признании незаконным решения Роспатента от 14.12.2012 N 2003100503/14, которым было удовлетворено возражение ЗАО "Ф-синтез", и патент РФ N 2288722 был признан недействительным полностью ввиду несоответствия изобретений по независимым пунктам 1 и 7 условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Решением Арбитражный суд города Москвы от 03.07.2013 в удовлетворении заявленных требований полностью отказано ввиду отсутствия совокупности необходимых условий, предусмотренных ст. 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Не согласившись с принятым решением, заявитель обратился с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований. Указал на неверное толкование и применение судом первой инстанции норм материального права, а также несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

В судебном заседании представитель заявителя в судебном заседании доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме, изложил свою позицию, указанную в апелляционной жалобе, просил отменить решение суда первой инстанции, поскольку считает его незаконным и необоснованным, и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

Представитель ответчика поддержал решение суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласен, считает ее необоснованной, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы - отказать, изложил свои доводы приведенные в представленных письменных объяснениях.

Представитель третьего лица ЗАО "Ф-синтез" поддержал решение суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласен, считает ее необоснованной, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы - отказать, изложил свои доводы.

Законность и обоснованность решения проверены в соответствии со ст. ст. 266 и 268 АПК РФ. Суд апелляционной инстанции, исследовав доводы апелляционной жалобы, выслушав представителей, участвующих в деле лиц, и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, приходит к следующим выводам.

Как видно из материалов дела и достоверно установлено судом первой инстанции, патент РФ N 2288722 на группу изобретений "Способ введения бисфосфонатов" выдан по заявке N 2003100503 с приоритетом от 20.06.2000 г., установленным по дате подачи приоритетной заявки US 09/597,135, на имя компании Новартис АГ.

Патент РФ N 2288722 выдан с формулой, содержащей независимые пункты 1, 7 и зависимые от них пункты, представленные в следующем виде:

"1. Способ лечения состояний, характеризующихся аномально повышенным обновлением костной ткани у пациентов, нуждающихся в таком лечении, заключающийся в том, что пациенту периодически вводят золедроновую кислоту, или ее фармацевтически приемлемую соль, или любой ее гидрат в количестве от 2 до 10 мг, при этом между введениями составляет более 6 месяцев.

2. Способ по п.1, где период между введениями составляет по меньшей мере 1 год.

3. Способ по п.1 для профилактического лечения остеопороза, где период между введениями составляет два года или более.

4. Способ по п.1 для профилактического лечения остеопороза, где период между введениями составляет 18 месяцев или более.

5. Способ по п.1, где золедроновую кислоту, или ее фармацевтически приемлемую соль, или любой ее гидрат вводят парентерально.

6. Способ по п.1, где золедроновую кислоту, или ее фармацевтически приемлемую соль, или любой ее гидрат вводят внутривенно, подкожно, внутримышечно или трансдермально.

7. Применение золедроновой кислоты, или ее фармацевтически приемлемой соли, или любого ее гидрата для приготовления лекарственного средства, предназначенного для лечения состояний, характеризующихся аномально повышенным обновлением костной ткани, при котором лекарственное средство включает от 2 до 10 мг золедроновой кислоты, или ее фармацевтически приемлемой соли, или любого ее гидрата, и это количество является эффективным при режиме введения, когда период между введениями составляет более 6 месяцев.

8. Применение по п.7, где период между введениями составляет по меньшей мере один год.

9. Применение по п.7 для профилактического лечения остеопороза, где период между введениями составляет год или более.

10. Применение по п.7 для профилактического лечения остеопороза, где период между введениями составляет два года или более".

Согласно описанию к патенту РФ N 2288722, технический результат от использования изобретений по патенту РФ N 2288722 заключается в обеспечении пролонгированного ингибирования резорбции костной ткани при состояниях, характеризующихся аномально повышенным обновлением костной ткани, с интервалом между введениями доз препарата, существенно превышающим продолжительность естественного цикла ремоделирования костной ткани.

24.05.2012 г. в палату по патентным спорам поступило возражение ЗАО "Ф-Синтез" против выдачи данного патента, мотивированное, в частности, несоответствием запатентованной группы изобретений условию патентоспособности "изобретательский уровень". В подтверждение данного довода в возражении ЗАО "Ф-Синтез", был указаны: статья X. Баклера и др., "Однократное введение золедроната при костной болезни Педжета: плацебо-контролируемое исследование с целью определения оптимальной дозы", ж. Bone, Vol. 24, N 5, Supplement May, 1999 г., 81-84 S (далее -статья X. Баклера и др., "Однократное введение золедроната при костной болезни Педжета: плацебо-контролируемое исследование с целью определения оптимальной дозы"; патент US 4812304, опубликованный 14.03.1989 г., с переводом на русский язык (далее - патент US 4812304); статья Body J.J. et. al. "A dose-finding study of zoledronate in hypercalcemic cancer patients", J. Bone Miner Res. 1999 г., Sep; 14(9), P. 1557-61, с переводом на русский язык.

В ходе рассмотрения возражения ЗАО "Ф-Синтез" было установлено, что изобретения по патенту РФ N 2288722 явным образом следуют для специалиста из представленных в возражении ЗАО "Ф-Синтез" источников информации: патента US 4812304, опубликованного 14.03.1989 г. (далее - патент US 4812304), статьи Дж.Дж. Боди и др. "Исследование по определению дозы золедроната в раковых больных с гиперкальциемией", J. Bone Miner Res. 1999 г., Sep; 14(9), P. 1557-61 (далее - статья Дж.Дж. Боди и др.), статьи X. Баклера и др. "Однократное введение золедроната при костной болезни Педжета: плацебо-контролируемое исследование с целью определения оптимальной дозы", J. Bone, Vol. 24, N 5, Supplement May 1999 г., 81S -84S (далее - статья X. Баклера и др.).

Данные обстоятельства, исходя из положений пункта 1 статьи 4 Патентного закона, подпунктов (2), (3), (7) пункта 19.5.3 Правил ИЗ, послужили основанием для вывода Роспатента о несоответствии изобретений по патенту РФ N 2288722 условию патентоспособности "изобретательский уровень".

На основании изложенного решением Роспатента от 14.12.2012 г. возражение ЗАО "Ф-Синтез" было удовлетворено, патент РФ N 2288722 на группу изобретений признан недействительным полностью.

Указанные обстоятельства явились основаниями для обращения заявителя в Арбитражный суд города Москвы с заявлением об оспаривании решения Роспатента.

Возражение ЗАО "Ф-Синтез" рассматривалось Роспатентом в порядке, предусмотренном статьями 1248 и 1398 ГК РФ, а также Правилами ППС, в части, не противоречащей ГК РФ.

С учетом даты подачи заявки N 2003100503 (18.06.2001 г.) правовая база для проверки охраноспособности изобретения по патенту РФ N 2288722 включает Патентный закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение", утв. Приказом Роспатента от 17.04.1998 N 82, (зарег. в Минюсте 22.09.1998 за N 1612 (Правила ИЗ).

Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Патентного закона, подпунктом (1) пункта 19.5.3 Правил ИЗ изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.3 Правил ИЗ изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в частности, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не установлена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Проверка соблюдения указанных условий включает: определение наиболее близкого аналога в соответствии с пунктом 3.2.4.2 Правил ИЗ; выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения.

Как следует из подпункта (2) пункта 19.5.3 Правил ИЗ изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в частности, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не установлена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 19.5.3 Правил ИЗ не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности, на применении известного устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению, если новое назначение обусловлено его известными свойствами, структурой, выполнением и известно, что именно такие свойства, структура, выполнение необходимы для реализации этого назначения.

Не могут быть признаны соответствующими изобретательскому уровню также изобретения, основанные на изменении количественного признака (признаков), представлении таких признаков во взаимосвязи либо изменении ее вида, если известен факт влияния каждого из них на технический результат и новые значения этих признаков или их взаимосвязь могли быть получены исходя из известных зависимостей, закономерностей.

В соответствии с подпунктом (7) пункта 19.5.3 Правил ИЗ подтверждения известности влияния отличительных признаков на технический результат не требуется, если в отношении этих признаков такой результат не определен заявителем или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается.

Согласно подпункту (3) пункта 19.5.4 Правил ИЗ если заявлена группа изобретений, проверка патентоспособности проводится в отношении каждого из входящих в нее изобретений. Патентоспособность группы может быть констатирована только тогда, когда патентоспособны все изобретения группы.

В соответствии с пунктом 3.2.4.2. Правил ИЗ в качестве аналога изобретения указывается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения, характеризуемое совокупностью признаков, сходной с совокупностью существенных признаков изобретения.

Как следует из материалов дела и достоверно установлено судом первой инстанции, наиболее близким аналогом (прототипом) изобретения по независимому пункту 1 содержащейся в патенте РФ N 2288722 формулы является техническое решение того же назначения, описанное в патенте US 4812304.

Технический результат от использования изобретений по патенту РФ N 2288722 заключается в обеспечении пролонгированного ингибирования резорбции костной ткани при состояниях, характеризующихся аномально повышенным обновлением костной ткани, с интервалом между введениями доз препарата, существенно превышающим продолжительность естественного цикла ремоделирования костной ткани.

Отличием по независимому пункту 1 формулы изобретения по патенту РФ N 2288722 способа от известного из патента US 4812304 способа является то, что в качестве ингибитора костной резорбции используют бифосфонат золедроновую кислоту в количестве от 2 до 10 мг.

Указанный в патенте РФ N 2288722 технический результат достигается признаками изобретения, известными из патента US 4812304. Так, согласно описанию к патенту РФ N2288722 указанными отличительными признаками какие-либо технические результаты, отличные от решения по патенту US 4812304, не достигаются.

Исходя из положений подпункта (7) пункта 19.5.3. Правил ИЗ, подтверждения известности влияния отличительных признаков изобретения по патенту РФ N 2288722 на указанный заявителем результат не требуется. Вместе с тем, из статьи Дж.Дж. Боди и др. известно применение бифосфоната золедроновой кислоты для ингибирования резорбции костной ткани в дозах 2,4 и 8 мг, которые входят в указанный в формуле интервал значений. Из статьи X. Баклера и др. известно о прямой зависимости межу дозой и периодом введения золедроната.

Ввиду изложенного указанные в способе по патенту РФ N 2288722 количественные значения золедроновой кислоты в интервале от 2 до 10 мг могут быть подобраны по известным из статьи Дж.Дж. Боди и др., статьи X. Баклера и др. зависимостям и закономерностям (подпункт (3) пункта 19.5.3. Правил ИЗ). Известность признаков зависимых пунктов 2-6 от независимого пункта 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту РФ N 2288722 также следует из вышеуказанных источников информации.

С учетом указанных обстоятельствах, а также положений пункта 1 статьи 4 Патентного закона, подпунктов (2), (3) и (7) пункта 19.5.3 Правил ИЗ, суд первой инстанции обоснованно признал правомерным вывод Роспатента о несоответствии изобретения по независимому пункту 1 и связанным с ним зависимым пунктам 2-6 содержащейся в патенте РФ N 2288722 формулы условию патентоспособности "изобретательский уровень".

В отношении независимого пункта 7 формулы изобретения по патенту РФ N 2288722 было установлено, что из статьи Дж.Дж. Боди и др. известно о применении золедроновой кислоты в дозах 2,4 и 8 мг для лечения состояний, характеризующихся аномально повышенным обновлением костной ткани. Таким образом, из уровня техники до даты приоритета изобретения по патенту РФ N 2288722 было известно применение золедроновой кислоты по заявленному назначению, которое обусловлено его известными свойствами, которые необходимы для реализации этого назначения.

О периоде между введениями золедроновой кислоты более 6 месяцев, а также об использовании золедроновой кислоты в интервале значений от 2 до 10 мг. Однако из патента US 4812304 известно о применении бифосфонатов, к которым относится золедроновая кислота по заявленному назначению, где период введения составляет, в частности, более 6 месяцев в статье Дж.Дж. Боди и др. отсутствуют сведения. Вместе с тем, из статьи X.Баклера и др. известно о прямой зависимости межу дозой и периодом введения золедроната.

С учетом приведенных данных, указанные в независимом пункте 7 формулы изобретения по патенту РФ N 2288722 количественные значения золедроновой кислоты в интервале от 2 до 10 мг могут быть подобраны по известным из статьи Дж.Дж. Боди и др., статьи X. Баклера и др. зависимостям и закономерностям (подпункт (3) пункта 19.5.3. Правил ИЗ). Известность признаков зависимых пунктов 8-10 от независимого пункта 7 формулы изобретения по патенту РФ N 2288722 также вытекает из вышеуказанных источников информации.

При указанных обстоятельствах, исходя из положений пункта 1 статьи 4 Патентного закона, подпунктов (2), (3) и (7) пункта 19.5.3 Правил ИЗ, суд первой инстанции обоснованно признал правомерным вывод Роспатента о несоответствии изобретения по независимому пункту 7 и связанными с ним зависимыми пунктами 8-10 содержащейся в патенте РФ N 2288722 формулы условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Несостоятельными являются доводы заявителя о том, что содержащиеся в независимых пунктах 1 и 7 формулы изобретения по патенту РФ N 2288722 признаки "период между введениями составляет более 6 месяцев" не известны из патента US 4812304, в связи со следующим.

Так, из патента US 4812304 известно о применении бифосфонатов, к которым относится золедроновая кислота, для лечения состояний, характеризующихся аномально повышенным обновлением костной ткани, с периодичностью введения, составляющей, до около 180 дней. Данное выражение свидетельствует о том, что из патента US 4812304 следует, что период между введениями действующего вещества может составлять менее 180 дней, 180 дней или более 180 дней. Таким образом, выражения "период между введениями препарата составляет более 6 месяцев" из патента РФ N 2288722 и "период отдыха пациента от около 70 до около 180 дней" из патента US 4812304 обозначают один и тот же, по существу интерполяционно определенный промежуток времени.

При таких обстоятельствах, суд первой инстанции признал обоснованным вывод Роспатента, что признаки независимых пунктов 1 и 7 формулы изобретения по патенту РФ N 2288722 "период между введениями составляет более 6 месяцев" известны из патента US 4812304.

Суд первой инстанции правомерно признал несостоятельными также доводы заявителя о том, что признаки независимых пунктов 1 и 7 формулы изобретения по патенту РФ N 2288722 "золедроновая кислота, или ее фармацевтически приемлемая соль, или любой ее гидрат в количестве от 2 до 10 мг" не известны из статьи Дж.Дж. Боди и др., ввиду следующего.

О применении золедроновой кислоты для ингибирования резорбции костной ткани в дозах 2,4 и 8 мг, которые входят в указанный в формуле патента РФ N 2288722 интервал от 2 до 10 мг. известно из статьи Дж.Дж. Боди и др. При этом применение золедроновой кислоты по заявленному назначению обусловлено ее известными свойствами и известно, что именно такие свойства золедроновой кислоты необходимы для реализации этого назначения. Вместе с тем, из статьи X. Баклера и др. известно и о прямой зависимости межу дозой и периодом введения золедроната.

Таким образом, приведенные в независимых пунктах 1 и 7 формулы изобретения по патенту РФ N 2288722 количественные значения золедроновой кислоты в интервале от 2 до 10 мг могут быть подобраны по известным из статьи Дж.Дж. Боди и др. и статьи X. Баклера и др. зависимостям и закономерностям.

Несостоятельны является довод заявителя о том, что из статьи Дж.Дж. Боди и др. не известно о применении золедроновой кислоты в дозе 8 мг, поскольку в данной статье содержится прямое указание на применение золедроната в дозе 8 мг, которые "являются безопасными, ингибируют резорбцию кости и уменьшают костные боли".

Довод заявителя о том, что в решении Роспатента не подтверждена известность влияния отличительных признаков формулы изобретений по патенту РФ N 2288722 на заявленный технический результат является необоснованным.

В своем решении суд первой инстанции правомерно исходил из того, что в описании к патенту РФ N 2288722 отсутствуют сведения, подтверждающие наличие причинно-следственной связи между отличительными признаками независимых пунктов 1 и 7 формулы изобретения по патенту РФ N 2288722 и достигаемым техническим результатом. Поэтому является обоснованным указание Роспатента на то, что, исходя из положений подпункта (7) пункта 19.5.3 Правил ИЗ, подтверждения известности влияния этих признаков на указанный в патенте РФ N 2288722 технический результат не требуется.

Суд первой инстанции правомерно признал необоснованными также доводы заявителя о том, что при наличии предложения от Роспатента о внесении изменений в формулу и фактическом внесении каких-либо конкретных изменений правовая охрана изобретения по патенту РФ N 2288722 могла быть прекращена не полностью, а частично, поскольку заявителем не представлено достаточных и достоверных объяснений и доказательств, свидетельствующих о возможности внесения изменений в формулу изобретения, которые соответствовали бы положениям пункта 4.9. Правил ППС.

Ввиду изложенного доводы заявителя о неправомерном отклонении ходатайства о назначении экспертизы являются несостоятельными.

Согласно ч. 1 ст. 198 АПК РФ граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу ч. 4 ст. 200 АПК РФ при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Таким образом, для признания ненормативного правового акта, действий (бездействия) госоргана недействительными (незаконными), необходимо наличие одновременно двух обязательных условий: несоответствие ненормативного правового акта, действий (бездействия) закону и наличие нарушения ими прав и охраняемых законом интересов заявителя.

При рассмотрении настоящего дела совокупность указанных обстоятельств не установлена.

Согласно ч. 3 ст. 201 АПК РФ в случае, если арбитражный суд установит, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решения и действия (бездействие) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и не нарушают права и законные интересы заявителя, суд принимает решение об отказе в удовлетворении заявленного требования.

Таким образом, вывод суда первой инстанции о необходимости отказа в удовлетворения заявленных требований правомерен.

Суд первой инстанции полно и всесторонне исследовал обстоятельства дела, что установлено при рассмотрении спора и в апелляционном суде, поскольку в обоснование жалобы ее податель указывает доводы, которые были предметом рассмотрения в суде первой инстанции и получили надлежащую оценку в судебном решении.

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе, в том числе, связанные с толкованием норм материального права, являются несостоятельными, поскольку не опровергают выводы суда первой инстанции и не свидетельствуют о наличии оснований для отмены принятого по делу судебного акта.

Оснований для удовлетворения апелляционной жалобы не усматривается, поскольку приведенные в ней доводы не влияют на законность и обоснованность правильного по существу решения суда и не могут повлечь его безусловную отмену.

Руководствуясь ст. ст. 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

постановил:

решение Арбитражного суда г.Москвы от 03 июля 2013 года по делу N А40-29891/13 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

И.Б.Цымбаренко

Судьи

Е.В.Пронникова С.Л.Захаров