Постановление Суда по интеллектуальным правам от 29 января 2014 г. N С01-386/2013 по делу N А40-29891/2013 Суд оставил без изменения состоявшиеся по делу судебные акты, поскольку судом был сделан правильный вывод об отсутствии нарушений закона и иных нормативных актов со стороны Роспатента при вынесении оспариваемого в настоящем деле решения

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 29 января 2014 г. N С01-386/2013 по делу N А40-29891/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 22 января 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 29 января 2014 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе

председательствующего судьи Рассомагиной Н.Л.,

судей Силаева Р.В., Химичева В.А.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу компании Новартис АГ (Novartis AG) на решение Арбитражного суда города Москвы от 03.07.2013 (судья Матюшенкова Ю.Л.) по делу N А40-29891/2013 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.10.2013 (судьи Цимбаренко И.Б., Пронникова Е.В., Захаров С.Л.) по тому же делу

по заявлению компании Новартис АГ (Novartis AG; Lichtstrasse 35, CH-4056, Basel, Switzerland)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, ОГРН 1047730015200)

об оспаривании решения Роспатента от 14.12.2012 N 2003100503 (2288722) о признании патента Российской Федерации на изобретение N 2288722 "Способ введения бисфосфонатов" недействительным полностью, с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, закрытого акционерного общества "Ф-синтез" (с. Петрово-Дальнее, г. Красногорск, Московская обл., 143422, ОГРН 1095024003425),

при участии в судебном заседании представителей:

от заявителя по делу (компании Новартис АГ) - Угрюмов В.М., Христофоров А.А. по доверенности от 08.10.2013;

от органа, принявшего оспариваемый акт (Роспатента) - Барбашин В.А. по доверенности от 03.10.2013 N 01/25-603/41, Конюхова В.А. по доверенности от 02.09.2013 N 01/25-523/41;

от третьего лица (закрытого акционерного общества "Ф-синтез") - не явился, извещено, установил:

компания Новартис АГ (Novartis AG; далее - компания) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с заявлением к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) об оспаривании решения Роспатента от 14.12.2012 N 2003100503 (2288722) о признании патента Российской Федерации на изобретение N 2288722 "Способ введения бисфосфонатов" недействительным полностью. 

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено закрытое акционерное общество "Ф-синтез" (далее - общество). 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 03.07.2013 в удовлетворении заявленных требований отказано. 

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.10.2013 решение суда первой инстанции оставлено без изменений. 

Не согласившись с принятыми судебными актами, компания обратилась в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит названные судебные акты отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

Заявитель кассационной жалобы указывает, что судебные акты являются незаконными как принятые с нарушением норм материального и процессуального права, а выводы, содержащиеся в судебных актах, противоречат фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам. 

По мнению заявителя, суды необоснованно согласились с выводом Роспатента о том, что изобретение по оспариваемому патенту не отвечает условию патентоспособности "изобретательский уровень". Заявитель кассационной жалобы полагает, что часть признаков по независимым пунктам 1 и 7 формулы изобретения не известны из противопоставленных источников, влияние этих признаков на технический результат изобретения из этих источников не усматривается. 

На этом основании заявитель считает, что для выяснения значимых обстоятельств по делу необходимо было получение специальных знаний, то есть проведение экспертизы, однако в нарушение норм процессуального права суд первой инстанции в удовлетворении ходатайства о назначении экспертизы отказал, суд апелляционной инстанции посчитал такой отказ правомерным. 

Заявитель указывает, что право коллегии Палаты по патентным спорам предложить правообладателю внести изменения в формулу изобретения для устранения причин, препятствующих признанию объекта патентоспособным, является на самом деле ее обязанностью и не может осуществляться произвольно; между тем при рассмотрении возражений ему не было предложено внести изменения в формулу изобретения с целью сохранения его патентоспособности, то есть внести признаки зависимых пунктов 2-6 и 8-10 (которые не известны из уровня техники) в независимые признаки пунктов 1 и 7 формулы.

При этом, как указывает заявитель кассационной жалобы, при рассмотрении спора суды переложили обязанность доказывания возможности внесения изменений в формулу изобретения с целью сохранения его патентоспособности на компанию, в то время как в силу части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность законности ненормативного правового акта возложена на орган, принявший этот акт. 

В отзыве Роспатент указывает на необоснованность доводов, изложенных в кассационной жалобе, считает принятые по делу судебные акты законными, просит оставить их без изменения. 

Общество отзыв на кассационную жалобу не представило. 

В судебное заседание суда кассационной инстанции явились представители компании и Роспатента. 

Общество своих представителей в судебное заседание суда кассационной инстанции не направило, уведомлено о месте и времени рассмотрения кассационной жалобы надлежащим образом. 

В силу положений части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неявка в судебное заседание арбитражного суда кассационной инстанции лица, подавшего кассационную жалобу, и других лиц, участвующих в деле, не может служить препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие, если они были надлежащим образом извещены о времени и месте судебного разбирательства. 

Представители компании доводы кассационной жалобы поддержали, просили ее удовлетворить. 

В свою очередь, представители Роспатента против удовлетворения кассационной жалобы возражали по мотивам, изложенным в отзыве. 

Изучив материалы дела, содержание обжалуемых судебных актов, обсудив доводы кассационной жалобы и отзыва на нее, заслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле и явившихся в судебное заседание, проверив в порядке статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов о применении норм права, содержащихся в судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции считает, что обжалуемые судебные акты следует оставить без изменения, а кассационную жалобу компании - без удовлетворения по нижеследующим основаниям. 

При рассмотрении спора судами установлено и следует из материалов дела, что компании по заявке N 2003100503 от 18.06.2001 с конвенционным приоритетом от 20.06.2000 был выдан патент Российской Федерации N 2288722 на изобретение "Способ введения бисфосфонатов". 

Патент действовал со следующей формулой изобретения:

1. Способ лечения состояний, характеризующихся аномально повышенным обновлением костной ткани у пациентов, нуждающихся в таком лечении, заключающийся в том, что пациенту вводят золедроновую кислоту, или ее фармацевтически приемлемую соль, или любой ее гидрат в количестве от 2 до 10 мг, при этом между введениями составляет более 6 месяцев. 

2. Способ по пункту 1, где период между введениями составляет по меньшей мере 1 год. 

3. Способ по пункту 1 для профилактического лечения остеопороза, где период между введениями составляет два года и более. 

4. Способ по пункту 1 для профилактического лечения остеопороза, где период между введениями составляет 18 месяцев и более. 

5. Способ по пункту 1, где золедроновую кислоту, или ее фармацевтически приемлемую соль, или любой ее гидрат вводят парентерально. 

6. Способ по пункту 1, где золедроновую кислоту, или ее фармацевтически приемлемую соль, или любой ее гидрат вводят внутривенно, подкожно, внутримышечно или трансдермально. 

7. Применение золедроновой кислоты, или ее фармацевтически приемлемой соли, или любого ее гидрата для приготовления лекарственного средства, предназначенного для лечения состояний, характеризующихся аномально повышенным обновлением костной ткани, при котором лекарственное средство включает от 2 до 10 мг золедроновой кислоты, или ее фармацевтически приемлемой соли, или любого ее гидрата, и это количество является эффективным в режиме введения, когда период между введениями составляет более 6 месяцев. 

8. Применение по пункту 7, где период между введениями составляет по меньшей мере один год. 

9. Применение по пункту 7 для профилактического лечения остеопороза, где период между введениями составляет год и более. 

10. Применение по пункту 7 для профилактического лечения остеопороза, где период между введениями составляет два года и более. 

Согласно описанию к патенту технический результат от использования изобретений заключается в обеспечении пролонгированного ингибирования резорбции костной ткани при состояниях, характеризующихся аномально повышенным обновлением костной ткани, с интервалом между введениями доз препарата, существенно превышающим продолжительность естественного цикла ремоделирования костной ткани. 

В Палату по патентным спорам 24.05.2012 поступило возражение общества в отношении признания патента Российской Федерации N 2288722 на изобретение "Способ введения бисфосфонатов" недействительным полностью. 

Податель возражений указал на предоставление правовой охраны названому изобретению (группы изобретений) с нарушением пункта 1 статьи 4 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3517-I (далее - Патентный закон), а именно на несоответствие группы изобретений условиям патентоспособности "промышленная применимость", "изобретательский уровень" и "новизна". 

Податель возражений обратил внимание на некорректную формулировку независимых пунктов 1 и 7 формулы изобретения в части определения заболевания, для лечения которого предназначен заявленный способ, а также лекарственное средство, указал, что единственным экспериментальным примером, подтверждающим осуществление изобретения, является пример N 5, в котором описано 12-месячное исследование, направленное на определение дозы и режима доз золедроновой кислоты при ее внутривенном введении пациентам, страдающим постменопаузальным остеопорозом, в то время как применение препарата для пациентов с иными заболеваниями, применение иных доз и интервалов их введения является декларативным. 

Со ссылками на книгу "Бисфосфонаты в заболеваниях костей" (Герберт Флейш, 1997 г.) податель возражений указал на известность использования бисфосфонатов, в частности золедроновой кислоты, для лечения заболеваний костной ткани, известность дозы в количестве от 2 до 10 мг как "терапевтически эффективной дозы" из предшествующего уровня техники; известность периода отдыха между введениями более 6 месяцев, известность сохранения замедления ремоделирования костей после прекращения лечения у некоторых пациентов до 10 лет. По мнению подателя возражений при таких обстоятельствах спорное изобретение не соответствует условию патентоспособности "новизна". 

Кроме того, податель возражений со ссылкой на следующие источники информации: статью "Однократное введение золедрона при костной болезни Педжета: плацебо-контролируемое исследование с целью определения оптимальной дозы" (журнал Bone Vol.24, N 5, Sapplement May, 1999), патентный документ США N 4812304, вышеуказанную книгу Герберта Флейша, статью "Антирезорбтивное действие однократной инфузии микрограммовых количеств золедроната при костной болезни Педжета (Департамент медицины Колумбийского Университета, Нью-Йорк, 1996), патентный документ США N 4761406, статью "Исследование по определению дозы золедроната в раковых больных с гиперкальцемией" (Журнал Костных минеральных исследований. Американское общество костных и минеральных исследований. 1999), статью "Новые бифосфонаты в лечении болезней костей (Давид Гати и Садьвано Адами. Университетская больница Валедджио, Университет Вероны, Италия, 1999 г.), публикацию "Измерение эскреции с мочой неизомерированной и -изомерированной форм продуктов деградации коллагена 1 типа с целью наблюдения воздействия бисфосфоната золедроната при болезни Педжета (Патрик Гарнеро, Эвелина Джтнейтс, Виктория Шаффер и др. Новартис Фармасьютикалс. 1997 г.), указал на несоответствие изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень". 

По результатам рассмотрения возражений на заседании коллегии палаты по патентным спорам Роспатентом принято решение от 14.12.2012 об удовлетворении возражений и признании недействительным полностью патента Российской Федерации на изобретение N 2288722.

Заключение палаты по патентным спорам, послужившее основанием для вынесения вышеназванного решения Роспатента, мотивировано несоответствием изобретений, описанных в пунктах 1 и 7 формулы, условию патентоспособности "изобретательский уровень".

При рассмотрении возражений, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что с учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по указанному патенту включает Патентный закон, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные Роспатентом 23.09.1992 N 82 (далее - Правила ИЗ) и Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденные приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила ППС). 

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные Роспатентом 23.09.1992 N 82" имеется в виду "Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные Роспатентом 17.04.1998 N 82"

Коллегия палаты по патентным спорам указала на то, что в патентном документе США N 4812304 (опубликован 14.03.1989), который является наиболее близким аналогом спорного изобретения по пункту 1 формулы, описан способ лечения остеопороза, аналогичный способу, описанному в оспариваемом патенте; в патентном документе США названный способ реализуется путем введения пациенту терапевтически эффективного количества бисфосфоната, при этом в пункте 1 формулы спорного патента применяется золедроновая кислота (относящаяся к бисфосфонатам); из патентного документа США усматривается, что бисфосфонат вводят циклами, период между введениями составляет до около 180 суток, при этом в пункте 1 формулы оспариваемого патента указан период более 6 месяцев; из статьи "Исследование по определению дозы золедроната в раковых больных с гиперкальцемией" известно применение золедроновой кислоты, являющейся бисфосфонатом, в дозах 2,4 и 8 мг для ингибирования резорбции костной ткани, при этом указанные дозы варьируются в зависимости от периода приема лекарственного вещества и могут находиться как между значениями от 2,4 до 8 мг, так и незначительно выходить в большую или меньшую сторону от данных доз. 

В отношении изобретения по пункту 7 оспариваемого патента, коллегия палаты по патентным спорам указала на то, что из публикации "Исследование по определению дозы золедроната в раковых больных с гиперкальцемией" известно применение золедроновой кислоты в дозах 2,4 и 8 мг в качестве ингибирующего резорбцию костной ткани активного вещества при лечении пациентов с гиперкальцимией; в названной публикации сдержится информация о том, что золедронат является самым мощным применяемым бисфосфонатом у людей согласно животной модели резорбции кости, имеет наибольший терапевтический эффект между желательным ингибированием резорбции кости и нежелательным ингибированием минерализации кости; в данной публикации отсутствуют сведения о периоде введения золедроновой кислоты более 6 месяцев, однако такая информация следует из патентного документа США N 4812304; из статьи "Однократное введение золедрона при костной болезни Педжета: плацебо-контролируемое исследование с целью определения оптимальной дозы" следует информация о взаимосвязи между дозой и периодом введения золедроната (четкая зависимость дозы-эффект по биохимическому отклику на золедронат). 

Коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу об известности до даты приоритета спорного изобретения сведений о том, что золедронат является самым мощным бисфосфонатом, а также о том, что специалисту в данной области очевидно: увеличение дозы золедроновой кислоты при ее введении приводит к увеличению периода между введениями. 

При таких обстоятельствах коллегия констатировала, что изобретения, охарактеризованные в независимых пунктах 1 и 7 формулы по оспариваемому патенту, не соответствуют условию патентоспособности "изобретательский уровень". 

Коллегией признаны необоснованными доводы возражений, указывающих на несоответствие изобретений по пунктам 1 и 7 формулы условиям патентоспособности "новизна" и "промышленная применимость". 

Полагая, что решение Роспатента от 14.12.2012 N 2003100503/14 (2288722) является недействительным как несоответствующее закону и иным нормативным правовым актам и нарушающее права и законные интересы компании, последняя обратилась в Арбитражный суд города Москвы с настоящим заявлением об оспаривании этого решения. 

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. 

В силу части 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 

В соответствии с частью 5 названной статьи обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие)

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", суды признали, что рассмотрение возражений общества и принятие решения по результатам рассмотрения таких возражений находится в рамках компетенции Роспатента. 

Проверяя оспариваемое решение Роспатента на соответствие закону или иному нормативному правовому акту, суды исходили из следующего. 

Согласно пункту 1 статьи 4 Патентного закона (который действовал на момент подачи заявки и принятия решения о предоставлении правовой охраны изобретению) в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств). Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. 

Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. 

Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. 

Пунктом 19.5.3 Правил ИЗ установлено, что изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. 

(2) Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в частности, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат. 

Проверка соблюдения указанных условий включает:

- определение наиболее близкого аналога в соответствии с пунктом 3.2.4.2 настоящих Правил;

- выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);

- выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения. 

(3) Не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности:

- на дополнении известного средства какой-либо известной частью (частями), присоединяемой (присоединяемыми) к нему по известным правилам, для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно таких дополнений;

- на замене какой-либо части (частей) известного средства другой известной частью для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно такой замены;

- на исключении какой-либо части средства (элемента, действия) с одновременным исключением обусловленной ее наличием функции и достижением при этом обычного для такого исключения результата (упрощение, уменьшение массы, габаритов, материалоемкости, повышение надежности, сокращение продолжительности процесса и пр.);

- на увеличении количества однотипных элементов, действий для усиления технического результата, обусловленного наличием в средстве именно таких элементов, действий;

- на выполнении известного средства или его части (частей) из известного материала для достижения технического результата, обусловленного известными свойствами этого материала;

- на создании средства, состоящего из известных частей, выбор которых и связь между которыми осуществлены на основании известных правил, рекомендаций и достигаемый при этом технический результат обусловлен только известными свойствами частей этого средства и связей между ними;

- на применении известного устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению, если новое назначение обусловлено его известными свойствами, структурой, выполнением и известно, что именно такие свойства, структура, выполнение необходимы для реализации этого назначения. 

Не могут быть признаны соответствующими изобретательскому уровню также изобретения, основанные на изменении количественного признака (признаков), представлении таких признаков во взаимосвязи либо изменении ее вида, если известен факт влияния каждого из них на технический результат и новые значения этих признаков или их взаимосвязь могли быть получены исходя из известных зависимостей, закономерностей. 

Суды признали, что Роспатентом обоснованно в уровень техники для проверки оспариваемого изобретения на условие патентоспособности "технический уровень" включены: публикация "Исследование по определению дозы золедроната в раковых больных с гиперкальцемией" (1999 г.), патентный документ США N 4812304 (опубликован в 1989 г.), публикация "Однократное введение золедрона при костной болезни Педжета: плацебо-контролируемое исследование с целью определения оптимальной дозы" (1999 г.), при этом наиболее близким аналогом признан патентный документ США N 4812304.

Исследовав по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации содержание источников информации, включенных в уровень техники для поверки оспариваемого изобретения по критерию патентоспособности "технический уровень", а также проанализировав содержание независимых пунктов 1 и 7 формулы оспариваемого изобретения, суды признали, что способ лечения состояний, характеризующихся повышенным обновлением костной ткани у пациентов, представляющий собой введение пациенту золедроновой кислоты (ее солей или гидрата), а также способ применения золедроновой кислоты (ее солей или гидрата) для лечения состояний, характеризующихся аномально повышенным обновлением костной ткани; дозировки введения названного препарата, периоды между введениями этого препарата, а также зависимость между дозой препарата и периодом между его введениями, известны из уровня техники, то есть из патентного документа США N 4812304 (опубликован в 1989 г.), публикации "Исследование по определению дозы золедроната в раковых больных с гиперкальцемией" (1999 г.), публикации "Однократное введение золедрона при костной болезни Педжета: плацебо-контролируемое исследование с целью определения оптимальной дозы" (1999 г.). 

При таких обстоятельствах суды признали, что спорное изобретение не соответствует критерию патентоспособности "технический уровень", в связи с чем решение Роспатента от 14.12.2012 N 2003100503/14 (2288722) соответствует требованиям статьи 4 Патентного закона, пункту 19.5.3 Правил ИЗ. 

Суд кассационной инстанции полагает, что судами первой и апелляционной инстанций при рассмотрении спора правильно определен характер спорного правоотношения, круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу, правильно определены законы и иные нормативные акты, которые следовало применить по настоящему делу, разрешен вопрос о круге лиц, интересы которых затрагиваются возникшим спором, дана оценка всем имеющимся в деле доказательствам с соблюдением требований арбитражного процессуального законодательства. 

Доводы заявителя, изложенные в кассационной жалобе, не могут быть признаны обоснованными судебной коллегией. 

Довод заявителя о том, что не все признаки изобретений (в том числе признак о периоде между введениями препарата, превышающем 6 месяцев, и признак о дозировке препарата) по независимым пунктам 1 и 7 формулы содержатся в противопоставленных источниках информации, подлежит отклонению. Судами на предмет проверки наличия такой информации противопоставленные источники проанализированы, сделан вывод о известности сведений о периоде между введениями препарата около 180 дней (то есть возможно как менее, так и более 180 дней), а также о дозировках 2,4, 4 и 8 мг и указанием на зависимость повышения дозы препарата и увеличения периода между его введениями. 

Указанные доводы, изложенные в кассационной жалобе, не свидетельствуют о нарушении судами первой и апелляционной инстанций норм материального права, а направлены на переоценку фактических обстоятельств спора и представленных сторонами доказательств, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу положений главы 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Также не может быть принят судебной коллегией довод заявителя кассационной жалобы о том, что в спорном патенте технический результат достигается за счет применения золендроновой кислоты, в то время как в патентном документе США указано на применение полифосфоната. Помимо патентного документа США при рассмотрении возражений Роспатентом противопоставлены оспариваемому патенту публикация "Исследование по определению дозы золедроната в раковых больных с гиперкальцемией" (1999 г.) и публикация "Однократное введение золедрона при костной болезни Педжета: плацебо-контролируемое исследование с целью определения оптимальной дозы" (1999 г.), опубликованные позднее публикации патентного документа США, и в которых раскрыта информация о новом гетероциклическом имидазольном бисфосфонате, который является самым мощным бисфосфонатом, вводимым людям - золендроновой кислоте. 

При указанных обстоятельствах суд кассационной инстанции соглашается с выводом Роспатента и судов первой и апелляционной инстанций об известности влияния существенных признаков изобретения на его технический результат. 

Не принимается судом кассационной инстанции и довод заявителя о неправомерном отклонении судом первой инстанции ходатайства о назначении экспертизы. В силу статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации экспертиза назначается для разъяснения вопросов, требующих специальных познаний, в то время как известность существенных признаков по пунктам 1 и 7 формулы спорного изобретения однозначно усматривается из противопоставленных патентного документа США и вышеназванных публикаций, для установления известности таких признаков необходимости использования специальных познаний не требовалось. 

Не может быть признан обоснованным довод заявителя о неисполнении Роспатентом обязанности предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения для сохранения его охраноспособности путем внесения зависимых пунктов формулы изобретения 2-6 и 8-10 в независимые пункты 1 и 7 соответственно. 

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении - может быть признан недействительным частично.

Как указано в решении Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2010 N ГКПИ10-1228 абзац первый пункта 4.9 Правил, наделяющий коллегию Палаты по патентным спорам правом предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение, внести изменения в формулу изобретения для устранения причин, препятствующих признанию рассматриваемого объекта соответствующим условиям патентоспособности, позволяет устранить отдельные недостатки формулы изобретения и не допустить принятия формального решения по рассматриваемому возражению на решение об отказе в выдаче патента или о выдаче патента на изобретение. 

Реализация данного права, как и других процессуальных прав, связанных с защитой патентных прав в административном порядке, исходя из основной цели деятельности Палаты по патентным спорам, является ее обязанностью и не может осуществляться произвольно. Палата по патентным спорам, установив наличие возможных вариантов изменений, внесение которых в формулу изобретения может привести к патентоспособности изобретения, обязана предложить заинтересованному лицу внести такие изменения. 

Таким образом, как из вышеназванной нормы права, так и из решения высшего судебного органа следует, что обязанность Роспатента предложить внести изменения в формулу изобретения возникает в том случае, когда внесение таких изменений может привести к патентоспособности изобретения. 

Между тем, коллегией палаты по патентным спорам установлена известность из противопоставленных источников информации зависимых пунктов формулы изобретения 2-6 к независимому пункту 1 и зависимых признаков 8-10 к независимому пункту 7 формулы изобретения. 

Указанный вывод коллегии палаты по патентным спорам признан судами правильным с учетом наличия в противопоставленных источниках информации сведений об установлении четкой зависимости "доза - эффект" по биохимическому отклику на золедронат, то есть очевидность для специалиста зависимости между увеличением дозы золедроновой кислоты и увеличением периода между введениями препарата. 

Судами учтено положение подпункта 3 пункта 19.5.3 Правил ИЗ, устанавливающего, что не могут быть признаны соответствующими изобретательскому уровню также изобретения, основанные на изменении количественного признака (признаков), представлении таких признаков во взаимосвязи либо изменении ее вида, если известен факт влияния каждого из них на технический результат и новые значения этих признаков или их взаимосвязь могли быть получены исходя из известных зависимостей, закономерностей. 

При указанных обстоятельствах, свидетельствующих о несоответствии условию патентоспособности не только независимых, но и зависимых пунктов изобретения, то есть об отсутствии возможности внесения изменений в изобретение для сохранения его охрансопособности, обязанность Роспатента предложить компании внести изменения в формулу изобретения не возникла. 

Суды не переложили на заявителя бремя доказывания незаконности действий Роспатента, не предложившего заявителю внеси изменения в формулу изобретения, а указали на то, что заявителем не опровергнута позиция Роспатента, изложенная в отношении данного довода компании и свидетельствующая о невозможности сохранения охраноспособности изобретения при внесении изменений в его формулу. 

С учетом изложенного судебная коллегия считает правильным вывод судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии нарушений закона и иных нормативных актов со стороны Роспатента при вынесении оспариваемого в настоящем деле решения, полагает, что у судов отсутствовали основания для признания оспариваемого решения Роспатента недействительным.

Нарушений норм материального и процессуального права, являющихся в соответствии со статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебных актов, судом кассационной инстанции не установлено. 

С учетом изложенного обжалуемые судебные акты подлежат оставлению без изменения, кассационная жалоба компании - без удовлетворения. 

Судебные расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение кассационной жалобы в силу положений статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на заявителя кассационной жалобы. 

Руководствуясь статьями 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 03.07.2013 по делу N А40-29891/2013 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.10.2013 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу компании Новартис АГ (Novartis AG) - без удовлетворения. 

Председательствующий судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

Р.В. Силаев

Судья

В.А. Химичев