Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23 октября 2013 г. N 09АП-20562/13

г. Москва

23 октября 2013 г.

Дело N А40-133847/12

Резолютивная часть постановления объявлена 16 октября 2013 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 23 октября 2013 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи М.Е. Верстовой

судей О.Н. Лаптевой, Д.Н. Садиковой

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.В. Казаковой,

рассмотрев в открытом судебном заседании

дело N А40-133847/2012

по иску Компании "Самсунг Электроникс Ко.,Лтд" (Республика Корея)

к обществу с ограниченной ответственностью "Эйбисимаркет",

Мадху Кришна Шрестха (Madxu Krishna Shrestha)

об обязании прекратить незаконное использование товарного знака "SAMSUNG" по свидетельству N 268518, взыскании компенсации в размере 500 000 руб. и судебных расходов в размере 6 300 руб.

при участии в судебном заседании:

от истца: Магомедов П.Х.(по доверенности от 18.07.2012)

от ответчиков:

от Шрестха Мадху Кришна - Дейснер В.Ф. (по доверенности от 28.08.2013)

от ООО "Эйбисимаркет": Дейснер В.Ф. (по доверенности от 23.08.2013)

УСТАНОВИЛ:

Компания "Самсунг Электроникс Ко., Лтд" (Республика Корея) (далее - истец) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Эйбисимаркет", Мадху Кришна Шрестха (Madxu Krishna Shrestha) (далее - ответчики) об обязании прекратить незаконное использование товарного знака "SAMSUNG" по свидетельству N 268518, взыскании компенсации в размере 500 000 руб. и судебных расходов в размере 6 300 руб.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 23.04.2013 по делу N А40-133847/2012 исковые требования удовлетворены частично (том 1, л.д. 125-130).

Не согласившись с принятым по делу решением суда первой инстанции, ответчики обратились 22 мая 2013 года с апелляционной жалобой, в которой просили обжалуемое решение отменить.

Девятый арбитражный апелляционный суд, в порядке пункта 29 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" перешел к рассмотрению дела по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в суде первой инстанции, поскольку в материалах дела отсутствуют сведения об извещении судом первой инстанции надлежащим образом ответчика 2 - Мадху Кришна Шрестха (Madxu Krishna Shrestha).

При этом суд исходил из следующего.

В соответствии с частью 1 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, считаются извещенными надлежащим образом, если к началу судебного заседания арбитражный суд располагает сведениями о получении адресатом направленной ему копии судебного акта.

В соответствии с положениями пункта 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса также считаются извещенными надлежащим образом арбитражным судом, если:

1) адресат отказался от получения копии судебного акта и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи или арбитражным судом;

2) несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением копии судебного акта, направленной арбитражным судом в установленном порядке, о чем организация почтовой связи уведомила арбитражный суд;

3) копия судебного акта не вручена в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила арбитражный суд с указанием источника данной информации;

4) судебное извещение вручено уполномоченному лицу филиала или представительства юридического лица;

5) судебное извещение вручено представителю лица, участвующего в деле;

6) имеются доказательства вручения или направления судебного извещения в порядке, установленном частями 2 и 3 статьи 122 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 5 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в случае, если место нахождения или место жительства ответчика неизвестно, надлежащим извещением считается направление извещения по последнему известному месту нахождения или месту жительства ответчика.

Как усматривается из материалов дела, определением от 13 ноября 2012 года исковое заявление принято к производству суда (том 1, л.д. 1).

Определением суда от 29 января 2013 года привлечен вторым ответчиком Мадху Кришна Шрестха (Madxu Krishna Shrestha) (л.д. 56).

Согласно протокола судебного заседания от 26 февраля 2013 года ответчик 2, в судебное заседание не явился, доказательства уведомления у суда отсутствуют (л.д. 65).

Согласно протокола судебного заседания от 26 марта 2013 года и от 16 апреля 2013 ответчик 2, в судебное заседание не явился, уведомлен судом надлежащим образом (л.д. 115, 124).

Однако в материалах дела имеются сведения о направлении извещений Мадху Кришна Шрестха (Madxu Krishna Shrestha) по адресу: Москва, улица Сергея Эзенштейна д. 6, кВ. 145 (л.д. 72, 119).

Согласно сведений УФМС России по Москве Мадху Кришна Шрестха (Madxu Krishna Shrestha) - гражданин Непала, зарегистрирован на территории Российской Федерации 14 декабря 2013 года по адресу: Москва, Можайское шоссе дом 29 до 14 декабря 2013 года.

Согласно требованиям статьи 7 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд обеспечивает равную судебную защиту прав и законных интересов всех лиц, участвующих в деле.

Арбитражный суд не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон. Равноправие и состязательность сторон при осуществлении судопроизводства в арбитражном суде предполагают наличие у каждой из них возможности реализовать лично или через своего представителя право на участие в судебном разбирательстве.

Судом апелляционной инстанции установлено, что право ответчика 2 на участие в судебном заседании было нарушено.

На основании статьи 18 АПК РФ произведена замена судьи А.И. Трубицына (отпуск) на судью Д.Н.Садикову.

Дело рассматривается по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в суде первой инстанции.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования, просит запретить использовать товарный знак "SAMSUNG" по свидетельству N 268518 и взыскать компенсацию в размере 300000 рублей с ООО "Эйбисимаркет", с Мадху Кришна Шрестха компенсации в размере 200000 рублей и судебных расходов в размере 6300 рублей.

В отзывах ответчиков на уточненное исковое заявление отмечается, что в деле нет доказательства об использовании товарного знака, в деле нет расчета убытков истца, просят отказать Истцу в удовлетворении заявленных требований в полном объеме, дело N А40-133847/12 производством прекратить (том 2).

В судебном заседании представитель ответчиков пояснил, что правовая позиция ответчиков единая, возражает по исковым требованиям, ссылаясь на незаконность и необоснованность предъявленных требований, полагает, что истец не обладает правом на иск, у представителя истца отсутствуют надлежащие полномочия.

Представитель ответчиков указал, что суд неправомерно принял к производству материалы 13 ноября 2012 года, в нарушении установок, изложенных в тексте определения. Ответчики не считают, что ввоз товара на территорию России без согласия правообладателя является нарушением прав истца, ГПК И АПК не предусматривает участие нотариуса в предоставлении или обеспечении доказательств по делу, просит в иске отказать.

Как следует из материалов дела и установлено судом апелляционной инстанции, истцу принадлежит исключительное право на товарный знак "SAMSUNG" в отношении товаров (услуг) 07, 09, 11, 14, 37, 38, 42 класса МКТУ, что подтверждается свидетельством N 268518 (том 1, л.д..

Исковые требования мотивированы тем, что ООО "Эйбисимаркет" и Мадху Кришна Шрестха незаконно используют товарный знак "SAMSUNG" по свидетельству N 268518 путем предложения к продаже и продажу на сайте "www.abcmarket.su" продукции с товарным знаком "SAMSUNG" без разрешения правообладателя с указанием моделей техники и цены на выставленную продукцию, в частности, телевизор "Samsung UE55ES8000S" по цене 98.499 рублей, что является проявлением недобросовестной конкуренцией.

Ответчики не являются уполномоченными импортерами продукции истца.

Факт наличия предложения к продаже без разрешения правообладателя подтверждается материалами дела.

Данный факт зафиксирован в протоколе осмотра нотариусом письменных доказательств -интернет сайта "www.abcmarket.su" от 24.08.2012 г., на страницах которого указаны идентифицирующие данные ООО "Эйбисимаркет" (ОГРН, ИНН и т.д.).

В силу статьи 103 Основ, в порядке обеспечения доказательств нотариус допрашивает свидетелей, производит осмотр письменных и вещественных доказательств, назначает экспертизу.

Обеспечение доказательств без извещения одной из сторон и заинтересованных лиц возможно в случаях, не терпящих отлагательства, или когда нельзя определить, кто впоследствии будет участвовать в деле.

В соответствии с Правилами регистрации доменных имен в доменах.RU и.РФ (утверждены решением Координационного центра национального домена сети Интернет 05.10.2011 г. N 2011-18/81) администратор домена как лицо, заключившее договор о регистрации доменного имени, осуществляет администрирование домена, т.е. определяет порядок использования домена.

Право администрирования существует в силу договора о регистрации доменного имени и действует с момента регистрации доменного имени в течение срока действия регистрации.

Поскольку фактическое использование ресурсов сайта невозможно без участия в той или иной форме администратора домена, являющегося лицом, создавшим соответствующие технические условия для посетителей своего Интернет-ресурса, владелец домена несет ответственность за содержание размещенной на таком сайте информации.

Согласно справки ЗАО "Региональный Сетевой Информационный Центр" от 15.10.2012 г. права владельца (пользователя) доменного имени "www.abcmarket.su" зарегистрированы за Мадху Кришна Шрестха.

Таким образом, ответственность за содержание информации на сайте администратора домена должен нести владелец домена, т.к. фактическое использование ресурсов сайта невозможно без участия в той или иной форме администратора домена, являющегося лицом, создавшим соответствующие технические условия для посетителей своего Интернет-ресурса.

Товарный знак (знак обслуживания) по свидетельству N 268518 является словесным обозначением, выполненным стандартными буквами латинского алфавита.

Суд апелляционной инстанции считает несостоятельным довод ответчиков о том, что истец не обладает правом на иск и отклоняет на основании следующего.

В силу п. 1 ст. 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (ст. 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно материалам дела - Компания "Самсункг Электроникс Ко., Лтд" (Республика Корея) принадлежит исключительное право на товарный знак "SAMSUNG" в отношении товаров (услуг) 07, 09, 11, 14, 37, 38, 42 класса МКТУ (свидетельство N 268518).

Компания "Самсункг Электроникс Ко., Лтд" (Республика Корея) как правообладатель имеет исключительное (приоритетное, преимущественное) право на использование своего товарного знака любым не противоречащим закону способом, в том числе, в сети Интернет.

Согласно оригинала доверенности от 18 июля 2012 года Компания "Самсунг Электроникс Ко., Лтд" (Республика Корея), регистрационный номер 130111-0006246, расположенной по адресу:416, Маэтан Донг. Енгтог-Гу, Сувон, Гьенгги-До, Республика Корея (далее - Доверитель), имеющее представительство в Российской Федерации, расположенное по адресу: город Москва, улица Воздвиженка, дом 10, Разрешение на открытие Представительства на территории Российской Федерации N 6473.3 выдано ГРП при Министерстве юстиции РФ 28 июля 2009 г., свидетельство N 3883.5 о внесении в сводный государственный реестр аккредитованных на территории РФ Представительств иностранных компаний выдано ГРП при Министерстве юстиции РФ 28 июля 2009., в лице Директора Представительства гражданина Республики Корея Ю Санг, 06 августа 1960 года рождения, действующего на основании доверенности от 29 декабря 2010 года, удостоверенной 04 января 2011 года Юридической и нотариальной конторой Шин Сэ Гэ, регистрационный N 2011-181, апостиль N11-03-0000145 от 04 января 2011 настоящей доверенностью уполномочивает г. Магомедова Патаха Хабибовича представлять Доверителя в отношении любых вопросов защиты прав интеллектуальной собственности на территории Российской Федерации (протокольным определением от 16 октября 2013 года оригинал доверенности приобщен судом к материалам дела).

Подлежит отклонению довод ответчиков о том, что суд первой инстанции принял исковое заявление необоснованно, поскольку не соответствует материалам дела.

Определением от 13 ноября 2012 года исковое заявление, поступившее в суд 08 октября 2012 года, принято судом к производству, поскольку заявитель устранил обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового заявления без движения, представив в суд необходимые документы (том 1, л.д.1).

В соответствии с действующим гражданским законодательством, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п. 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак (статья 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территорию Российской Федерации.

Вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы (п. 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 г. N 122).

Факт незаконного использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, подтверждается представленными в дело доказательствами, в том числе, протоколом осмотра сайта.

В соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (далее - Правила), утвержденными приказом Роспатента от 05.03.2003 г. N 32, при решении вопроса сходства до степени смешения комбинированных обозначений, исследуются и оцениваются отдельные его элементы (словесные и графические), значимость положения, занимаемого тождественными или сходными элементами. Данные элементы оцениваются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Факт однородности предлагаемых к продаже товаров подтвержден имеющимися в деле доказательствами, следовательно, предметом доказывания по настоящему делу является факт использования ответчиком на сайте "www.abcmarket.su" рекламы с предложением к продаже и продажа продукции, маркированную товарным знаком истца, обозначения, сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком.

Факт незаконного использования товарного знака "SAMSUNG" по свидетельству N 268518 подтвержден доказательствами, представленными в материалы дела, при этом, вопрос оценки этих доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Не состоятельна ссылка ответчиков на то, что истец не доказал сам факт правонарушения именно ответчиком, предусмотренного ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Особенностью правового режима использования товарного знака является почти полное отсутствие ограничений исключительного права правообладателя.

Согласно материалам дела, спорная продукция не была введена в гражданский оборот на территории Российской Федерации самим правообладателем, более того, данная продукция не предназначена для продажи на территории Российской Федерации, отсутствует инструкция на русском языке, а также без обеспечения гарантии изготовителя.

Непосредственное введение владельцем товарного знака (или с его согласия) товаров в хозяйственный оборот на территории других стран не может считаться введением их в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации (если не предусмотрено международным договором Российской Федерации) и, следовательно, в подобных случаях владелец товарного знака, зарегистрированного на территории Российской Федерации, не лишается права запрещать его использование другим лицами.

Ответчик - ООО "Эйбисимаркет", осуществляя предпринимательскую деятельность при осуществлении купли-продажи товаров, которые в силу своей специфики потребления и назначения, могут содержать средства индивидуализации, не проявил той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, и не принял все меры для надлежащего исполнения этого обязательства.

Изложенная позиция содержится также в положениях Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 г. N 11 "О некоторых вопросах применения особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".ООО "Эйбисимаркет" имело реальную возможность получить сведения о правовой охране товарного знака, данных правообладателя, наличии разрешений на использование товарного знака, так как подобная информация носит открытый и общедоступный характер.

Несостоятельна ссылка заявителя на то, что ввоз товара на территорию России без согласия правообладателя не является нарушением прав истца, поскольку не соответствует положениям действующего гражданского законодательства - ст. 1484 ГК РФ.

Таким образом, требование об обязании ответчиков - ООО "Эйбисимаркет", Мадху Кришна Шрестха прекратить незаконное использование обозначения "SAMSUNG" сходное до степени смешения с товарным знаком N 268518 в сети Интернет на сайте www.abcmarket.su. Обосновано и подлежит удовлетворению.

В соответствии со статьей 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истец в рамках настоящего дела заявил требование о взыскании с ООО "Эйбисимаркет" 300000 руб. компенсации, с Мадху Кришна Шрестха - 200000 руб. компенсации.

Согласно разъяснениям, содержащимся в постановлении от 26.03.2009 г. Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (пункты 43.2, 43.3) компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Поскольку материалами дела подтвержден факт нарушения исключительных прав истца на товарные знаки, то в данном случае указанное право подлежит защите избранным истцом путем - взысканием компенсации.

Исследовав и оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации имеющиеся в деле доказательства, приняв во внимание характер допущенного ответчиком нарушения, количество и стоимость товаров, маркированных товарным знаком истца, степени вины нарушителя, а также исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о частичном удовлетворении требования о взыскании с ответчиков компенсации, и об уменьшении суммы взыскиваемой с ООО "Эйбисимаркет" компенсации до 50000 руб., с Мадху Кришна Шрестха до 30000 руб.

В остальной части требования о взыскании компенсации с ответчиков отказать.

В соответствии со ст. 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

Согласно ст. 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

Таким образом, данная статья не содержит исчерпывающего перечня расходов.

С учетом обстоятельств дела суд посчитал возможным взыскать с ответчиков расходы за составление протокола осмотра доказательств нотариусом города Москвы в размере 6.300 рублей по 3150 рублей на каждого ответчика соответственно.

Государственная пошлина между сторонами распределяются между сторонами в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации пропорционально удовлетворенным требованиям.

Суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что на основании части 3 статьи 270, пункта 2 части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Решение Арбитражного суда города Москвы Решение Арбитражного суда города Москвы от 23 апреля 2013 года по делу N А40-133847/2012 подлежит отмене.

Обязать Общество с ограниченной ответственностью "Эйбисимаркет", Мадху Кришна Шрестха прекратить незаконное использование обозначения "SAMSUNG" сходное до степени смешения с товарным знаком N 268518 в сети Интернет на сайте www.abcmarket.su.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Эйбисимаркет" в пользу Компании "Самсунг Электроникс Ко., Лтд" (Республика Корея) компенсацию в размере 50000 рублей, нотариальные расходы - 3150 рублей, судебные расходы по оплате государственной пошлины по иску - 1500 рублей.

Взыскать с Мадху Кришна Шрестха в пользу Компании "Самсунг Электроникс Ко., Лтд" (Республика Корея) компенсацию в размере 30000 рублей, нотариальные расходы в размере 3150 рублей, судебные расходы по оплате государственной пошлины по иску - 1050 рублей.

В остальной части иска о взыскании компенсации отказать.

Руководствуясь статьями 110, 176, 266-268, частью 3 статьи 270, пунктом 2 части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 23 апреля 2013 года по делу N А40-133847/2012 отменить.

Обязать Общество с ограниченной ответственностью "Эйбисимаркет", Мадху Кришна Шрестха прекратить незаконное использование обозначения "SAMSUNG" сходное до степени смешения с товарным знаком N 268518 в сети Интернет на сайте www.abcmarket.su.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Эйбисимаркет" в пользу Компании "Самсунг Электроникс Ко., Лтд" (Республика Корея) компенсацию в размере 50000 рублей, нотариальные расходы - 3150 рублей, судебные расходы по оплате государственной пошлины по иску - 1500 руб. 00 коп.

Взыскать с Мадху Кришна Шрестха в пользу Компании "Самсунг Электроникс Ко., Лтд" (Республика Корея) компенсацию в размере 30000 рублей, нотариальные расходы в размере 3150 рублей, судебные расходы по оплате государственной пошлины по иску - 1050 рублей.

В остальной части иска о взыскании компенсации отказать.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

М.Е. Верстова

Судьи

О.Н. Лаптева Д.Н. Садикова