Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 4 декабря 2013 г. N 07АП-8769/13

г. Томск

04 декабря 2013 г.

Дело N А27-6311/2013

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего: И.Н. Мухиной,

судей: В.М. Сухотиной, Д.Г. Ярцева,

при ведении протокола судебного заседания секретарем А.В. Бабенковой

при участии представителей:

от истца: Фарафоновой О.В.

от ответчика: Темерова С.А.

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Калейдоскоп" (апелляционное производство N 07АП-8769/13)

на решение Арбитражного суда Кемеровской области

от 06 сентября 2013 года по делу N А27-6311/2013 (судья Е.П. Серафимович)

по иску общества с ограниченной ответственностью "Обувь России"

к обществу с ограниченной ответственностью "Калейдоскоп"

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Фаворит"

о взыскании 1 000 000 рублей,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Обувь России" (далее - ООО "Обувь России") обратилось в Арбитражный суд Кемеровской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Калейдоскоп" (далее - ООО "Калейдоскоп") об изъятии и уничтожении контрафактного товара - колгот, маркированных товарным знаком "Emilia Estra" - и взыскании 1 000 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака.

Исковые требования обоснованы статьями 1229, 1252, 1477, 1481, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивированы тем, что ответчик нарушает исключительное право истца на использование товарного знака, распространяя товары, маркированные тождественным товарным знаком.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Фаворит" (далее - ООО ТД "Фаворит").

До принятия решения по существу спора истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отказался от исковых требований об изъятии и уничтожении контрафактного товара (т. 3, л.д. 15).

Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 06 сентября 2013 года производство по делу в части требований об изъятии и уничтожении контрафактного товара прекращено в связи с отказом истца и принятием отказа судом. Исковые требования о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака удовлетворены частично, с ООО "Калейдоскоп" в пользу ООО "Обувь России" взыскано 100 000 рублей компенсации. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Не согласившись с состоявшимся решением в части взыскания 100 000 рублей компенсации, ООО "Калейдоскоп" обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит его в указанной части отменить и принять новый судебный акт, уменьшив размер компенсации до 10 000 рублей.

По мнению заявителя апелляционной жалобы, при определении размера компенсации суд не должен был принимать во внимание отчет рыночной стоимости товарного знака "Emilia Estra", так как данный отчет составлен не на дату обнаружения продажи контрафактного товара и не для целей обращения в арбитражный суд. Расчет среднего размера ставки роялти по потребительским товарам длительного пользования осуществлен истцом только одним из возможных методов. Судом не дана оценка тому обстоятельству, что партия колгот под товарной маркой EMILIA ESTRA была произведена обществом ТД "Фаворит" для истца, однако истец забраковал данную партию товара, возвратив ее производителю, то есть ввел данный товар в оборот, позволив производителю самостоятельно распоряжаться товаром. Поскольку данная партия товара была введена в оборот истцом, его требования о выплате компенсации не основаны на законе.

ООО "Обувь России" представило в соответствии со статьей 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отзыв на апелляционную жалобу, в котором считает решение суда первой инстанции законным и обоснованным, а апелляционную жалобу - не подлежащей удовлетворению. Размер компенсации за незаконное использование товарного знака определен судом на основании представленных доказательств, с учетом вероятных убытков правообладателя; расходы истца по маркетинговому продвижению и рекламе товара значительно превышают сумму компенсации. Доказательства того, что ответчиком был реализован именно тот товар, который изготовлен обществом ТД "Фаворит", не представлены; истец не давал ответчику разрешения на использование товарного знака "Emilia Estra". Неоднократное нарушение прав истца подтверждается материалами дела.

ООО ТД "Фаворит" в отзыве на апелляционную жалобу указывает, что у него не имелось договорных отношений с ответчиком, товар ответчику не поставлялся. Забракованная истцом партия колгот "Emilia Estra" хранилась на складе производителя, а затем была продана под маркой "Подиум".

В заседании суда апелляционной инстанции представитель ответчика поддержал апелляционную жалобу по изложенным в ней основаниям, просил решение изменить, уменьшив размер компенсации до 10 000 руб.

Представитель истца в судебном заседании возражала против удовлетворения апелляционной жалобы, поддержала доводы отзыва на жалобу, просила решение арбитражного суда первой инстанции оставить без изменения.

В соответствии с частью 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие представителя третьего лица, извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства.

Исследовав материалы дела, доводы апелляционной жалобы и отзывов на нее, выслушав представителей сторон, проверив в соответствии со статьей 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность и обоснованность решения в обжалуемой части, суд апелляционной инстанции считает его не подлежащим отмене либо изменению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, ООО "Обувь России" является обладателем исключительных прав на товарный знак "Emilia Estra" по свидетельству N 465198 с приоритетом от 15.10.2010 в отношении товаров 18-го, 25-го и 35-го классов МКТУ, в том числе: банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; блузы; блузы матросские; боа; боди [женское белье]; ботинки; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; воротники для одежды; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [с застежками]; гетры; голенища сапог; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; кальсоны; капюшоны; каркасы для шляп; карманчики; карманы для одежды; кашне; козырьки для головных уборов; колготки; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; куртки; куртки рыбацкие; лифы; майки с короткими рукавами; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна [одежда]; меха [одежда]; митенки; муфты [одежда]; муфты для ног; набойки для обуви; нагрудники детские [за исключением бумажных]; накидки меховые; наушники [одежда]; носки; обувь купальная; обувь пляжная; обувь спортивная; обувь; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из габардина; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда трикотажная; одежда форменная; одежда; окантовка металлическая для обуви; пальто; пеленки; пелерины; перчатки [одежда]; пижамы; плавки; платки шейные; платья; плащи непромокаемые; повязки для головы [головные уборы]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подтяжки; полуботинки на шнурках; пояса [одежда]; пояса-кошельки; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сапоги; сари; свитера; союзки для обуви; стельки; тоги; трусы; туфли гимнастические; туфли комнатные; туфли; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; халаты; части обуви носочные; чепчики для душа; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочка круглая неглубокая без полей; шапочки купальные; шарфы; шипы для бутсов; штанишки детские; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние (т. 1, л.д. 49-50).

Истец самостоятельно осуществляет деятельность по розничной торговле обувью и сопутствующими товарами (сумки, шляпы, колготки), маркированными товарным знаком "Emilia Estra", в том числе в магазинах с наименованием "Emilia Estra". Продукция, маркированная указанным товарным знаком, позиционируется правообладателем как качественная, дорогая продукция.

Согласно отчету ЗАО "Центр финансового консалтинга" от 24.08.2012 N 289-р/2012 рыночная стоимость товарного знака (знака обслуживания) "Emilia Estra" составляет 28 250 000 рублей (т. 2, л.д. 1-117).

В ноябре 2011 года истцу стало известно о том, что ответчик нарушает принадлежащие ему исключительные права на товарный знак "Emilia Estra", осуществляя реализацию в магазинах "Фэмили" колготок, маркированных товарным знаком "Emilia Estra". На оборотной стороне упаковки указано: "Поставщик - ООО ТД "Фаворит", 630004, Новосибирск, ул. Ленина, 25. По заказу ООО "Обувь России", 630051, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 87".

Партия колготок под торговой маркой "Emilia Estra" была произведена ООО ТД "Фаворит" по заключенному с ООО "Обувь России" договору поставки товара N П-03/2011 от 21.01.2011 исключительно для последующей передачи заказчику. Выявив ненадлежащее качество партии товара, истец отказался от ее получения.

Разрешение на использование товарного знака "Emilia Estra" и фирменного наименования "Обувь России" как средства индивидуализации реализуемых товаров и/или оказываемых услуг третьим лицам истцом не давалось; истец не передавал третьим лицам право на использование размещенного на контрафактном товаре изображения, разработанного и созданного исключительно для истца закрытым акционерным обществом "МиФ" по договору на производство рекламы от 21.07.2008 N 5.

Претензией от 01.12.2011 N 146 ООО "Обувь России" потребовало от ответчика изъять из оборота колготки, маркированные товарным знаком "Emilia Estra", и уничтожить контрафактный товар с предоставлением правообладателю подтверждения такого уничтожения, а также выплатить компенсацию за незаконное использование товарного знака в размере 5 000 000 рублей (т. 1, л.д. 39-40).

Неисполнение ответчиком требований претензии послужило основанием для обращения ООО "Обувь России" в арбитражный суд с настоящим иском.

Удовлетворяя исковые требования ООО "Обувь России" в части взыскания 100 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака, суд первой инстанции исходил из доказанности нарушения исключительных прав истца на товарный знак и соразмерности указанной суммы компенсации последствиям допущенного нарушения прав истца.

Выводы суда соответствуют закону и обстоятельствам дела.

В силу пункта 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации товарным знаком признается обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот (пункт 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 3 статьи 1484 Кодекса никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации при нарушении исключительного права правообладатель вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения и является санкцией за бездоговорное гражданское правонарушение.

По смыслу приведенных норм права нарушением исключительного права правообладателя на товарный знак является использование без его разрешения тождественных или сходных с его товарным знаком обозначений в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения, например, путем размещения таких обозначений на упаковке товара, который производится, предлагается к продаже и продается или иным образом вводится в гражданский оборот на территории Российской Федерации, размещения товарного знака на сопутствующей документации, использования товарного знака в рекламных и иных маркетинговых материалах.

Следовательно, нарушение исключительного права правообладателя на товарный знак имеет место при наличии тождества либо сходства до степени смешения товарных знаков или иных обозначений; при однородности товаров, применительно к которым используется тождественное или сходное обозначение.

Судом первой инстанции установлено и ответчиком не оспаривается, что ООО "Калейдоскоп" осуществляло реализацию товара - колготок с маркировкой "Emilia Estra", без получения соответствующего разрешения правообладателя.

Согласно пункту 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пункте 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Следуя правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, сформулированной в постановлении от 20.11.2012 N 8953/12, размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно.

Принимая во внимание обстоятельства настоящего дела, в том числе наличие у истца значительных затрат на маркетинговое продвижение и рекламу товарного знака, рыночную стоимость товарного знака "Emilia Estra", однократность нарушения прав истца, суд первой инстанции определил разумную и справедливую сумму компенсации, соразмерную нарушению прав истца, в размере 100 000 рублей.

Доводы апелляционной жалобы, свидетельствующие о несогласии ответчика с размером взысканной компенсации, подлежат отклонению, так как размер компенсации определен судом по собственному усмотрению с учетом всех обстоятельств настоящего дела; приведенные ответчиком в апелляционной жалобе обстоятельства не свидетельствуют о явной несоразмерности взысканной компенсации последствиям нарушения исключительного права истца.

Суждения заявителя апелляционной жалобы о том, что спорный товар был введен в оборот правообладателем, в связи с чем истец не вправе требовать выплаты компенсации, основаны на неправильном толковании норм материального права. Отказ истца от приемки партии забракованного товара, произведенного третьим лицом исключительно для целей реализации самим истцом в собственных магазинах, не может расцениваться в качестве введения товара в оборот, поскольку истец не давал производителю товара или другим лицам разрешения на использование или реализацию под зарегистрированной товарной маркой продукции, не отвечающей стандартам качества правообладателя. Отказ истца от приемки забракованной партии товара свидетельствует о его нежелании вводить в оборот данный товар под используемой товарной маркой, а реализация данного товара производителем или другими лицами является нарушением исключительного права истца.

Кроме того, согласно пояснениям ООО ТД "Фаворит", данным им в суде первой инстанции и в отзыве на апелляционную жалобу, забракованная истцом партия товара никому не реализовывалась, хранилась на складе производителя, а впоследствии была продана под другой товарной маркой.

Принимая во внимание, что приведенные в апелляционной жалобе доводы не свидетельствуют о наличии оснований, установленных статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены или изменения решения, апелляционная инстанция считает обжалуемый судебный акт законным и обоснованным, а апелляционную жалобу - неподлежащей удовлетворению.

В соответствии с частями 1, 5 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе относятся на заявителя - ООО "Калейдоскоп".

Руководствуясь статьей 110, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Седьмой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Кемеровской области от 06 сентября 2013 года по делу N А27-6311/2013 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа.

Председательствующий

И.Н. Мухина

Судьи

В.М. Сухотина Д.Г. Ярцев