Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28 ноября 2013 г. N 09АП-34795/13

г. Москва

28 ноября 2013 г.

Дело N А40-27216/13

Резолютивная часть постановления объявлена 21 ноября 2013 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 28 ноября 2013 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи М.Е. Верстовой

судей Д.Н. Садиковой, А.И. Трубицына

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.В. Казаковой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы

ООО Фирма "ТОРЕРО" и ОАО "РОТ ФРОНТ"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 11 сентября 2013 года

по делу N А40-27216/13, принятое судьёй Е.А. Хайло,

по иску ОАО "РОТ ФРОНТ"

(ОГРН 1027700042985; 115184, г. Москва, 2-ой Новокузнейкий пер., д. 13),

ОАО "Йошкар-Олинская кондитерская фабрика"

(ОГРН 1021200752847; 424000, г. Йошкар-Ола, ул. Якова Эшлая, д. 136)

к ООО Фирма "ТОРЕРО"

(ОГРН 1027700146633; 105118, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 53/5)

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав

при участии в судебном заседании:

от истца ОАО "РОТ ФРОНТ": Киселев А.В. (доверенность от 28.10.2013); Евдокимов И.А. (по доверенности от 20.12.2012)

от истца ОАО "Йошкар-Олинская кондитерская фабрика": Евдокимов И.А. (по доверенности от 07.02.2013)

от ответчика: Степанян А.Ж. (по доверенности от 26.04.2013); Арабей Е.А. (по доверенности от 26.04.2013)

УСТАНОВИЛ:

Открытое акционерное общество "РОТ ФРОНТ" (далее - ОАО "РОТ ФРОНТ) и Открытое акционерное общество "Йошкар-Олинская кондитерская фабрика" (далее - "Йошкар-Олинская кондитерская фабрика) обратились с иском в Арбитражный суд города Москвы к Обществу с ограниченной ответственностью Фирма "ТОРЕРО" (далее- ООО фирма "ТОРЕРО" о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав (с учетом уточнения размера исковых требований в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением от 11 сентября 2013 суд решил: Взыскать с ООО Фирма "ТОРЕРО" в пользу ОАО "РОТ ФРОНТ" 7 309 196 руб. 84 коп. компенсации за незаконное использование товарного знака "Артек" по свидетельству N 150317, а также 42 608 руб. 02 коп. расходов по уплате госпошлины по иску.

Взыскать с ООО Фирма "ТОРЕРО" в пользу ОАО "Йошкар-Олинская кондитерская фабрика" 3 483 387 руб. 74 коп. компенсации за незаконное использование товарного знака "Артековские" по свидетельству N 337365, а также 40 416 руб. 94 коп. расходов по уплате госпошлины по иску.

В удовлетворении остальной части иска - отказать.

Не согласившись с решением от 11 сентября 2013 года, истец 1- ОАО "РОТ ФРОНТ" и ответчик ООО Фирма "ТОРЕРО" обратились с апелляционными жалобами.

Истец в своей жалобе отмечает, что судом необоснованно отказано в удовлетворении исковых требований о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака "Артек" по свидетельству N 150317 при производстве и реализации продукции вафли "Тартек-Тореро", просит отменить решение и принять новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

По мнению заявителя жалобы - Ответчика, решение подлежит отмене в части удовлетворения требований истцов, суд не принял во внимание доводы Ответчика относительно отсутствия вины в его действиях, а также не применил положения законодательства, подлежащие применению, вывод суда об установлении факта использования обозначений истцов и о недоказанности отсутствия вины ответчика не соответствует материалам дела.

Заявитель в апелляционной жалобе ссылается на то, что не знал и не мог знать, что истец является правообладателем товарных знаков, содержащие обозначении "Артек" и "Артековские", претензий от истцов не получал. Заявитель отмечает, что не согласен с размером компенсации, просит изменить решение суда и снизить размер компенсации в соответствии с принципом соразмерности гражданско-правовой ответственности.

Дело рассмотрено в порядке ст. 123, 156 АПК РФ в отсутствии истца 2, извещенного надлежащим образом о месте и времени судебного заседания.

В судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда представители сторон поддержали доводы и требования своих апелляционных жалоб.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционных жалоб истца 1 и ответчика, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, считает, что оснований для отмены решения суда не имеется.

Как следует из материалов дела, ОАО "РОТ ФРОНТ" является правообладателем товарного знака "Артек" в отношении товаров 30 класса МКТУ, в том числе в отношении кондитерских изделий (свидетельство N 150317).

Истец ОАО "ЙКФ" является правообладателем товарного знака "Артековские" в отношении товаров 30 класса МКТУ, в том числе в отношении вафель (свидетельство N 337365).

В жалобе ответчик отмечает, что суд не принял во внимание доводы Ответчика относительно отсутствия вины в его действиях, вывод суда об установлении факта использования обозначений истцов и о недоказанности отсутствия вины ответчика не соответствует материалам дела.

Данные доводы проверены судом апелляционной коллегией и отклоняются на основании следующего.

Как усматривается из материалов дела, товарный знак ОАО "РОТ ФРОНТ" по свидетельству N 150317 является словесным обозначением "АРТЕК", выполненным стандартным шрифтом в кириллице. Товарный знак истца 2 по свидетельству N 337365 является словесным обозначением "АРТЕКОВСКИЕ", выполненным стандартным шрифтом в кириллице.

Реализуемая ответчиком продукция, маркирована обозначениями "Артек", "Артековские" и "Тартек-Тореро".

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением) (пункт 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Согласно пунктам 14.4.2, 14.4.2.2, 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 5 марта 2003 года N 32 (зарегистрированы в Минюсте России 05.03.2003 N 32) (далее - Правила), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, указанных в пункте 14.4.2.2 Правил.

Суд апелляционной инстанции также полагает необходимым отметить, что угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

Судом исследованы спорные словесные обозначения "АРТЕК" на предмет его тождественности и сходства с товарным знаком N 150317 "АРТЕК", права на который принадлежат ОАО "РОТ ФРОНТ"; словесное обозначение "Артековские" на предмет его тождественности и сходства с товарным знаком N 337365 ""Артековские", права на который принадлежат ОАО "ЙКФ".

Суд пришел к выводу о том, что имеет место полное сходство словесных элементов используемых ответчиком, а именно: словесных элементов "Артек" и "Артековские" с товарными знаками истцов N 150317 "АРТЕК" и N 337365 "АРТЕКОВСКИЕ".

Товар, распространяемый ответчиком, является однородным товарам 30 класса МКТУ, для которого действует правовая охрана товарных знаков истцов N 150317 и N 337365. Таким образом, обозначения "Артек" и "Артековские", использованные на товарах, распространяемом ответчиком, является сходным до степени смешения с товарными знаками истцов и может ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товара.

Доводы жалобы ответчика о том, что размер компенсации не доказан и необоснован отклоняются апелляционной коллегией на основании следующего.

В соответствии с действующим гражданским законодательством, правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение (пункт 2 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых размещён товарный знак.

По смыслу подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса правообладатель товарного знака может определить размер компенсации, подлежащей выплате за нарушение исключительных прав, как исходя из стоимости контрафактного товара, которая указана в договоре, так и иным способом, в том числе исходя из стоимости товара, указанной в таможенной декларации, в случае ввоза контрафактного товара на территорию Российской Федерации.

Истцами заявлены требования о взыскании с ООО фирма "ТОРЕРО" пользу ОАО "РОТ ФРОНТ" компенсации в сумме 7 309 196 рублей 84 копеек; в пользу ОАО "ЙКФ" 3 483 387 рублей 74 копеек, с учетом принятых судом в порядке ст. 49 АПК РФ уточнения размера исковых требований.

Согласно статье 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу.

Согласно требованиям статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Судом установлено, что двукратный размер стоимости товаров, на которых незаконно размещены товарные знаки составляет:вафель "Артек" - 7 309 196,84 руб.; вафель "Артековские" - 3 483 387,74 руб..

Размер компенсации судом проверен и признан обоснованным.

Выбранная истцом норма о взыскании с ответчиков компенсации в двукратном размере не предусматривает право суда по своему усмотрению устанавливать размер компенсации исходя из обстоятельств дела.

В нарушение положений статьи 65 АПК РФ ответчик не доказал факт того, что использование им обозначений "Артек" и "Артековские", не повлекло нарушение прав истцов, связанных с использованием товарных знаков N 150317 "АРТЕК" и N 337365 "АРТЕКОВСКИЕ".

Суду апелляционной инстанции ответчиком также не представлено доказательств правомерности введения в гражданский оборот ими товара с использованием обозначений - "Артек" и "Артековские", сходных до степени смешения с товарными знаками истцов.

Поскольку материалами дела подтвержден факт нарушения ответчиком исключительного права правообладателей на использование товарных знаков, суд обоснованно удовлетворен иск в части взыскания с ответчика в пользу ОАО "РОТ ФРОНТ" 7 309 196 руб. 84 коп. компенсации за незаконное использование товарного знака "Артек" по свидетельству N 150317, а также в части взыскания в пользу ОАО "ЙКФ" 3 483 387 руб. 74 коп. компенсации за незаконное использование товарного знака "Артековские" по свидетельству N 337365.

Оснований для переоценки данного вывода суда первой инстанции апелляционная коллегия не усматривает.

Несостоятельна ссылка ответчика на отсутствие у него сведений о том, что соответствующие обозначения зарегистрированы в качестве товарных знаков и отклоняется, ответчик, используя обозначение, должен был проверить, предоставляется ли ему правовая охрана в Российской Федерации.

Довод истца в жалобе о том, что судом необоснованно отказано в удовлетворении исковых требований о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака "Артек" по свидетельству N 150317 при производстве и реализации продукции вафли "Тартек-Тореро отклоняется апелляционной коллегией на основании следующего.

Из материалов дела следует, что ответчик осуществляет производство, предложение к продаже и вводит в гражданский оборот кондитерскую продукцию, маркированных обозначением "Тартек-Тореро" на законных основаниях, поскольку товарный знак (знак обслуживания) - "Тартек-Тореро" зарегистрирован в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за N 482751 от 19.03.2013,с датой приоритета от 24.01.2012 г. за ООО фирма "ТОРЕРО".

Судом установлено, что анализ сходства словесного обозначения "Тартек-Тореро" на предмет его тождественности и сходства с товарным знаком N 150317 "АРТЕК", права на который принадлежат ОАО "РОТ ФРОНТ" показал об отсутствии сходства до степени смешения между противопоставленным товарным знаком и обозначением.

В связи с чем, в иске в данной части судом обоснованно отказано.Доводы апелляционных жалоб не содержат фактов, которые не были бы проверены и не оценены судом первой инстанции при рассмотрении дела, имели бы юридическое значение и влияли на законность и обоснованность судебного решения.

Арбитражный суд города Москвы полно, всесторонне и объективно установил и рассмотрел обстоятельства дела, представленным доказательствам дана надлежащая правовая оценка с позиции их относительности, допустимости и достоверности, правильно применил нормы материального и процессуального права.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы относятся на заявителей.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы 11 сентября 2013 года по делу N А40-27216/13 оставить без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

М.Е. Верстова

Судьи

Д.Н. Садикова А.И. Трубицын