Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 6 декабря 2013 г. N 13АП-11970/13 (ключевые темы: патент - изобретение - полезная модель - промышленный образец - государственный, муниципальный контракт)

Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 6 декабря 2013 г. N 13АП-11970/13

г. Санкт-Петербург

06 декабря 2013 г.

Дело N А56-34424/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 27 ноября 2013 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 06 декабря 2013 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Л.В.Зотеевой

судей О.И. Есиповой, Л.А.Шульги

при ведении протокола судебного заседания: Е.С.Федосеевой, В.А.Ганичевой

при участии:

от истца (заявителя): генеральный директор Вашкевич О.В. - протокол от 22.05.2012

от ответчика (должника): предст. Бикбаева Л.Т. - доверенность от 10.01.2013; предст. Александров С.А. - доверенность от 10.01.2013;

от третьих лиц: Вашкевич О.В. паспорт; остальные третьи лица - не явились (извещены)

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-11970/2013) ЗАО "НПФ "СЕРВЭК" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 10.04.2013 по делу А56-34424/2011 (судья Юрков И.В.), принятое

по иску (заявлению) ОАО "Лаборатория биохимических методов"

к ЗАО "НПФ "СЕРВЭК"

третьи лица: 1) Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), 2) Министерство обороны Российской Федерации, 3) Крюкова О.В., 4) Голубева, Е.В., 5) Голубев Г.А., 6) Вашкевич О.В.

о прекращении незаконного использования интеллектуальной деятельности

установил:

Открытое акционерное общество "Лаборатория биохимических методов" (ОГРН 1077847545973; далее - истец, ОАО "ЛБМ") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к закрытому акционерному обществу "Научно-производственная фирма "СЕРВЭК" (ОГРН 1027810271202; далее - ответчик, ЗАО "НПФ "СЕРВЭК") о понуждении прекратить изготавливать, предлагать к продаже и продавать изделия "ИПЭ-ФОВ", "ИПЭ-иприт", "ИПЭ-азотистый иприт", "ИПЭ-фосген", "ИПЭ-синильная кислота" по документации РЮАЖ.413322 ТУ, взыскании (с учетом увеличения размер исковых требований) 118392 руб. 13 коп. убытков, а также об изъятии и уничтожении за счет ответчика сырья, материалов и оборудования, главным образом используемого для производства изделий "ИПЭ-ФОВ", "ИПЭ-иприт", "ИПЭ-азотистый иприт", "ИПЭ-фосген", "ИПЭ-синильная кислота" по документации РЮАЖ.413322 ТУ.

ЗАО "НПФ "СЕРВЭК" предъявило встречный иск к ОАО "ЛБМ" о признании патента от 20.08.2009 N 2364863 недействительным по мотиву отсутствия указания в нем в качестве патентообладателя и авторов лиц, которые являются таковыми.

В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечены Минобороны России, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Вашкевич О.В., Голубева Е.В., Голубев Г.А. и Крюкова О.В.

Решением суда от 10.04.2013 в части требования об изъятии и уничтожении за счет ответчика сырья, материалов и оборудования производство по настоящему делу прекращено в связи с отказом истца от иска в указанной части, в остальной части исковые требования ОАО "ЛБМ" удовлетворены в полном объеме. Во встречном иске отказано.

Не согласившись с решением суда, ответчик обратился с апелляционной жалобой, в которой привел следующие доводы:

- судом нарушены нормы материального и процессуального права, так как решение о применении пункта 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) вынесено при отсутствии продукта, в котором использовано изобретение; неправильно применена статья 15 ГК РФ, не доказан размер убытков, так как в указанный период времени истец не мог получать доходы от поставки ИПЭ, поскольку был включен в список недобросовестных поставщиков;

- экспертное заключение от 12.03.2013 содержит ложные сведения о конструкции описываемых чертежей;

- судом не учтено, что в соответствии с договором N 158 от 08.02.2011, заключенным с ФГУП СПО "Аналитприбор", ответчиком осуществлена поставка опытных образцов с соответствующей литерой "О", что является исключением из правовой охраны в соответствии с положениями пп.2 ст. 1359 ГК РФ;

- представленная ответчиком по запросу суда документация в отношении изделий, запатентованных им по патенту N 2470292, доказательством поставки в 2011 году продукции, изготовленной по патенту истца являться не может, поскольку факт изготовления, предложения к продаже и продажи идентичных изделий не подтверждает, а лишь свидетельствует о наличии у ЗАО НПФ "Сервэк" соответствующих разработок в отношении собственного изделия;

- выводы суда в отношении двух конкурирующих патентов фактически исключают возможность использования ответчиком собственного патента, который не признан недействительным решением Роспатента или судом, а следовательно, решение принято без учета позиции ВАС РФ, изложенной в пункте 9 Информационного письма Президиума от 13.12.2007 N 122, согласно которой "если имеется несколько охранных документов с одинаковыми или эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, вопрос о признании какого-либо из этих патентов недействительными отнесен к компетенции Палаты по патентным спорам. Даже при наличии двух патентов с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета";

- при рассмотрении встречного иска судом не были исследованы обстоятельства возникновения прав и правопреемства ОАО "Лаборатория биохимических методов" в отношении прав на изобретение ООО "Лаборатория биохимических методов", неправильно применены нормы статей 431 и 1373 ГК РФ. Действия Министерства обороны, предпринятые с целью получения исключительных прав на изобретение после регистрации патента (направление договора об отчуждении прав), свидетельствуют лишь о желании урегулировать во внесудебном порядке последствия нарушений, допущенных истцом при регистрации патента. Утверждение о том, что избранный Министерством обороны способ защиты своих прав "несовместим" с правовыми нормами о принадлежности прав на изобретение в силу закона, не может отменять действие норм Гражданского кодекса Российской Федерации и права на судебную защиту.

Производство по настоящему делу приостанавливалось в связи с назначением экспертизы по ходатайству ответчика на предмет определения эквивалентности признаков, приведенных в независимом пункте формулы патентов на изобретение истца (от 20.08.2009 N 2364863 с датой приоритета - 27.03.2008) и ответчика (от 20.12.2012 N 2470292 с датой приоритета - 08.12.2010).

После получения 15.10.2013 экспертного заключения патентного поверенного Хорошкеева В.А. определением от 18.10.2013 производство по делу возобновлено.

В судебном заседании представители ответчика поддержали доводы жалобы.

Истец и третье лицо - Вашкевич О.В. возражали против доводов апелляционной жалобы по основаниям, изложенным в письменном отзыве (том 5, л.д. 60-61).

Иные лица, участвующие в деле, извещены надлежащим образом, в судебное заседание своих представителей не направили. От Роспатента поступило ходатайство о рассмотрении апелляционной жалобы без участия его представителей.

Законность и обоснованность обжалуемого судебно акта проверены в апелляционном порядке.

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, ОАО "ЛБМ" обладает исключительным правом на изобретение "Индикаторный плоский элемент для контроля вредных веществ, набор, содержащий индикаторный плоский элемент, комплект и способ для экспресс-анализа воздуха" на основании патента от 20.08.2009 N 2364863, выданного Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент)

В свою очередь, ЗАО "НПФ "СЕРВЭК" в соответствии с технической документацией РЮАЖ.413322 ТУ изготовило и на основании договора поставки от 08.02.2011 N 158 передало в собственность ФГУП "СПО "Аналитприбор" изделия "ИПЭ-ФОВ", "ИПЭ-иприт", "ИПЭ-азотистый иприт", "ИПЭ-фосген", "ИПЭ-синильная кислота" на общую сумму 134 849 руб. 23 коп.

Полагая, что изготовлением и поставкой перечисленных изделий нарушены исключительные права ОАО "ЛБМ" на принадлежащее истцу изобретение, правообладатель обратился в суд с настоящим иском, ссылаясь на нарушение ответчиком положений статей 1252 и 1358 ГК РФ.

В свою очередь ЗАО "НПФ "СЕРВЭК" обратилось со встречным иском (том 2, л.д. 11-14) о признании патента истца N 2364863 недействительным, полагая, что в данном патенте в качестве патентообладателя должна быть указана Российская Федерация, так как патент содержит признаки изобретения, идентичные техническим решениям плоских индикаторных элементов, созданных по заказу Минобороны РФ в рамках государственных контрактов на выполнение ОКР "Первомаец-1" в составной части ОКР "Водник-ЛБМ"; истец в нарушение статьи 1373 ГК РФ получил патент на изобретение без согласования с государственным заказчиком и не уведомил в установленном порядке Минобороны России о получении результата интеллектуальной деятельности, способного к правовой охране в качестве изобретения. Ответчик также полагает, что в нарушение пункта 1 статьи 1398 ГК РФ в патенте истца не указаны соавторы изобретения, так как генеральный директор Вашкевич О.В. не являлась единоличным автором изобретения, созданного коллективом сотрудников компании - Крюковой О.В., Голубевой Е.В., Голубевым Г.А. То есть позиция ответчика (истца по встречному иску) сводится к тому, что в патенте РФ N 2364863 на изобретение в качестве авторов и правообладателя патента не указаны лица, являющиеся таковыми.

По мнению апелляционной коллегии, суд первой инстанции, оценив доводы лиц, участвующих в деле, и представленные доказательства, обоснованно отказал в удовлетворении встречного искового заявления.

Как следует из материалов дела, Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) выдан патент на изобретение N 2364863 "Индикаторный плоский элемент для контроля вредных веществ, набор, содержащий индикаторный плоский элемент, комплект и способ для экспресс-анализа воздуха" (том 1, л.д. 51). В качестве патентообладателя указано ОАО "Лаборатория биохимических методов", в качестве автора - Вашкевич Ольга Васильевна.

В силу подпункта 4 пункта 1 и пункту 2 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично в случае выдачи патента без указания в нем в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с цитируемым Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1373 ГК РФ право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, принадлежат организации, выполняющей государственный или муниципальный контракт (исполнителю), если государственным или муниципальным контрактом не предусмотрено, что это право принадлежит Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, от имени которых выступает государственный или муниципальный заказчик, либо совместно исполнителю и Российской Федерации, исполнителю и субъекту Российской Федерации или исполнителю и муниципальному образованию.

Как следует из материалов дела и не опровергнуто истцом, спорное изобретение создано в процессе выполнения опытно-конструкторской работы (шифр "Первомаец") в рамках договора от 04.10.1999 N 0999.

Согласно позиции Минобороны России, приведенной в письменных пояснениях при рассмотрении дела в суде первой инстанции (том 1, л.д. 134-136), помимо вышеуказанного договора патентоспособный объект получен в результате выполнения составной части опытно-конструкторской работы (шифр "Водник-РХМ") по государственному контракту от 28.05.2003 N П/3-01, заключенному на основании государственного оборонного заказа N 35-02, между ОАО "Завод Тула", выступающего от имени Российской Федерации в лице Минобороны России, и ОАО "Лаборатория биохимических методов".

Суд первой инстанции, проанализировав содержания договора от 04.10.1999 N 0999 на выполнение опытно-конструкторской работы специального назначения (том 2, л.д. 82-84) и государственного контракта от 28.05.2003 N П/3-01 на выполнение составной части опытно-конструкторской работы "Водник-РХМ" (том 1, л.д. 156-168), пришел к обоснованному выводу о том, что ни тот, ни другой договор не могут послужить доказательством возникновения права Российской Федерации на спорное изобретение.

Из содержания договора от 04.10.1999 N 0999 не следует, что право на опытно-конструкторскую разработку нового изделия и на получение патента на изобретение принадлежит Российской Федерации, либо такое право принадлежит совместно исполнителю и Российской Федерации, а следовательно, применяется общее правило, предусмотренное пунктом 1 статьи 1373 ГК РФ по урегулированию между заказчиком и исполнителем распределения прав на способные к правовой охране результаты интеллектуальной деятельности.

В контракте от 28.05.2003 N П/3-01, на что обоснованно указал суд первой инстанции, содержатся взаимоисключающие условия относительно прав на результаты интеллектуальной деятельности. Согласно пункту 6.3 контракта права на объекты интеллектуальной собственности, созданные при выполнении работы, принадлежат совместно исполнителю и Российской Федерации в равных долях. Вместе с тем, в абзаце четвертом пункта 3.3.8 контракта стороны определили, что в случае создания Исполнителем в ходе выполнения ОКР новых технических решений, вопрос о распределении прав на объект интеллектуальной собственности решается дополнительным соглашением к договору. При этом Исполнитель после получения патентов обязан предоставить Заказчику право на использование объектов интеллектуальной собственности на условиях безвозмездной неисключительной лицензии.

Согласно статье 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом. Если правила, содержащиеся в части первой настоящей статьи, не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи делового оборота, последующее поведение сторон.

Как следует из материалов дела, Минобороны России направило в адрес ОАО "ЛБМ" проекты договоров об отчуждении исключительного права на изобретение в пользу Российской Федерации (письма от 22.05.2009 N 249/5/2911, от 29.06.2009 N 249/5/3969). Однако учитывая, что отчуждение исключительного права на изобретение в пользу Российской Федерации не соответствовало вышеприведенным положениям договора от 04.10.1999 N 0999 и государственного контракта 28.05.2003 N П/3-01, ОАО "ЛБМ" оферту не акцептовало (письмо от 13.07.2009 N 155).

Апелляционный суд также учитывает положения, закрепленные в пункте 2 статьи 1373 ГК РФ, согласно которым при наличии прав на изобретение у Российской Федерации государственный или муниципальный заказчик может подать заявку на выдачу патента в течение шести месяцев со дня его письменного уведомления исполнителем о получении результата интеллектуальной деятельности, способного к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели или промышленного образца. Если в течение указанного срока государственный или муниципальный заказчик не подаст заявку, право на получение патента принадлежит исполнителю.

В рассматриваемом случае, как следует из материалов дела и не опровергнуто участвующими в деле лицами, государственный заказчик самостоятельно заявку в установленный законом срок на получение патента не подал, а также не обратился к Исполнителю с требованием о предоставлении ему в соответствии с условиями пункта 3.3.8 контракта от 28.05.2003 N П/3-01 права на использование объектов интеллектуальной собственности на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии. Минобороны России не инициировало также судебные иски по защите своего права на спорное изобретение.

Как поясняли при рассмотрении дела в апелляционной инстанции представители ЗАО "НПФ "СЕРВЭК", Минобороны РФ в данном случае претендовало на получение исключительного права на спорное изобретение, в то время как использование объектов интеллектуальной собственности на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии не принесло бы Заказчику планируемую прибыль.

В свете вышеизложенного признавать Российскую Федерацию правообладателем изобретения и спорного патента не имеется. Доводы апелляционной жалобы о том, что судом не были исследованы обстоятельства возникновения прав и правопреемства ОАО "Лаборатория биохимических методов" в отношении прав на изобретение ООО "Лаборатория биохимических методов", не могут быть признаны состоятельными, так как объем переданных прав от ООО "Лаборатория биохимических методов" к ОАО "Лаборатория биохимических методов" не имеет правового значения для рассмотрения настоящего спора. Кроме того, из материалов дела следует, что руководителем обеих организаций являлась Вашкевич О.В., указанная в патенте N 2364863 в качестве автора изобретения.

Суд первой инстанции также правомерно, основываясь на положениях статей 1347, 1348 ГК РФ, указал на отсутствие в деле надлежащих и достаточных доказательств причастности Голубева Е.В., Голубевой Г.А. и Крюковой О.В. к созданию результата интеллектуальной деятельности с учетом их специализации, профессиональной квалификации, знаний и опыта в соответствующей области, позволившими признать их соавторами изобретения. Только лишь наличие трудовых правоотношений между указанными гражданами и ОАО "ЛБМ" недостаточно для опровержения презумпции авторства Вашкевич О.В.

В судебных заседаниях апелляционной инстанции таких доказательств также представлено не было, более того, никто из вышеперечисленных лиц, являясь участниками данного процесса, ни разу в судебное заседание не явился и не дал каких-либо пояснений относительно своего участия в запатентованном изобретении.

Не установив оснований для удовлетворения встречного иска, суд первой инстанции признал обоснованными и подлежащими удовлетворению исковые требования ОАО "ЛБМ".

Апелляционная коллегия, исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, также не усматривает оснований для отмены решения суда в части удовлетворения требований ОАО "ЛБМ" ввиду следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1345 ГК РФ интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются патентными правами.

В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере (пункты 1 и 4 статьи 1350 ГК РФ).

В соответствии со статьей 1353 ГК РФ исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующих изобретения, полезной модели или промышленного образца, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Согласно статьей 1354 (пункты 1 и 2) ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (пункт 2 статьи 1375 и пункт 2 статьи 1376).

В силу пункта 3 статьи 1358 ГК РФ изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи. Если при использовании изобретения или полезной модели используются также все признаки, приведенные в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения или другой полезной модели, а при использовании промышленного образца - все признаки, приведенные в перечне существенных признаков другого промышленного образца, другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб

Согласно статье 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере (пункт 1). Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы (пункт 2).

Как следует из материалов дела и не опровергнуто ответчиком, ЗАО "НПФ "СЕРВЭК" на основании технической документацией РЮАЖ.413322 ТУ изготавливало изделия "ИПЭ-ФОВ", "ИПЭ-иприт", "ИПЭ-азотистый иприт", "ИПЭ-фосген", "ИПЭ-синильная кислота".

Судом первой инстанции для разъяснения вопросов, требующих специальных познаний, была назначена экспертиза с целью определения возможности использования в документации РЮАЖ.413322 (ТУ, РЭ, чертежи) технического решения, охраняемого патентом РФ N 2364863 на изобретение "Индикаторный плоский элемент для контроля вредных веществ, набор, содержащий индикаторный плоский элемент, комплект и способ экспресс-анализа воздуха" (том 3, л.д. 25, стр. 2 определения от 17.01.2013).

Согласно выводам, содержащимся в экспертном заключении Ленинградской торгово-промышленной палаты (ЛТПП) от 12.02.2013 N 154-06-00452-13 (том 3, л.д. 31-80), техническое решение, охраняемое патентом РФ N 2364863 на изобретение "Индикаторный плоский элемент для контроля вредных веществ, набор, содержащий индикаторный плоский элемент, комплект и способ экспресс-анализа воздуха", используется в предъявленной на экспертизу документации РЮАЖ.413322 (ТУ, РЭ, чертежи).

Экспертом установлено, что изобретение относится к портативным средствам, используемым для экспресс-анализа воздуха на наличие вредных веществ, а также к набору и комплекту, содержащим индикаторный плоский элемент (ИПЭ), а также к способу экспресс-анализа воздуха с использованием указанного ИПЭ.

В пункте 3.2.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель (приложение к Приказу Роспатента от 06.06.2003 N 82), пункте 10.7.4.3 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, утвержденного приказом Минобразования и науки РФ от 29.10.2008 N 327, перечислены сведения, необходимые для раскрытия сущности изобретения. Сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретение технического результата.

Проанализировав описание изобретения по патенту N 2364863, содержащегося в полезной формуле патента, и сопоставив его с представленной на экспертизу документацией РЮАЖ.413322 (образцы изделий ответчик ни суду, ни эксперту не представил), эксперт пришел к выводу, что идентификационные признаки каждого изделия (ИПЭ) и способа экспресс-анализа воздуха на содержание вредных веществ, технические решения которых описаны в документации РЮАЖ.413322, являются идентичными соответствующим признакам изобретения (использован каждый признак изобретения), приведенным в независимом пункте содержащейся в патенте N 2364863 формулы изобретения. Выводы эксперта по каждому признаку изобретения подробно изложены в сравнительной таблице 1 экспертного заключения (том 3, л.д. 46-77).

Согласно приведенной таблице и выводов эксперта, каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте формулы патента N 2364863, использован в технической документации ответчика, а следовательно, есть основания полагать, что и в изделиях ответчика, изготовленных по этой документации, использованы все признаки изобретения истца.

Доводы подателя жалобы о том, что экспертное заключение содержит ложные выводы относительно конструкции описываемой в чертежах, в целом не опровергают выводов эксперта об идентичности признаков изобретения, содержащихся в независимом пункте формулы патента N 2364863, и технической документации документацией РЮАЖ.413322.

Ответчик утверждает, что выводы об идентичности признаков невозможно было сделать без исследования самих образов (изделий). Однако, несмотря неоднократные предложения суда первой инстанции, ЗАО "НПФ "СЕРВЭК" с целью опровержения факта использования изобретения в спорных изделиях не представило образцы введенной в оборот продукции.

Кроме того, изготовление индикаторных плоских элементов (ИПЭ) по технической документации РЮАЖ.413322, содержащих идентичные признаки изобретения, приведенные в патенте N 2364863, косвенно подтверждается следующими обстоятельствами.

Предметом государственного контракта N П/З-01 от 28.05.2003 явилась "разработка индикаторного средства контроля аэрозолей V-газов, плоских индикаторных средств для обнаружения хлорацетофенона, адамсита, гептида, окиси углерода, азотистого иприта, окислов азота, самина и технических условий на препарат растительного происхождения для аналитических целей", шифр "Водник-ЛМБ".

В соответствии с пунктами 3.3.1 и 3.3.2 контракта вся разработанная научно-техническая, конструкторская и иная документация, а также изготовленные макеты, стенды, экспериментальные (опытные) образцы подлежали передаче Заказчику.

Еще ранее, индикаторные плоские элементы ИПЭ разработаны ООО "ЛМБ" в рамках ОКР "Первомаец" по заказу войсковой части 52688 (договор N 0999 от 04.10.1999) и приняты на снабжение Вооруженных Сил Российской Федерации на основании приказа Минобороны РФ от 28.10.2003 N 375 (том 1, л.д. 57-63), что следует также из письма ОАО "ЛБМ" от 14.04.2008 N 90 (том 1, л.д. 126), письма Минобороны России от 28.12.2011 N 235/3/7/5329 (том 2, л.д. 43-44), актов сдачи-приемки продукции (том 2, л.д. 105-108).

Из имеющихся в материалах дела документов, в том числе письма начальника Управления перспективных межведомственных исследований и специальных проектов Минобороны РФ от 07.08.2009 N 249/5/4672, следует, что Министерство обороны России располагало всей конструкторской документацией, разработанной по заказам Министерства.

Из письма Минобороны России от 28.12.2011 N 235/3/7/5329 (том 2, л.д. 43-44) также следует, что разрешение ЗАО "НПФ "СЕРВЭК" на поставку ИПЭ в ФГУП "СПО "Аналитприбор" было дано Минобороны России в лице начальника Управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов на основании соответствующего обращения ФСБ России.

Все вышеперечисленные обстоятельства косвенно свидетельствуют о том, что вместе с разрешением на поставку Минобороны РФ передало ЗАО "НПФ "СЕРВЭК" и техническую документацию на индикаторные плоские элементы, что позволило ответчику разработать техническую документацию РЮАЖ.413322 на "ИПЭ-ФОВ", "ИПЭ-иприт", "ИПЭ-азотистый иприт", "ИПЭ-фосген", "ИПЭ-синильная кислота", содержащую идентичные признаки изобретения, приведенные в патенте N 2364863.

Суд также обоснованно отклонил доводы ответчика о том, что им были произведены и поставлены только опытные образцы в научных целях, что в силу пункта 2 статьи 1359 ГК РФ не является нарушением исключительного права на изобретение. В материалы дела представлены доказательства, опровергающие данные доводы, а именно: договор поставки N 158 от 08.02.2011 между ЗАО "НПФ "СЕРВЭК" и ВГУП СПО "Аналитприбор" на поставку ИПЭ-ФОВ, ИПЭ-иприт, ИПЭ-азотистый иприт, ИПЭ-фосген, дифосген, "ИПЭ-синильная кислота; протокол согласования цены к договору; письмо ВГУП СПО "Аналитприбор", в котором предприятие на запрос суда сообщило количество и стоимость поставленного товара, а также указало на невозможность представления образцов продукции для проведения экспертизы в связи с ее отправкой в подразделения, в ведомственном подчинении которых находится ВГУП СПО "Аналитприбор" (том 2, л.д. 3-9).

Размер упущенной выгоды (118 392 руб. 13 коп. убытков) определен ОАО "ЛБМ" как стоимость введенных ЗАО "НПФ "СЕРВЭК" в оборот изделий (с учетом информации и документов, представленных ВГУП СПО "Аналитприбор") за вычетом себестоимости их производства по данным ОАО "ЛБМ". Указанный расчет (том 3, л.д. 8), как обоснованно отметил суд первой инстанции, не противоречит положениям пункта 2 статьи 15 ГК РФ.

Наличие в реестре недобросовестных поставщиков сведений о ОАО "ЛБМ" не свидетельствует о невозможности реализации истцом изделий собственного изобретения иным лицам, в том числе ставшим победителями на торгах и заключивших государственный контракт на поставку спорных изделий.

С учетом вышеизложенного, апелляционная коллегия полагает, что судом первой инстанции сделан правильный вывод, согласующийся с вышеприведенными положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, что отсутствие согласия ОАО "ЛБМ" на использование изобретения по патенту N 2364863 свидетельствует о нарушении исключительного права истца на результат интеллектуальной деятельности, влекущем за собой применение к нарушителю предусмотренных законом мер принудительного воздействия, включая запрет на использование изобретения и взыскание убытков.

С целью оценки доводов ответчика о том, что решение суда о запрете изготавливать, предлагать к продаже и продавать изделия по документации РЮАЖ.413322 ТУ повлекло для него невозможность использования собственного патента N 2470292, который не признан недействительным решением Роспатента или судом, следовательно, решение суда в этой части принято без учета позиции ВАС РФ, изложенной в пункте 9 Информационного письма Президиума от 13.12.2007 N 122, апелляционным судом определением от 28.08.2013 назначена дополнительная экспертиза на предмет определения идентичности или эквивалентности признаков независимого п.9 формулы изобретения по патенту N 2470292 от 20.12.2012 с датой приоритета - 08.12.2010, принадлежащего ЗАО "НПФ "СЕРВЭК", признакам независимого п.1 формулы изобретения по патенту N 2364863 от 20.08.2009 с датой приоритета - 27.03.2008, принадлежащего ОАО "ЛБМ", а также наличия в продукции, изготовленной по документации РЮАЖ.413322, совокупности признаков п.9 формулы изобретения по патенту N 2470292, либо эквивалентных им.

Проведение экспертизы по предложению ответчика поручено патентному поверенному В.А. Хорошкееву (Патентное бюро "РЕШЕРШ").

В экспертном заключении от 03.10.2013 (том 5, л.д.122-127) по первому вопросу эксперт сделал вывод, что из всех выделенных и представленных в таблице (на странице 3-5 экспертного заключения) сопоставимых устройств идентичными (с учетом терминов-синонимов) являются только названия изобретений. Остальные признаки независимого п.9 формулы изобретения по патенту N 2470292, так как они изложены в этом пункте, идентичными или эквивалентными признакам независимого п.1 формулы изобретения по патенту N 2364863 не являются.

По второму вопросу эксперт пришел к выводу о том, что продукция, изготовленная в соответствии с представленной на экспертизу документацией РЮАЖ.413322 ТУ, содержать всю совокупность признаков, изложенную в п.9 формулы изобретения по патенту N 2470298, не может.

Экспертное заключение было направлено судом всем лицам, участвующим в деле вместе с определением от 18.10.2013 о возобновлении производства по делу.

В судебном заседании представители ответчика заявили о своем несогласии с выводами эксперта, однако письменных мотивированных возражений не представили.

По мнению апелляционного суда, выводы, содержащиеся в экспертном заключении, опровергают доводы подателя жалобы о том, что обжалуемое решение суда в части запрета изготавливать, предлагать к продаже и продавать изделия по документации РЮАЖ.413322 ТУ влечет для него невозможность использования собственного патента N 2470292. Оснований не доверять выводам эксперта при отсутствии мотивированных письменных возражений со стороны ответчика у суда не имеется.

С учетом вышеизложенного, суд апелляционной инстанции не усматривает правовых и фактических оснований для отмены решения суда первой инстанции.

В соответствии со статьями 101, 106 и 110 АПК РФ судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 2000 руб., а также судебные издержки на проведение экспертизы в размере 50000 руб. подлежат отнесению на подателя жалобы.

Так как ответчиком внесены на депозитный счет суда денежные средства на оплату экспертизы в сумме 50000 руб. платежным поручением от 02.09.2013 N 324, указанные денежные средства подлежат перечислению с депозитного счета суда Тринадцатого арбитражного апелляционного суда обществу с ограниченной ответственностью "Патентное бюро "РЕШЕРШ" (ИНН 7730116561; КПП 773001001; место нахождения: 121087, г.Москва, Береговой пр., д.5; расчетный счет N 40702810000000070701 в АКБ "РОСЕВРОБАНК" ОАО, г.Москва, корр.счет 30101810800000000777, БИК 044585777) в порядке оплаты экспертных услуг.

На основании изложенного и руководствуясь статьей 109, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 10 апреля 2013 года по делу N А56-34424/2011 оставить без изменения, апелляционную жалобу закрытого акционерного общества "Научно-производственная фирма "СЕРВЭК" - без удовлетворения.

Расходы на проведение экспертизы в сумме 50000 рублей возложить на закрытое акционерное общество "Научно-производственная фирма "СЕРВЭК".

Перечислить обществу с ограниченной ответственностью "Патентное бюро "РЕШЕРШ" (ИНН 7730116561; КПП 773001001; место нахождения: 121087, г.Москва, Береговой пр., д.5; расчетный счет N 40702810000000070701 в АКБ "РОСЕВРОБАНК" ОАО, г.Москва, корр.счет 30101810800000000777, БИК 044585777) с депозитного счета Тринадцатого арбитражного апелляционного суда 50000 рублей в порядке оплаты экспертных услуг.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Л.В. Зотеева

Судьи

О.И. Есипова Л.А. Шульга