Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 декабря 2013 г. N 19АП-2174/11

г. Воронеж

13 декабря 2013 г.

Дело N А36-4347/2010

Резолютивная часть постановления объявлена 11 декабря 2013 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 13 декабря 2013 года.

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Андреещевой Н.Л.,

судей Владимировой Г.В.,

Колянчиковой Л.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Лямзиной К.А.,

при участии:

от ОАО "РОТ ФРОНТ": Евдокимова И.А., представителя по доверенности N 77 АБ 1509649 от 21.11.2013; Красавина И.В., представителя по доверенности N003-81 от 18.04.2013; Попова С.А., представителя по доверенности б/н от 03.07.2013,

от ОАО Липецкая кондитерская фабрика "Рошен": Салаевой О.С., представителя по доверенности б/н от 29.07.2013; Ужакина Ю.А., представителя по доверенности б/н от 25.03.2013;

от публичного акционерного общества "Киевская кондитерская фабрика "Рошен": представитель не явился, извещено надлежащим образом,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы открытого акционерного общества Липецкая кондитерская фабрика "Рошен" и публичного акционерного общества "Киевская кондитерская фабрика "Рошен", обратившегося в порядке статьи 42 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, на решение Арбитражного суда Липецкой области от 22.08.2012 по делу N А36-4347/2010 (судья Уколов С.М.) по исковому заявлению открытого акционерного общества "РОТ ФРОНТ" (ОГРН 1027700042985, ИНН 7705033216) к открытому акционерному обществу Липецкая кондитерская фабрика "Рошен" (ОГРН 1104823000776) о пресечении исключительных прав на товарный знак "Ласточка" (свидетельство N124607) путем запрета открытому акционерному обществу Липецкая кондитерская фабрика "Рошен" использовать обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с вышеуказанным товарным знаком, взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 211 988 384 руб.,

УСТАНОВИЛ:

открытое акционерное общество "РОТ ФРОНТ" (далее - ОАО "РОТ ФРОНТ", истец) обратилось в Арбитражный суд Липецкой области с иском (с учетом уточнения) к открытому акционерному обществу Липецкая кондитерская фабрика "Рошен" (далее - ОАО ЛКФ "Рошен", ответчик) о пресечении нарушения исключительных прав ОАО "РОТ ФРОНТ" на товарный знак "ЛАСТОЧКА" (свидетельство N 124607) путем запрета ОАО ЛКФ "Рошен" использовать обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с вышеуказанным товарным знаком; взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 33 113 324 руб. 64 коп.

Решением Арбитражного суда Липецкой области от 18.03.2011, оставленным без изменения постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.06.2011, исковые требования были удовлетворены в полном объеме.

Постановлением Федерального арбитражного суда Центрального округа от 30.09.2011 принятые по делу судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В ходе повторного рассмотрения настоящего спора определением суда первой инстанции от 03.07.2012 было удовлетворено ходатайство истца об отказе от требования о пресечении нарушения исключительных прав ОАО "РОТ ФРОНТ" на товарный знак "ЛАСТОЧКА" (свидетельство N 124607) путем запрета ОАО ЛКФ "Рошен" использовать обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с вышеуказанным товарным знаком, производство по указанному требованию прекращено.

В процессе судебного разбирательства истцом было уточнено требование о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака, согласно которому он просил взыскать с ответчика компенсацию в размере 211 988 384 руб. за весь период выпуска ответчиком конфет "Ласточка-певунья". Настоящее уточнение было принято арбитражным судом области в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Решением Арбитражного суда Липецкой области от 22.08.2012 исковые требования ОАО "РОТ ФРОНТ" удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с указанным судебным актом, ОАО ЛКФ "Рошен" обратилось в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение Арбитражного суда Липецкой области от 22.08.2012 отменить и принять по делу новый судебный акт.

В обоснование доводов апелляционной жалобы ответчик ОАО ЛКФ "Рошен" ссылается на необоснованность вывода суда первой инстанции о наличии сходства до степени смешения между товарным знаком "ЛАСТОЧКА", принадлежащим истцу, и используемым ответчиком этикетом конфеты "Ласточка-певунья". Кроме того, заявитель апелляционной жалобы указывает на то, что суд первой инстанции не произвел сопоставление обозначений в целом, не оценил влияние изобразительных элементов этикета ответчика на формирование общего впечатления, что, по его мнению, свидетельствует о неполноте выяснения обстоятельств, имеющих существенное значение. Также ОАО ЛКФ "Рошен" полагает заявленную истцом сумму компенсации завышенной и не соответствующей причиненному истцу ОАО "РОТ ФРОНТ" возможному ущербу.

Также, публичное акционерное общество "Киевская кондитерская фабрика "Рошен" (далее - ПАО "Киевская кондитерская фабрика "Рошен"), не согласившись с указанным судебным актом, обратилось в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в порядке статьи 42 АПК РФ с апелляционной жалобой, в которой просит решение Арбитражного суда Липецкой области от 22.08.2012 отменить.

В качестве основания для отмены обжалуемого судебного акта ПАО "Киевская кондитерская фабрика "Рошен" ссылается на то, что принятым по настоящему делу решением арбитражного суда области затрагиваются его права как лица, обладающего международным товарным знаком N 1106228 "Ласточка-певунья". По мнению ПАО "Киевская кондитерская фабрика "Рошен", вывод арбитражного суда области о наличии сходства до степени смешения упомянутых обозначений ущемляет его права на использование и правовую охрану товарного знака N 1106228 "Ласточка-певунья".

Судебное разбирательство откладывалось с целью обоснования сторонами своих позиций в споре.

Определением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.04.2013 производство по настоящему делу было приостановлено до принятия Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации судебного акта по делу N ВАС-2050/13.

После возобновления производства по данному делу рассмотрение апелляционных жалоб откладывалось с целью обоснования сторонами своих позиций в споре с учетом принятого Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации постановления по делу N ВАС-2050/13 от 18.06.2013, а также по ходатайству ПАО "Киевская кондитерская фабрика "Рошен" с целью ознакомления с материалами дела.

В настоящем судебном заседании суда апелляционной инстанции представители ОАО ЛКФ "Рошен" поддержали доводы своей апелляционной жалобы, а также полагали подлежащей удовлетворению апелляционную жалобу ПАО "Киевская кондитерская фабрика "Рошен".

Представители ОАО "РОТ ФРОНТ" с доводами апелляционных жалоб не согласились по основаниям, указанным в возражениях, считая обжалуемое решение законным и обоснованным, просили оставить его без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

ПАО "Киевская кондитерская фабрика "Рошен" явку представителя в настоящее судебное заседание суда апелляционной инстанции не обеспечило, отзыв на апелляционную жалобу ОАО ЛКФ "Рошен" не представило.

Ввиду наличия у суда апелляционной инстанции доказательств надлежащего извещения ПАО "Киевская кондитерская фабрика "Рошен" о времени и месте судебного разбирательства апелляционные жалобы рассматривались в отсутствие его представителя в порядке статей 156, 266 АПК РФ.

Согласно части 1 статьи 268 АПК РФ при рассмотрении дела в порядке апелляционного производства арбитражный суд по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам повторно рассматривает дело.

Изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционных жалоб и возражений на них, заслушав объяснения сторон, исследовав и оценив представленные доказательства, арбитражный апелляционный суд считает, что производство по апелляционной жалобе ПАО "Киевская кондитерская фабрика "Рошен" следует прекратить, апелляционную жалобу ОАО ЛКФ "Рошен" - оставить без удовлетворения, а решение Арбитражного суда Липецкой области от 22.08.2012 - без изменения по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела, ОАО "РОТ ФРОНТ" и ОАО ЛКФ "Рошен" являются юридическими лицами, основным видом экономической деятельности которых выступает производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий (код по ОКВЭД 15.84).

В соответствии со свидетельством N 124607 с датой приоритета 30.08.1993 истец является правообладателем словесного товарного знака "ЛАСТОЧКА"; правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), в том числе кондитерских изделий. Срок действия регистрации товарного знака продлен до 30 августа 2013 года.

В ходе рассмотрения дела установлено, что в марте 2010 года ответчик начал выпуск конфет "Ласточка-певунья" в этикетке, образец которой представлен в материалы дела.

Согласно справкам ответчика всего с марта по декабрь 2010 года им выработано 1 730 800 кг указанных конфет. Реализация конфет с данным наименованием и этикеткой осуществлялась на территории разных субъектов РФ, что подтверждается копиями товарных и кассовых чеков и материалами социологических опросов.

Из справок о приходе этикетки за 2010 год следует, что ответчик самостоятельно заказывал этикетки к конфетам "Ласточка-певунья".

Ссылаясь на незаконное использование ответчиком ОАО ЛКФ "Рошен" товарного знака "ЛАСТОЧКА", принадлежащего ОАО "РОТ ФРОНТ", при реализации производимых им конфет с этикетом "Ласточка-певунья", сходного до степени смешения с указанным товарным знаком, истец ОАО "РОТ ФРОНТ" обратился в Арбитражный суд Липецкой с настоящим иском (с учетом уточнения).

Принимая решение по делу, суд первой инстанции пришел к выводу об удовлетворении исковых требований ОАО "РОТ ФРОНТ".

Судебная коллегия апелляционной инстанции считает данный вывод суда законным и обоснованным, соответствующим фактическим обстоятельствам дела и нормам действующего законодательства.

В соответствии со статьей 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Как следует из положений статьи 1482 ГК РФ, в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Согласно статье 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу пункта 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В обоснование заявленных требований истец сослался на то, что его товарный знак и используемое ответчиком словесное обозначение "Ласточка-певунья" в составе упаковок кондитерских изделий - этикета конфет являются сходными до степени смешения. В подтверждение данных доводов истцом представлены письменные пояснения, заключение по вопросам сходства товарного знака N 124607 "ЛАСТОЧКА" с этикетом конфет "Ласточка-певунья" ООО "Юридическая фирма "Городисский и партнеры", материалы социологического опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Кроме того, истец сослался на заключение судебной экспертизы, проведенной на основании определения суда первой инстанции от 18.11.2011.

В дополнение к заключению ООО "Юридическая фирма "Городисский и партнеры" с учетом доводов постановления Федерального арбитражного суда Центрального округа от 30.09.2011 истцом представлен подлинный договор на оказание услуги по подготовке правового заключения N 08-2995/ТМ от 19.11.2010 с приложением N1 в виде образца этикета конфет "Ласточка-певунья" и письменные пояснения "Исполнителя" по обстоятельствам выполнения этого поручения.

Из данных пояснений следует, что "Исполнитель" производил сравнение между товарным знаком "ЛАСТОЧКА" по свидетельству N 124607 и этикеткой конфет "Ласточка-певунья", изготовителем которых являлось ОАО ЛКФ "Рошен". Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация "Рошен" в заключение указано ошибочно, исходя из того, что на этикетке имеется указание на Кондитерскую корпорацию "ROSHEN".

Кроме того, истец ссылался на официальную позицию ФГУ ФИПС, выраженную в Решении об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) от 16.02.2011 по заявке N 2010712285, поданной Дочерним предприятием "Кондитерская корпорация "РОШЕН" 15.04.2010 и решение Арбитражного суда города Москвы от 31.07.2012 по делу N А40-9614/12 по заявлению Дочернего предприятия "Кондитерская корпорация "РОШЕН" о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 06.09.2011 года.

Суд первой инстанции, оценивая представленные истцом доказательства, пришел к правильному выводу, что истцом обосновано наличие сходства до степени смешения комбинированного обозначения "Ласточка-певунья", примененного в этикетках ответчика, с товарным знаком истца N 124607 "ЛАСТОЧКА".

Кроме того, ответчик, возражая против заявленных истцом требований в ходе рассмотрения настоящего спора, подтвердил, что используемые им этикетки конфет "Ласточка-певунья" тождественны комбинированному обозначению со словесным элементом "Ласточка-певунья", заявленному для регистрации товарного знака Дочерним предприятием "Кондитерская корпорация "РОШЕН" 15.04.2010 года.

С учетом этого обстоятельства суд первой инстанции обоснованно принял во внимание позицию ФГУ ФИПС по заявке N 2010712285 относительно спорной этикетки ответчика, при рассмотрении которой патентный орган принял решение об отказе в государственной регистрации товарного знака "Ласточка-певунья" в связи со сходством его до степени смешения с ранее зарегистрированными за ОАО "РОТ ФРОНТ" товарными знаками N 163649, N 124607, N 226227 в отношении однородных товаров.

Согласно пункту 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (далее Правила), утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32, при проверке на тождество и сходство осуществляются следующие действия:

- проводится поиск тождественных и сходных обозначений;

- определяется степень сходства заявленного и выявленных при проведении поиска обозначений;

- определяется однородность заявленных товаров товарам, для которых зарегистрированы (заявлены) выявленные тождественные или сходные товарные знаки (обозначения).

Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Учитывая указанные положения законодательства, арбитражный суд области обоснованно указал, что однородность товаров, на которых сторонами использовались исследуемые обозначения, очевидна. И товарный знак N 124607, и комбинированное обозначение ответчика использовались при индивидуальной упаковке конфет. При этом не имеет значение ни форма самих конфет, ни их состав (рецептура).

В силу пункта 14.4.2.2. Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Как видно из материалов дела, этикет конфет "Ласточка-певунья" выполнен в виде прямоугольника, визуально разделенного по вертикали на три части - широкую центральную часть и более узкие боковые; по всему этикету выполнены расположенные вертикально волнообразные линии серебристого цвета.

Боковые части этикета выполнены в зелено-желтых цветах с переходом от светло-зеленого на краях этикета к зелено-желтому, по краям расположены группы небольших пятнышек овальной формы серебристого цвета.

Общий фон центральной части этикета выполнен в белом цвете, в середине расположены три волнообразные полосы голубого цвета, образованные серебристыми линиями, разделенными такими же волнообразными полосами белого цвета.

В середине этикета выполнен повторяющийся по высоте мотив, представляющий собой стилизованное изображение ласточек разного размера: слева - более крупное изображение, справа - два более мелких, между которыми выполнено золотистым шрифтом слово "конфеты", над изображениями ласточек выполнено в две строки с заглавной буквы словосочетание "Ласточка-певунья".

Таким образом, в сравниваемых обозначениях имеется фонетическое (звуковое) сходство. Товарный знак N 124607 "ЛАСТОЧКА" полностью входит в словесный элемент "Ласточка-певунья" обозначения ответчика, при этом расположен в нем в начальном, соответственно, доминирующем положении, поскольку именно с этого слова начинается его прочтение.

Наличие общего тождественного словесного элемента обуславливает звуковое (фонетическое) сходство сравниваемых обозначений. Смысловое ударение в словосочетании "Ласточка-певунья" падает на слово "ласточка", так как слово "певунья" носит уточняющий характер по отношению к слову "ласточка", являясь его характеристикой, в силу чего фонетические различия, существующие между сравниваемыми обозначениями, не исключают возможности смешения их на слух.

При оценке смыслового сходства арбитражный суд области также правильно принял во внимание то, что сравниваемые обозначения содержат общий тождественный словесный элемент "Ласточка", что свидетельствует об общности заложенной в обозначения идеи. Кроме того, по данным Толкового словаря русского языка слово "певунья" представляет собой производное женского рода от слова "певун" - тот, кто много поет, любит петь. В сочетании со словом "ласточка" данное слово выступает как вспомогательное, характеризующее слово "ласточка". По данным Энциклопедического словаря Ф.А.Брокгауза и И.А.Ефрона, материалов Википедии, ласточка относится к отряду певчих птиц, таким образом, описательный элемент "певунья" в обозначении ответчика является ничем иным, как указанием на отряд певчих птиц и не может являться элементом, позволяющим придать элементу "Ласточка" дополнительную различительную способность.

При этом, суд первой инстанции обоснованно отметил, что наличие слова "певунья" в словосочетании "ласточка-певунья" не создает нового ассоциативного образа по отношению к слову "ласточка" и, соответственно, не заменяет его смыслового значения, что позволяет признать сравниваемые обозначения сходными до степени смешения по смысловому критерию.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Кроме того, согласно выводам судебной экспертизы, проведенной ООО "Научно-исследовательский институт судебной экспертизы", товарный знак "Ласточка" (свидетельство N 124607) и обозначение "Ласточка-певунья", используемое ответчиком при производстве конфет, являются сходными до степени смешения согласно критериям, утвержденным приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 "Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания".

Сходство до степени смешения словесных элементов установлено на основании пунктов 14.4.2 и 14.4.2.2. Правил по фонетическому сходству на основании вхождения одного обозначения в другое, фонетической тождественности начальных частей, смысловому сходству. Различное графическое выполнение не влияет на то, что обозначение "Ласточка-певунья" ассоциируется в целом со словесным товарным знаком "ЛАСТОЧКА" с учетом высокой степени подверженности смешению для данной категории товаров (конфеты).

Наличие на этикетке конфет "Ласточка-певунья" изображения товарного знака "ROSHEN", наименование и адрес изготовителя - ОАО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен" не влияет на сходство до степени смешения сравниваемых обозначений, поскольку эти изображения занимают малую часть этикетки, расположены на линии скрутки, выполнены мелким шрифтом.

С учетом изложенного, суд первой инстанции пришел к правомерному выводу, что сопоставляемые обозначения "ЛАСТОЧКА" и "Ласточка-певунья" имеют высокую степень сходства.

Указанный вывод также соответствует позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении Президиума N 2050/13 от 18.06.2013, по результатам рассмотрения заявления Дочернего предприятия "Кондитерская корпорация "РОШЕН" о признании незаконным решения ФГУ ФИПС от 16.02.2011, согласно которой для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя, в связи с чем, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации признал законным оспариваемое решение патентного органа.

При рассмотрении спора по делу N А40-9614/2012 Высший Арбитражный Суд Российской Федерации также указал, что при оценке товарных знаков с точки зрения их графического и визуального сходства вывод о сходстве должен делаться на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления), а также презумпции разумности и добросовестности участников гражданских правоотношений, закрепленной в статье 10 ГК РФ (такие рекомендации содержатся в постановлениях Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 N 2979/06, от 17.04.2012 N 16577/11).

Кроме того, согласно отчету по проведенному ОАО "Всероссийский центр изучения общественного мнения" социологическому опросу также подтверждается факт смешения продукции истца "ЛАСТОЧКА" и продукции ответчика "Ласточка-певунья" в глазах рядовых потребителей. Так, 87,5 % респондентов в словосочетании "Ласточка-певунья" в качестве основного (смыслообразующего) элемента назвали слово "Ласточка"; - 70,1% респондентов указали на то, что слово "Ласточка" и словосочетание "Ласточка-певунья" являются близкими по смыслу; - 52,5% респондентов могли бы предположить, что конфеты "Ласточка-певунья" производятся ОАО "РОТ ФРОНТ" или с его разрешения; - 71,1% респондентов могли бы купить конфеты "Ласточка-певунья", полагая, что они производятся ОАО "РОТ ФРОНТ" или с его разрешения.

Таким образом, представленное истцом социологическое исследование свидетельствует о возможности смешения продукции в глазах рядового потребителя, что подтверждает наличие нарушения исключительных прав истца со стороны ответчика.

Вместе с тем суд первой инстанции правомерно не принял во внимание социологическое заключение Института социологии РАН от 13.01.2011, представленное ответчиком, по следующим основаниям.

При проведении социологического исследования в данном случае сравнивались не товарный знак и обозначение "Ласточка-певунья", используемое ответчиком, а этикеты продукции, маркированной товарным знаком "Ласточка" пяти разных производителей. В связи с этим данное исследование не может указывать на отсутствие или наличие сходства до степени смешения ввиду того, что сравнивались не товарный знак по свидетельству N 124607 "Ласточка" и используемое ответчиком обозначение, а этикеты. Предметом спора по данному делу является сравнение зарегистрированного товарного знака и обозначения, используемого ответчиком при маркировке (упаковке) продукции.

Исходя из анализа данного доказательства, арбитражный суд области обоснованно указал, что заключение Института социологии РАН от 13.01.2011 не может подтверждать наличие или отсутствие сходства до степени смешения сравниваемых обозначений, поскольку в данном случае выбран неверный предмет исследования.

В том числе суд первой инстанции также правомерно не принял в качестве надлежащего доказательства заключение патентного поверенного РФ Боковой А.А., представленное ответчиком, поскольку посчитал некорректным приведенный в нем сравнительный анализ.

Так, проводя анализ фонетического (звукового) сходства словесных обозначений, патентный поверенный пришел к выводу об отсутствии фонетического вхождения одного обозначения в другое. При анализе смыслового (семантического) сходства поверенный полагает, что в сравниваемых обозначениях отсутствует подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; отсутствует совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение.

С учетом иных имеющихся в материалах дела доказательств, оцененных по правилам статьи 71 АПК РФ, арбитражный суд области обоснованно не принял во внимание данные выводы.

Так же суд первой инстанции правильно критически оценил заключения специалистов (патентных поверенных) Мазур Н.З. и Кудрявцева В.Н., поскольку в установленном законом порядке данные специалисты не привлекались к даче заключений.

Кроме того, суд первой инстанции обоснованно не согласился с выводами заключения ГОУ ВПО РГИИС от 12.10.2010, поскольку одним из обоснований специалиста являлась ссылка на практику регистрации других товарных знаков в Патентном ведомстве. При этом арбитражный суд области правильно отметил, что наличие регистрации различных товарных знаков, приведенных специалистом, не может свидетельствовать об отсутствии сходства до степени смешения между исследуемыми обозначениями.

В то же время на имя истца зарегистрирована серия товарных знаков в отношении 30 класса МКТУ: словесные товарные знаки "Ласточка" N 124607, "Ласточки" N 226227 и комбинированный товарный знак N 163649 включающий в свой состав словесный элемент "Ласточка". При этом комбинированный товарный знак содержит изображения летящих в разные стороны ласточек. Данное обстоятельство, по мнению арбитражного суда, могло быть учтено специалистами.

Согласно статье 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. При этом арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

По настоящему спору оценка доказательств произведена арбитражным судом области в соответствии с положениями статьи 71 АПК РФ.

В соответствии со статьей 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.

В силу пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Заявляя требования о взыскании компенсации в виде двукратного размера стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, истец исчислил их на основании данных ответчика об объеме выпуска конфет "Ласточка-певунья" в марте - декабре 2010 года и их стоимости, полученной от ООО "Юнион" по определению об истребовании доказательств от 21.05.2012 (61 руб. 24 коп. за килограмм), т.7 л.д.59-80.

Цены, примененные другим дилером - ООО ТД "РУССКИЕ ПРОДУКТЫ торг" согласно представленным истцом документам (т.8 л.д.22-54), такие же - 61 руб. 24 коп. за килограмм, либо выше, чем оптовые цены ООО "Юнион".

Таким образом, истцом при расчете размера компенсации применена минимальная из известных случаев закупочная цена конфет "Ласточка-певунья" в период с марта по декабрь 2010 года.

Что касается включения в состав цены НДС, то исходя из смысла пункта 4 статьи 1515 ГК РФ и системного толкования норм ГК РФ, при расчете размера компенсации следует учитывать цену введения контрафактного товара в гражданский оборот.

В этой связи, довод ответчика о необходимости исключения НДС из стоимости товара при расчете размера компенсации является необоснованным.

Кроме того, суд первой инстанции обоснованно отметил, что ответчик продолжал выпуск продукции, по поводу которой 03.11.2010 было возбуждено настоящее дело. Копия искового заявления направлена истцом 29.10.2010, однако указанные обстоятельства не повлияли на действия ответчика, и выпуск продукции продолжался в ноябре-декабре 2010 года.

Ответчик, безусловно, является нарушителем интеллектуальных прав истца, поскольку в марте-декабре 2010 года изготавливал контрафактные товары - конфеты "Ласточка-певунья", стоимость которых на оптовом рынке составила 105 994 192 руб.

Доказательств обратного ответчиком в материалы дела не представлено, сведений об иных ценах (контррасчет суммы компенсации) также не представлено (статьи 9, 65 АПК РФ).

При этом суд первой инстанции правомерно указал, что факт того, что продавцом контрафактного товара на оптовом рынке выступало ООО "Рошен", не может освобождать изготовителя от предусмотренной законом ответственности.

Как следует из пункта 43 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", редакции самой нормы материального права, заявленной правообладателем, сложившейся судебной практики, в данном случае закон не предусматривает право суда устанавливать размер компенсации по своему усмотрению.

Учитывая правовую позицию Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенную в постановлении Президиума N 3602/11 от 27.09.2011, опубликованном 18.11.2011, суд первой инстанции правомерно признал выбранный истцом вариант исчисления компенсации приемлемым и соразмерным последствиям нарушения

Доводы ответчика о нарушении истцом положений статьи 10 ГК РФ обоснованно не приняты арбитражным судом области во внимание, так как в действиях истца суд не усматривает злоупотребления правом. Более того, действия истца полностью соответствуют приведенным выше положениям части четвертой ГК РФ.

Также правильно не была принята во внимание судом первой инстанции ссылка ответчика на дело N А40-97955/12 Арбитражного суда города Москвы по его иску к ОАО "РОТ ФРОНТ" о признании права на использование словесного обозначения "ласточка" при производстве и введении в гражданский оборот кондитерских изделий, так как решения по указанному иску на момент рассмотрения судом настоящего дела еще не было принято, а в случае принятия положительного решения, оно будет действовать на будущее время.

Кроме того, суд апелляционной инстанции учитывает, что в настоящее время Арбитражным судом города Москвы по делу N А40-97955/12 принято решение от 13.02.2013, законность и обоснованность которого были подтверждены апелляционной и кассационной инстанциями, об отказе в удовлетворении иска ОАО ЛКФ "Рошен".

При таких обстоятельствах, на основании представленных сторонами доказательств, которым дана надлежащая правовая оценка в соответствии с требованиями статьи 71 АПК РФ, исходя из анализа вышеназванных норм права, а также с учетом позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении Президиума N 2050/13 от 18.06.2013, арбитражный суд области пришел к обоснованному выводу о правомерности заявленных истцом требований.

Доводы апелляционной жалобы ОАО ЛКФ "Рошен" не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела, влияли бы на оценку законности и обоснованности обжалуемого решения, либо опровергали выводы арбитражного суда области, в связи с чем, признаются апелляционной коллегией несостоятельными.

Доводы заявителя апелляционной жалобы по существу не опровергают выводов суда первой инстанции, а выражают лишь несогласие с ними, что не может являться основанием для отмены или изменения обжалуемого судебного акта.

Заявленное ответчиком в суде апелляционной инстанции ходатайство о назначении по делу экспертизы об определении размера ущерба, причиненного вследствие нарушения прав истца, было отклонено судом апелляционной инстанции с учетом положений статьи 268 АПК РФ и разъяснений Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенных в пункте 26 Постановления от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", поскольку в суде первой инстанции не заявлялось.

Представленные ответчиком в суд апелляционной инстанции дополнительные доказательства - заключение о размере ущерба от 23.09.2013 года, подготовленное патентным поверенным Мазур Н.З., отчет N 05-1/2013 об оценке права использования товарного знака N124607 "Ласточка" от 06.12.2013, заключение специалиста о возможности снижения размера компенсации, рассчитанной согласно п.п.2 п.4 ст.1515 ГК РФ, от 10.12.2013 являются новыми доказательствами, полученными после принятия судом первой инстанции обжалуемого решения, в связи с чем, не были предметом исследования и оценки арбитражным судом области. Кроме того, с учетом конкретных обстоятельств рассматриваемого спора, указанных положений норм гражданского законодательства не могут повлиять на правомерность выводов суда первой инстанции.

Кроме того, судебная коллегия учитывает, что доказательства по делу судом первой инстанции оценены правильно, нарушений статей 67, 68, 71 АПК РФ не допущено. Оснований для иной оценки собранных по делу доказательств у суда апелляционной инстанции не имеется.

Что касается апелляционной жалобы ПАО "Киевская кондитерская фабрика "Рошен", то арбитражный суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что производство по ней подлежит прекращению по следующим основаниям.

В силу статьи 42 АПК РФ лица, не участвовавшие в деле, о правах и об обязанностях которых арбитражный суд принял судебный акт, вправе обжаловать этот судебный акт, а также оспорить его в порядке надзора по правилам, установленным настоящим Кодексом. Такие лица пользуются правами и несут обязанности лиц, участвующих в деле.

Из анализа указанной нормы права следует, что под лицами, которые вправе обжаловать судебный акт, являются лица, о правах и обязанностях которых арбитражный суд непосредственно принял решение. Вынесение такого судебного акта о правах и обязанностях лица, не привлеченного к участию в деле, с очевидностью должно нарушать право данного субъекта спорных материальных отношений. Лицам, обжалующим судебный акт по указанным основаниям, необходимо представить доказательства наличия нарушенных прав и законных интересов.

Как разъяснено в пункте 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", при применении статей 257, 272 АПК РФ арбитражным судам апелляционной инстанции следует принимать во внимание, что право на обжалование судебных актов впорядке апелляционного производства имеют как лица, участвующие в деле, так и иные лица в случаях, предусмотренныхАПК РФ. К иным лицам в силучасти 3 статьи 16 истатьи 42 Кодекса относятся лица, о правах и об обязанностях которых принят судебный акт. В связи с этим лица, не участвующие в деле, как указанные, так и не указанные в мотивировочной и/или резолютивной части судебного акта, вправе его обжаловать в порядке апелляционного производства в случае, если он принят о их правах и обязанностях, то есть данным судебным актом непосредственно затрагиваются их права и обязанности, в том числе создаются препятствия для реализации их субъективного права или надлежащего исполнения обязанности по отношению к одной из сторон спора.

Из смысла указанных разъяснений следует, что для возникновения права на обжалование судебных актов у лиц, не привлеченных к участию в деле, необходимо, чтобы оспариваемые судебные акты не просто затрагивали права и обязанности этих лиц, а были непосредственно приняты о правах и обязанностях этих лиц.

Предметом настоящего спора является взыскание с ОАО ЛКФ "Рошен" компенсации за незаконное использование товарного знака ОАО "РОТ ФРОНТ".

Ссылка ПАО "Киевская кондитерская фабрика "Рошен" на международную регистрацию международного товарного знака N 1106228 "Ласточка-певунья" не влияет на наличие зарегистрированного у ОАО "РОТ ФРОНТ" товарного знака N 124607 "ЛАСТОЧКА", который подлежит правовой охране.

С учетом установленных по делу обстоятельств, а также существа рассматриваемого спора, обжалуемым решением суда права ПАО "Киевская кондитерская фабрика "Рошен" относительно предмета спора не установлены, какие-либо обязанности на него не возложены, в связи с чем, у судебной коллегии отсутствуют основания полагать, что решение Арбитражного суда Липецкой области от 22.08.2012 принято о правах и обязанностях ПАО "Киевская кондитерская фабрика "Рошен".

В связи с изложенным ПАО "Киевская кондитерская фабрика "Рошен" не может быть признано лицом, имеющим право на апелляционное обжалование принятого по настоящему делу судебного акта в порядке статьи 42 АПК РФ.

Поскольку судебной коллегией суда апелляционной инстанции установлено, что решение Арбитражного суда Липецкой области от 22.08.2012 непосредственно не принято о правах и обязанностях ПАО "Киевская кондитерская фабрика "Рошен", иные доводы, касающиеся разрешения спора по существу, в данном случае во внимание не принимаются.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 264 АПК РФ жалоба не подлежит рассмотрению судом апелляционной инстанции, если она подана лицом, не имеющим права на обжалование в порядке апелляционного производства.

В соответствии с абзацем 3 пункта 2 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", если после принятия апелляционной жалобы будет установлено, что заявитель не имеет права на обжалование судебного акта, то применительно к пункту 1 части 1 статьи 150 АПК РФ производство по жалобе подлежит прекращению.

В связи с прекращением производства по апелляционной жалобе ПАО "Киевская кондитерская фабрика "Рошен" уплаченная им государственная пошлина в сумме 2 000 руб. подлежит возврату из федерального бюджета на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.

По мнению суда апелляционной инстанции, обжалуемый судебный акт соответствует нормам материального права, изложенные в нем выводы - установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам. Нарушений норм процессуального права, являющихся согласно части 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены принятого судебного акта, апелляционным судом не установлено.

С учетом вышеизложенного, оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены решения Арбитражного суда Липецкой области от 22.08.2012 не имеется.

Расходы по государственной пошлине в сумме 2 000 руб. за рассмотрение апелляционной жалобы относятся на её заявителя - ОАО ЛКФ "Рошен".

Руководствуясь статьями 42, 104, 110, 150 (п. 1 ч. 1), 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Производство по апелляционной жалобе публичного акционерного общества "Киевская кондитерская фабрика "Рошен", обратившегося в порядке статьи 42 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, прекратить.

Решение Арбитражного суда Липецкой области от 22.08.2012 по делу N А36-4347/2010 оставить без изменения, апелляционную жалобу открытого акционерного общества Липецкая кондитерская фабрика "Рошен" - без удовлетворения.

Выдать публичному акционерному обществу "Киевская кондитерская фабрика "Рошен", г.Киев, справку на возврат из федерального бюджета 2 000 рублей государственной пошлины, уплаченной по чеку - ордеру СБ 8593/0087 от 29.07.2013 операция 0152 за рассмотрение апелляционной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам (г. Москва) в двухмесячный срок через арбитражный суд первой инстанции согласно части 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий судья

Н.Л. Андреещева

Судьи

Г.В. Владимирова Л.А. Колянчикова