Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 января 2014 г. N 18АП-13628/13

г. Челябинск

16 января 2014 г.

Дело N А34-5301/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 14 января 2014 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 16 января 2014 года.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Карпачевой М.И

судей Богдановской Г.Н., Ермолаевой Л.П.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Конновой Н.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Мишенина Андрея Анатольевича на решение Арбитражного суда Курганской области от 25.10.2013 по делу N А34-5301/2013 (судья Тюрина И.Г.).

В судебном заседании приняли участие представители:

общества с ограниченной ответственностью "Компания Металл Профиль" - Бурцева Наталья Викторовна (доверенность от 01.01.2014 N 01-УФ-14);

индивидуального предпринимателя Мишенина Андрея Анатольевича - Половинчик Антон Иосифович (доверенность от 04.10.2013 б/н);

индивидуальный предприниматель Мишенин Андрей Анатольевич (выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей т. 1 л.д. 52-55).

Общество с ограниченной ответственностью "Компания Металл Профиль" (далее - ООО "Компания Металл Профиль", истец) обратилось в Арбитражный суд Курганской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Мишенину Андрею Анатольевичу (далее - ИП Мишенин А.А., ответчик) о взыскании компенсации в размере 500 000 рублей, ссылаясь на ст.ст. 15, 1229, 1252, 1477, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), ст.ст. 1, 4, 14, 23 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции".

Решением Арбитражного суда Курганской области от 25.10.2013 (резолютивная часть оглашена 22.10.2013) исковые требования удовлетворены частично. Суд взыскал с ИП Мишенина А. А. в пользу ООО "Компания Металл Профиль" компенсацию в размере 100 000 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 2 600 руб. В остальной части исковых требований отказано (л.д. 95-98).

С вынесенным решением не согласился ответчик и обжаловал его в апелляционном порядке. В апелляционной жалобе ИП Мишенин А.А. (далее также - податель жалобы, апеллянт) просил решение суда изменить, снизить размер взысканной компенсации до 10 000 рублей (л.д.106).

Доводы апелляционной жалобы сводятся к следующему. Податель жалобы полагает, что допущенное нарушение носит малозначительный характер, совершено ответчиком впервые, в результате его совершения не наступило негативных последствий, в настоящее время нарушение прав истца прекращено. В силу изложенного, апеллянт полагает возможным снизить размер подлежащей взысканию компенсации до 10 000 рублей. Податель жалобы также отмечает, что с учетом его пояснений, не опровергнутых истцом, можно сделать вывод об отсутствии в действиях ответчика, выраженных в использовании товарного знака "Металл Профи", признаков умысла на нарушение прав истца на товарный знак "Металл Профиль". При этом апеллянт считает, что данные знаки являются сходными до степени смешения, однако не являются полностью идентичными. Получив претензию истца по поводу использования товарного знака "Металл Профиль", ответчик более не размещал каких-либо рекламных материалов с товарным знаком "Металл Профи".

К дате судебного заседания письменного отзыва на апелляционную жалобу от истца не поступило.

В судебном заседании ИП Мишенин А.А. и его представитель поддержали доводы, изложенные в апелляционной жалобе в полном объеме.

Представитель истца возражал относительно доводов апелляционной жалобы, дал пояснения в обоснование своих возражений.

На основании части 5 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) и принимая во внимание разъяснения, изложенные в пункте 25 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", суд проверяет судебный акт в оспариваемой части и по собственной инициативе не вправе выходить за пределы апелляционной жалобы, за исключением проверки соблюдения судом норм процессуального права, приведенных в части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Возражений относительно пересмотра судебного акта в оспариваемой части участвующими в деле лицами не заявлено.

Законность и обоснованность судебного акта проверяются арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 АПК РФ.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, ООО "Компания Металл Профиль" является обладателем исключительного права на товарный знак, что подтверждается приложением к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) N 288510 в отношении указанных в свидетельстве перечня товаров (услуг) для которых зарегистрирован товарный знак, на основании государственной регистрации перехода исключительного права на товарный знак без договора (л.д.12-17).

ООО "Компания Металл Профиль" обнаружен факт использования товарного знака "Металл Профи", сходного до степени смешения с товарным знаком истца, в отсутствие разрешения истца.

Указанный факт использования товарного знака подтверждается размещением макета в выпуске газеты "Ваша Выгода" N 47 от 14.06.2013 на странице N 31 и выпуске N 49 от 21.06.2013 на странице N 31, рекламирующего продукцию некоего предприятия "Металл Профи", с изображением, схожим до степени смешения с товарным знаком "Металл Профиль".

По запросу истца редакцией газеты представлены: договор на размещение рекламы N 42 от 15.01.2013, счет N 1194 от 28.06.2013, платежное поручение N 308 от 26.07.2013, в соответствии с которыми заказчиком размещения рекламного материала является Мишенин А.А. (л.д. 22-26).

В материалах дела имеются копии газетных страниц, содержащих рекламные макеты с использованием словесного обозначения "Металл Профи", сходного до степени смешения с товарным знаком истца "Металл Профиль" страница N 31 выпуска N 47 от 14.06.2013 N 47 от 14.06.2013 и страница N 31 выпуска N 49 от 21.06.2013, а также подлинники указанных выпусков газеты (л.д.18-21,69).

Полагая, что ответчиком нарушены исключительные права ООО "Компания Металл Профиль" на товарные знаки при размещении информации в выпуске газеты "Ваша Выгода" N 47 от 14.06.2013, истец обратился в арбитражный суд с настоящими требованиями.

Принимая обжалуемое решение о частичном удовлетворении требований ООО "Компания Металл Профиль", суд первой инстанции исходил из доказанности факта нарушения ответчиком исключительного права истца на использование вышеуказанного товарного знака. Установив наличие сходства до степени смешения принадлежащего истцу товарного знака и используемого ответчиком для индивидуализации однородных услуг обозначения, суд признал правомерным требование истца о взыскании с нарушителя компенсации в сумме 100 000 рублей.

Оценив совокупность имеющихся в деле доказательств, на основании статьи 71 АПК РФ, судебная коллегия пришла к выводу об отсутствии оснований для отмены судебного акта в обжалуемой части.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", с 01.01.2008 введена в действие часть четвертая ГК РФ, регулирующая отношения, связанные, в частности, с исключительными правами.

Согласно статье 5 Вводного закона, часть четвертая ГК РФ применяется к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие. По правоотношениям, возникшим до введения в действие части четвертой названного Кодекса, она применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее в действие. Права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, охраняемые на день введения в действие части четвертой Кодекса, продолжают охраняться в соответствии с правилами части четвертой названного Кодекса. Автор произведения или иной первоначальный правообладатель определяется в соответствии с законодательством, действовавшим на момент создания произведения.

Поскольку правоотношения связанные с приобретением истцом исключительных прав на товарный знак и их нарушением возникли соответственно до и после введения в действие части четвертой ГК РФ, в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" к ним подлежит применению как Закон о товарных знаках, так и положения части четвертой ГК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 ГК РЫ, товарные знаки и знаки обслуживания являются средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

Основное предназначение товарного знака - обеспечение потенциальному покупателю возможности отличить маркированный товар одного производителя среди аналогичных товаров другого производителя.

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ, на товарный знак признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. В силу части 1 статьи 1229 ГК РФ, гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В соответствии с частью 1 статьи 1484 ГК РФ, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу части 2 статьи 1508, статьи 1509 ГК РФ, общеизвестному товарному знаку предоставляется правовая охрана, предусмотренная настоящим Кодексом для товарного знака. Предоставление правовой охраны общеизвестному товарному знаку означает признание исключительного права на общеизвестный товарный знак. Правовая охрана общеизвестного товарного знака действует бессрочно.

Согласно части 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Совокупность имеющихся в деле доказательств позволяет сделать вывод о принадлежности истцу товарного знака, а также использовании ответчиком сходного до степени смешения с товарным знаком истца обозначения.

В соответствии с пунктом 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

В подпункте 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила), установлено, что обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах; в случае если одно обозначение ассоциируется с другим обозначением в целом, несмотря на их отдельные отличия, они считаются сходными до степени смешения.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 указанных Правил, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (синематическим).

В рассматриваемом случае словесное обозначение, принадлежащие истцу и используемое ответчиком наименовании, обнаруживают звуковое сходство по всем признакам, предусмотренным пунктом 14.4.2.2 (а) Правил, имеют графическое сходство по признакам, предусмотренным пунктом 14.4.2.2(б), как то: общее впечатление, алфавит, буквами которого написано слово (русский), смысловое сходство по пункту 14.4.2.2(в) Правил в части заложенных понятий. Названное свидетельствуют о такой степени сходства, которая дает возможность потребителю воспринимать это обозначение тождественным товарному знаку, принадлежащему истцу.

При этом, судебной коллегией отмечается, что в соответствии с частью 3 статьи 1508 ГК РФ, правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя.

Анализ размещенной в двух выпусках газеты "Ваша выгода" от 14.06.2013 и от 21.06.2013 информации позволяет сделать вывод о фактическом использовании товарного знака ответчиком, о чем свидетельствует размещение словесного обозначения "Металл Профи", с указанием контактной информации, а также указание на предложение профнастила, металлочерепицы, сайдинга, окон мансардовых, водостоков, заборов (л. д. 69). В этой связи, получение имущественных выгод в виде совершения хозяйственных сделок с контрагентами, привлечение которых осуществлено с использованием принадлежащего ООО "Компания Металл Профиль" товарного знака, осуществляется ИП Мишениным А.А.

При таких обстоятельствах, арбитражный суд апелляционной инстанции находит обоснованным вывод арбитражного суда первой инстанции о доказанности факта нарушения ответчиком исключительных прав истца в форме незаконного предложения к продаже товаров с использованием товарного знака истца.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ, в случаях, предусмотренных названным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Ответственность за незаконное использование товарного знака предусмотрена статьей 1515 ГК РФ, при этом истец вправе выбрать способ защиты своего нарушенного права по своему усмотрению.

В данном случае ООО "Компания Металл Профиль" обратилось в арбитражный суд с требованием о взыскании компенсации.

В силу пункта 4 указанной нормы права правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно пункту 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление Пленума N 5/29), рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

Низший предел размера взыскиваемой судом компенсации, установленный абзацем 2 статьи 1301, абзацем 2 статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, составляет 10 000 руб.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Размер компенсации за неправомерное использование товарного знака должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в то имущественное положение, в котором он находился бы, если бы произведение использовалось правомерно. Поэтому при определении размера компенсации следует учитывать возможность привлечения к ответственности правообладателем всех известных нарушителей его права.

Аналогичная правовая позиция в отношении использования произведения сформулирована в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.11.2012 N 8953/12.

Проанализировав совокупность имеющих в деле доказательств, судебная коллегия не усматривает оснований для снижения размера компенсации, определенной судом первой инстанции в еще большем размере до суммы 10 000 руб.

Доводы о малозначительном характере совершенного впервые ответчиком нарушения, а также отсутствие негативных последствий приведены без каких либо подтверждений, а, кроме того, в данном случае податель жалобы является лицом, заинтересованным в уменьшении размера компенсации, в связи с чем, не приходится утверждать о его объективности при самостоятельном определении размера подлежащей взысканию компенсации.

Поскольку соответствующие доводы подателя апелляционной жалобы в нарушение статьи 65 АПК РФ, не подтверждены, соответственно, у арбитражного апелляционного суда, в том числе, исходя из правовой позиции, изложенной в вышеназванном постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, не имеется правовых оснований для того, чтобы признавать взысканный размер компенсации не отвечающим критерию разумности.

С учетом изложенного, оснований для отмены решения суда первой инстанции не имеется.

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта, на основании части 4 статьи 270 АПК РФ, не установлено.

Судебные расходы распределяются между лицами, участвующими в деле, в соответствии с правилами, установленными статьей 110 АПК РФ, и в связи с оставлением апелляционной жалобы без удовлетворения относятся на ИП Мишенин А.А.

Руководствуясь статьями 176, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Курганской области от 25.10.2013 по делу N А34-5301/2013 оставить без изменения, апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Мишенина Андрея Анатольевича - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий судья

М.И. Карпачева

Судьи

Г.Н. Богдановская Л.П. Ермолаева