Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28 января 2014 г. N 18АП-14313/13

г. Челябинск

28 января 2014 г.

Дело N А76-12420/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 22 января 2014 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 28 января 2014 года.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Карпачевой М.И

судей Богдановской Г.Н., Ермолаевой Л.П.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Никифоровой Я.В.,

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Турундаева Павла Николаевича на решение Арбитражного суда Челябинской области от 21.11.2013 по делу N А76-12420/2013 (судья Шумакова С.М.).

В судебном заседании приняли участие представители:

общества с ограниченной ответственностью "ПЛАЗМИК" - Гаврюшкин Сергей Николаевич (доверенность N 3 от 20.02.2013);

индивидуального предпринимателя Турундаева Павла Николаевича - Круглик Павел Валерьевич (доверенность от 20.08.2013 б/н).

Общество с ограниченной ответственностью "ПЛАЗМИК" (далее - ООО "ПЛАЗМИК", истец) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Турундаеву Павлу Николаевичу (далее - ИП Турундаев П.Н., первый ответчик), обществу с ограниченной ответственностью "Логистический центр "Октябрьский" (далее - ООО "ЛЦ "Октябрьский", второй ответчик) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак N 477 087 в размере 300 000 руб.

Решением Арбитражного суда Челябинской области от 21.11.2013 (резолютивная часть оглашена 15.11.2013) исковые требования удовлетворены частично. Суд взыскал с ИП Турундаева П. Н. в пользу истца компенсацию в размере 300 000 руб. 00 коп., а также судебные расходы по оплате государственной пошлины 9 000 руб. 00 коп. В удовлетворении требований к ООО "ЛЦ "Октябрьский" отказано. (л.д. 100-110).

С вынесенным решением не согласился первый ответчик и обжаловал его в апелляционном порядке. В апелляционной жалобе ИП Турундаев П.Н. (далее также - податель жалобы, апеллянт) просил решение суда отменить в части удовлетворенных требований, принять новый судебный акт.

Доводы апелляционной жалобы сводятся к следующему. Податель жалобы полагает, что решение является необоснованным, поскольку выводы суда первой инстанции о соразмерности такой компенсации характеру нарушения, и признании достаточным обоснованием заявленного размера компенсации представленной в качестве сравнительной цены лицензионного договора от 15.07.2013 N 7/13, изложенные в решении, не соответствуют обстоятельствам дела, что согласно п. 3 ч. 1 ст. 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), является основанием для отмены решения суда первой инстанции.

Поскольку из условий лицензионного договора от 15.07.2013 N 7/13 следует, что размер вознаграждения лицензиару определяется за каждый год действия этого обязательства, принятие во внимание вознаграждения за использование товарного знака в размере 800 000 рублей к совершенным эпизодическим нарушениям, по мнению апеллянта, является некорректным.

Податель жалобы также отмечает, что ответчик нарушил исключительные права истца на более узкий ассортимент продукции, чем тот, что указан в лицензионном договоре: было реализовано лишь два автокресла. Первая закупка автокресла была произведена 28.05.2013, вторая - 04.07.2013, что подтверждается товарными чеками. Таким образом, обе закупки были совершены до даты заключения лицензионного договора от 15.07.2013 N 7/13, который суд принял в качестве обоснования компенсации в размере 300 000 рублей. Это, по мнению подателя жалобы, противоречит правовой позиции, изложенной в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29, согласно которой допустимо при расчете компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака руководствоваться положениями лицензионного договора, предусматривающим простую лицензию, но лишь при условии, что последний действовал на момент совершения нарушения.

Кроме того, апеллянт указывает, что в материалах дела не содержится никаких доказательств того, что нарушение исключительных прав истца носило длительный характер.

К дате судебного заседания ООО "ПЛАЗМИК" представило отзыв на апелляционную жалобу, в котором указало, что с доводами апелляционной жалобы не согласно, просило решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Также истец в отзыве указал, что суд первой инстанции обоснованно признал представленный лицензионный договор достаточным обоснованием заявленного размера компенсации в качестве сравнительной стоимости цены лицензионного договора, о предоставлении права пользования товарного знака, при этом суд отметил, что формально истец мог просить денежную компенсацию больше, но добровольно снизил ее до 300 000 рублей, что соответствует принципу разумности, справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы извещены надлежащим образом, в судебное заседание представитель второго ответчика не явился.

В отсутствие возражений лиц, участвующих в деле, и в соответствии со статьями 123, 156 АПК РФ апелляционная жалоба рассмотрена без участия ООО "ЛЦ "Октябрьский".

В судебном заседании представитель ИП Турундаева П.Н поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе в полном объеме.

Представитель истца возражал относительно доводов апелляционной жалобы по основаниям, изложенным в отзыве.

На основании части 5 статьи 268 АПК РФ и принимая во внимание разъяснения, изложенные в пункте 25 постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", суд проверяет судебный акт в оспариваемой части и по собственной инициативе не вправе выходить за пределы апелляционной жалобы, за исключением проверки соблюдения судом норм процессуального права, приведенных в части 4 статьи 270 АПК РФ. Возражений относительно пересмотра судебного акта в оспариваемой части участвующими в деле лицами не заявлено.

Законность и обоснованность судебного акта в обжалуемой части проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 АПК РФ.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, Российским агентством по патентам и товарным знакам ООО "ПЛАЗМИК" было выдано свидетельство на товарный знак N 477087, предоставляющее исключительное право на использование словесного обозначения "CARMELLA" (л.д.37).

В соответствии с указанным свидетельством товарный знак имеет приоритет от 06.10.2011, зарегистрирован данный товарный знак в отношении 12 класса МКТУ, включающего в себя, среди прочих следующий перечень товаров (услуг): велосипеды; верх откидной для детских колясок, двигателя для велосипедов; коляски детские; седла для велосипедов, мотоциклов; сиденья; сиденья безопасные детские (автокресла); чехлы для детских колясок.

Срок действия товарного знака N 477087 истекает 06.10.2021 года.

Истец 28.05.2013 и 04.07.2013 приобрел в магазине ответчика (ИП Турундаева П.Н.) автокресла с надписью "CARMELLA", что подтверждается товарными чеками (л.д.20,31), в которых содержатся сведения о наименовании, ИНН продавца, цене и дате продажи товара, представленными изображениями контрафактного товара.

Полагая, что продажей автокресел с надписью "Carmella" без заключения соответствующего договора с правообладателем, нарушено исключительное право на использование товарного знака, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Принимая обжалуемое решение об удовлетворении требований к ИП Турундаеву П.Н, суд первой инстанции исходил из доказанности факта нарушения ответчиком исключительного права истца на использование вышеуказанного товарного знака. Установив наличие сходства до степени смешения принадлежащего истцу товарного знака и используемого ответчиком для индивидуализации однородных услуг обозначения, суд признал правомерным требование истца о взыскании с нарушителя компенсации в сумме 300 000 рублей.

Оценив совокупность имеющихся в деле доказательств, на основании статьи 71 АПК РФ, судебная коллегия пришла к выводу об отсутствии оснований для отмены судебного акта.

В соответствии со статьей 138 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), в случаях и в порядке, установленных названным Кодексом и другими законами, признается исключительное право (интеллектуальная собственность) гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.).

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", с 01.01.2008 введена в действие часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующая отношения, связанные, в частности, с исключительными правами.

Согласно статье 5 Вводного закона, часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации применяется к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие. По правоотношениям, возникшим до введения в действие части четвертой названного Кодекса, она применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее в действие. Права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, охраняемые на день введения в действие части четвертой Кодекса, продолжают охраняться в соответствии с правилами части четвертой названного Кодекса.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 ГК РФ, товарные знаки и знаки обслуживания являются средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

Основное предназначение товарного знака - обеспечение потенциальному покупателю возможности отличить маркированный товар одного производителя среди аналогичных товаров другого производителя.

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ, на товарный знак признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В силу пунктов 1, 3 статьи 1484 ГК РФ, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с пунктом 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между использованным обозначением и товарным знаком необходимо руководствоваться Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденными приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" применяемых в части, не противоречащей четвертой части ГК РФ, далее - Правила).

В подпункте 14.4.2 названных Правил установлено, что обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах; в случае если одно обозначение ассоциируется с другим обозначением в целом, несмотря на их отдельные отличия, они считаются сходными до степени смешения.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 указанных Правил, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (синематическим).

По смыслу приведенных положений, в рассматриваемом случае объектом сравнения являются принадлежащий истцу товарный знак со словесным обозначением "CARMELLA" и используемое ответчиком словесное обозначение "Carmella".

Из проведенного судебной коллегией сравнения обозначений следует, что используемое ответчиком словесное обозначение тождественно словесному товарному знаку истца, поскольку обнаруживает звуковое сходство по всем признакам, предусмотренным пунктом 14.4.2.2 (а) Правил, имеет графическое сходство по признакам, предусмотренным пунктом 14.4.2.2(б), как то: общее впечатление, алфавит, буквами которого написано слово (английский).

Выводы суда первой инстанции о наличии звукового и графического сходства обусловленные использованием ответчиком словесного обозначения "Carmella" следует признать верными.

Кроме того, при оценке выводов суда первой инстанции касающихся однородности товаров, в отношении которых использовано тождественное товарному знаку истца обозначение, судебная коллегия также приходит к выводу об их обоснованности.

Сравниваемые товары относятся к одному роду - детские товары, такие как: сиденья безопасные детские (автокресла), коляски детские, одинаковыми являются их потребительские свойства, функциональное назначение, круг потребителей.

Названные обстоятельства, в совокупности, свидетельствуют об однородности реализуемой истцом и ответчиком продукции.

Следует отметить, что согласно разъяснениям, изложенным в пункте 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя, который, как правило не имеет возможности одновременного восприятия и детального сравнения двух словесных обозначений, а потому основывается на общем впечатлении о продукции.

Согласно статье 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятий, продуктов либо промышленной или торговой деятельности конкурента.

Угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1515 ГК РФ, лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Суд первой инстанции пришел к правильному выводу о подтверждении материалами дела факта незаконного использования Турундаевым П.Н знака, сходного до степени смешения с товарным знаком истца для обозначения "Carmella".

Таким образом следует признать обоснованными требования о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака, поскольку в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ при нарушении исключительного права правообладатель вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации.

В силу пункта 4 указанной нормы права правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно пункту 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление Пленума N 5/29), рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

Согласно разъяснениям, данным Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в пункте 14 информационного письма Президиума от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", размер компенсации определяется судом, исходя из конкретных обстоятельств дела, в том числе характера правонарушения, срока незаконного использования, возможных убытков.

Размер компенсации за неправомерное использование произведения должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя, это означает, что он должен быть поставлен в то имущественное положение, в котором он находился бы, если бы произведение использовалось правомерно.

Поскольку распространение продукции ответчика с размещением обозначения, тождественного товарному знаку без согласия автора, негативно влияет на репутацию правообладателя и может повлечь потерю покупательского спроса на оригинальную продукцию, исходя из необходимости сохранения баланса прав и законных интересов сторон, судебная коллегия приходит к выводу о правомерности взыскания судом первой инстанции с ответчика компенсации в размере 300 000 руб.

Оснований для снижения определенного истцом размера компенсации не установлено.

Доводы о малозначительном характере совершенного впервые ответчиком нарушения, а также отсутствие негативных последствий приведены без каких либо подтверждений, а, кроме того, в данном случае податель жалобы является лицом, заинтересованным в уменьшении размера компенсации, в связи с чем, не приходится утверждать о его объективности при самостоятельном определении размера подлежащей взысканию компенсации.

Согласно доводам апеллянта, применение условий лицензионного договора от 15.07.2013 N 7/13 при расчете взыскиваемой по настоящему делу компенсации является недопустимым в силу того, что он заключен после совершения нарушения.

В соответствии с пунктом 43.4 Постановления Пленума N 5/29 если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование, то при определении размера компенсации за основу следует принимать вознаграждение, обусловленное лицензионным договором, предусматривающим простую (неисключительную) лицензию, на момент совершения нарушения.

Суд апелляционной инстанции считает необходимым отметить, что пункт 43.4. Постановления Пленума N 5/29 направлен на то, чтобы установить общий критерий, применимый к оценке стоимости права использования товарного знака в тех случаях, когда правообладатель выбирает в качестве способа определения суммы компенсации двукратный размер стоимости права использования соответствующего объекта.

Оценив представленные в материалы дела истцом доказательства, суд апелляционной инстанции, применяя правовую позицию, изложенную в пункте 43.3 Постановления Пленума N 5/29, полагает, что определенный истцом размер подлежащей взысканию компенсации соответствует последствиям совершенного ответчиком правонарушения и соразмерен объему возможных убытков, которые связаны с использованием товарного знака.

При этом в случае несогласия с размером стоимости права использования соответствующего объекта, используемой истцом для определения размера компенсации, нарушитель исключительных прав правообладателя в соответствии со статьей 65 АПК РФ обязан предоставить в суд доказательства необоснованности определения такой стоимости.

Поскольку соответствующие доводы подателя апелляционной жалобы в нарушение статьи 65 АПК РФ, не подтверждены, соответственно, у арбитражного апелляционного суда, в том числе, исходя из правовой позиции, изложенной в вышеназванном постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, не имеется правовых оснований для того, чтобы признавать взысканный размер компенсации не отвечающим критерию разумности.

С учетом изложенного, оснований для отмены решения суда первой инстанции в обжалуемой части не имеется.

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта, на основании части 4 статьи 270 АПК РФ, не установлено.

Судебные расходы распределяются между лицами, участвующими в деле, в соответствии с правилами, установленными статьей 110 АПК РФ, и в связи с оставлением апелляционной жалобы без удовлетворения относятся на ИП Турундаева П.Н.

Руководствуясь статьями 176, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Челябинской области от 21.11.2013 по делу N А76-12420/2013 оставить без изменения, апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Турундаева Павла Николаевича - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий судья

М.И. Карпачева

Судьи

Г.Н. Богдановская Л.П. Ермолаева