Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13 февраля 2014 г. N 09АП-59/14

г. Москва

13 февраля 2014 г.

Дело N А40-9077/13

Резолютивная часть постановления объявлена 06 февраля 2014 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 13 февраля 2014 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Е.А. Птанской,

судей О.Н. Лаптевой, В.Р. Валиева,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Д.М. Хундиашвили,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Закрытого акционерного общества "Холод Славмо"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от "11" ноября 2013 г.

по делу N А40-9077/13, принятое судьёй Е.А. Хайло

по иску Закрытого акционерного общества "Холод Славмо" (ОГРН 1021000507340, ИНН 1001098784, дата регистрации 16.07.2002 г.; 185000, республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова, 35) к Премиа Таллинна Кюльмхооне АС (республика Эстония, 11415, г. Таллинн, ул. Бетоони, 4)

Третьи лица:

1) ООО "Хладокомбинат N 1" (196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 15)

2) Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (ОГРН 1047730015200, ИНН 7730176088, дата регистрации 23.06.2004; 123995, г. Москва, Бережковская наб., 30, 1)

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству N 274938

при участии в судебном заседании представителей:

от ответчика: Шалихов Д.А. (по доверенности от 04.06.2013)

от третьих лиц:

от ООО "Хладокомбинат N 1": Шалихов Д.А. (по доверенности от 15.03.2013)

в судебное заседание не явились представители

от истца: извещен

от третьего лица: Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, извещен, ходатайствовал о рассмотрении жалобы в отсутствии представителя

УСТАНОВИЛ:

Закрытое акционерное общество "Холод Славмо" (далее - ЗАО "Холод Славмо", истец) обратилось с иском в Арбитражный суд города Москвы к Премиа Таллинна Кюльмхооне АС (Premia Tallina Kulmhoone AS) (далее - ответчик) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 274938 полностью в отношении товаров 30 класса МКТУ в связи с его неиспользованием.

К участию в деле в порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Общество с ограниченной ответственностью "Хладокомбинат N 1" (далее ООО "Хладокомбинат N 1", третье лицо и Федеральная служба по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент, третье лицо).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 11.11.2013 г. в удовлетворении заявленных исковых требований отказано. При этом суд исходил об отсутствии оснований считать, что товарный знак по свидетельству N 274938 создает какие-либо препятствия заявителю для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности на территории Российской Федерации.

Не согласившись с вынесенным судебным актом, истец обратился с апелляционной жалобой, в которой просил отменить решение суда и вынести по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных исковых требований.

В обоснование заявленных требований истец указывает, что Арбитражным судом г. Москвы вынесено незаконное и необоснованное решение, которое не отвечает требованиям п. 3 и 4 ст. 170 АПК РФ, поскольку суд не отразил в решении факт заявления ходатайства истца о назначении экспертизы по делу и результат его рассмотрения; неверно применил положения ст. 1483 и 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ); дал неверную оценку фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, а также неверно применил нормы материального права.

В заседании суда апелляционной инстанции представители ответчика и третьего лица (ООО "Хладокомбинат N 1"), против удовлетворения апелляционной жалобы возражали. Представитель ответчика представил отзыв в порядке ст. 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на апелляционную жалобу.

Истец и третье лицо Роспатент своих представителей в суд не направили, о времени и месте извещены надлежащим образом.

Роспатент ходатайствовал о рассмотрении дела в отсутствие его представителя.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству вместе с соответствующим файлом размещена на сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в картотеке арбитражных дел (http://arbitr.ru/) в соответствии положениями части 6 статьи 121 АПК РФ. В соответствии со статьями 123, 156 АПК РФ, (в том числе, с учетом правил пунктов 4 - 16 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 г. N 12), апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие представителей истца и третьего лица.

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив доводы жалобы, отзыв ответчика, заслушав объяснения представителя ответчика и третьего лица, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы от 11.11.2013 г. на основании следующего.

Как установлено судом апелляционной инстанции, регистрация комбинированного товарного знака N 274938 с приоритетом от 26.08.2003 произведена 09.09.2004 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за N 274938 в отношении товаров 30 класса МКТУ "мороженное, мороженное фруктовое, порошки для мороженного" на имя ООО "Хладокомбинат N1" (Санкт-Петербург).

Оспариваемый товарный знак представляет собой изобразительное обозначение в форме ориентированного по вертикали прямоугольника, заполненного изображением чередующихся волнистых линий синего и желтого цветов.

В результате договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного Роспатентом 12.09.2008 г. за N РД 0040863, права на указанный товарный знак в отношении всех товаров были переданы компании ти-Си-Эс Инвест ОУ.

В результате договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного Роспатентом 29.07.2009 г. за N РД 0053210, права на указанный товарный знак в отношении всех товаров были переданы компании Премиа Таллинна Кюльмхооне АС.

По мнению истца, ответчик и/или его лицензиат (третье лицо) не использует товарный знак по свидетельству N 274938 надлежащим образом.

Обращаясь с настоящим иском в суд, истец указывает на то, что исключительные права на вышеуказанный товарный знак неоднократно переходили от одного правообладателя к другому. В настоящее время на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного Роспатентом 29.07.2009 г. под N РД0053219, правообладателем оспариваемой регистрации является эстонская компания - Премиа Таллинна Кюльмхооне АС.

Истец поясняет, что ООО "Хладокомбинат N 1" вправе использовать товарный знак по свидетельству N 274938 на основании договора неисключительной лицензии, зарегистрированного Роспатентом 08.04.2011 г. под N РД 0079154, указывает, что является правообладателем большого числа товарных знаков, в числе которых обозначения, защищающие внешний вид этикеток для мороженного по свидетельствам N 259873, N 422533, N 422534, N 428080, N 458888, в которых используется узор из чередующихся волнистых полос контрастных цветов.

Истец указывает на свою заинтересованность, по лицензии ответчика, третьим лицом выпускается однородная продукция (мороженое - сахарная трубочка), упаковка которой сходна до степени смешения с товарными знаками истца. По мнению истца, спорный товарный знак, в том виде, как он зарегистрирован, ответчиком не используется. Применяемый ответчиком дизайн упаковки не является тождественным зарегистрированному товарному знаку по свидетельству N 274938, вместо него применяется иное обозначение, в котором изображение вертикальных двухцветных волнистых линий по большей части скрыто другими изобразительными и словесными элементами.

При этом ответчик в ходе судебного заседания в суде апелляционной инстанции и в представленных отзывах на иск и апелляционную жалобу, пояснил, что Компания Премиа Таллинна Кюльмхооне АС, является правообладателем товарного знака по свидетельству N 274938.

На основании лицензионных договоров, зарегистрированных Роспатентом 08.04.2011 г. N РД0079154 и 19.04.2013 г. за N РД0122717, ООО "Хладокомбинат N1" предоставлено право на использование данного товарного знака в отношении всех товаров, для которых товарный знак зарегистрирован. Срок действия лицензионного договора от 08.04.2011 г. N РД0079154 до 30.01.2013 г. лицензионного договора от 19.04.2013 г. N РД0122717 до 31.01.2018 г.

Так, ООО "Хладокомбинат N 1" является хозяйствующим субъектом, осуществляющим деятельность по производству мороженного и обладающим правом на использование товарного знака в соответствии с лицензионным договором, зарегистрированным Роспатентом. ООО "Хладокомбинат N 1" поясняет, что выпускает широкий ассортимент продукции. На упаковке продукции применяется спорный товарный знак по свидетельству N 274938, состоящий из волнистых полос желтого и синего цвета.

Факт производства ответчиком продукции, заявителем не оспаривается.

Также ответчик ссылается на то, что законодательством РФ не установлена обязанность использовать упаковку, полностью повторяющую товарный знак, не установлено запрета на совместное применение нескольких товарных знаков на одной упаковке.

В соответствии со статьей 1 Закона о товарных знаках, товарный знак - обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц.

В соответствии с ч. 1 ст. 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать неформальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте. Поэтому применительно к части 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

Руководствуясь правовой позицией ВАС РФ, выраженной в постановлении Президиума от 01 марта 2011 года N 14502/10, к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров, в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, лицо, подающее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

В подтверждение своей заинтересованности истец указывает, что осуществляет деятельность по производству однородных товаров 30 класса МКТУ, т.е. мороженого, с 2000 года. Истец является правообладателем большого числа товарных знаков, в числе которых обозначении, защищающие внешний вид этикеток для мороженого по свидетельствам N N 259873, 422533, 422534, 428080, 458888. В этих товарных знаках используется узор из чередующихся волнистых полос контрастных цветов. Перечисленные товарные знаки применяются для индивидуализации мороженого "Трубочка сахарная", которое является хитом продаж предприятия истца. Истец также указывает, на то, что третьим лицом ООО "Хладокомбинат N1" выпускается однородная продукция (мороженое Сахарная трубочка), упаковка которой сходна до степени смешения с товарными знаками заявителя.

В соответствии с частью 1 статьи 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим Кодексом. Следовательно, предъявление любого иска должно иметь своей целью восстановление нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов обратившегося в суд лица.

В соответствии с требованиями ст.ст. 1229, 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом.

Суд учитывает, что факт регистрации того или иного изображения в качестве товарного знака не запрещает правообладателю использовать видоизмененные изображения на выпускаемой им продукции.

Из представленных доказательств судом апелляционной инстанции не усматривается, что истец является производителем однородных товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству N 274938, имеет намерение на регистрацию тождественного или сходного обозначения, а также истцом не доказаны подготовительные действия, осуществляемые им для планируемого ввода аналогичного товара в гражданский оборот.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции полагает, что истцом не доказана заинтересованность в прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству N 274938, принадлежащего ответчику.

Кроме того, материалы дела свидетельствуют об использовании спорного товарного знака правообладателем и лицами, которым такое право было предоставлено на основе лицензионных договоров, суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу об отсутствии совокупности необходимых условий для удовлетворения заявленных требований. В связи с этим довод жалобы об отсутствии доказательств использования товарного знака Девятым апелляционным судом отклоняется.

Довод жалобы о нарушении судом первой инстанции п. 3 и 4. ст. 170 АПК РФ, в том числе довод о том, что суд не отразил в решении суда факт заявления ходатайства истца о назначении экспертизы по делу и результат его рассмотрения отклоняется Девятым апелляционным судом.

Так в материалах дела (т.3 л.д. 105-106), в протоколе судебного заседания от 30.08.2013 г. указано, что истец заявлял ходатайство о назначении экспертизы по делу, протокольным определением в удовлетворении данного ходатайства отказано.

Таким образом, настоящий иск по своей сути не направлен на реализацию охраняемого законом интереса истца, что уже само по себе является достаточным основанием к отказу в иске.

Отсутствие заинтересованности в соответствии с вышеуказанным Постановлением Президиума ВАС РФ является самостоятельным основанием для отказа в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

При таких обстоятельствах в удовлетворении искового заявления отказано правомерно.

Таким образом, решение суда является законным и обоснованным, соответствует материалам дела и действующему законодательству, в связи с чем отмене не подлежит.

Апелляционной инстанцией рассмотрены все доводы апелляционной жалобы, однако они не опровергают выводы суда, положенные в основу решения, и не могут служить основанием для отмены решения и удовлетворения апелляционной жалобы.

Расходы по оплате госпошлины по апелляционной жалобе распределяются в соответствии со ст. 110 АПК РФ и относятся на заявителя жалобы.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 11 ноября 2013 года по делу N А40-9077/13 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Е.А. Птанская

Судьи

О.Н. Лаптева В.Р. Валиев