Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26 марта 2014 г. N 09АП-47125/13

г. Москва

26 марта 2014 г.

Дело N А40-114115/11

Резолютивная часть постановления объявлена 19 марта 2014 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 26 марта 2014 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Н.И. Левченко,

судей М.Е. Верстовой, Е.А. Птанской

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи М.В. Казаковой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы

Закрытого акционерного общества "Конструкторско-технологическое бюро натурных изысканий и исследований бетона и железобетона" и Открытого акционерного общества "Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 26 ноября 2013 года

по делу N А40-114115/11, принятое судьей А.В. Мищенко,

по иску Открытого акционерного общества Конструкторско-технологическое бюро натуральных изысканий и исследований бетона и железобетона"

(ОГРН 11127747141510; 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6)

к ответчикам: 1. Закрытому акционерному обществу "СтройБетонПроект" (ОГРН 5087746032765;); 2. Закрытому акционерному обществу "Конструкторско-технологическое Бюро натурных изысканий и исследований бетона и железобетона" (ОГРН 1105029013077; 127572, г. Москва. Ул. Абрамцевская, д. 9, корп. 1)

3. Шатилову С.Н. третье лицо: ОАО "НИЦ Строительство" (ОГРН 1095042005255; 141367, Московская область, Сергиево-Посадский район, пос. Загородские Дали, д. 6-11), ООО "Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона"

(ОГРН 5117746054696)

о запрете использовать товарный знак

при участии в судебном заседании:

от истца Захаревич Е.Н. - доверенность от 28.02.2014

от ответчика: от ЗАО "Конструкторско-технологическое Бюро натурных изысканий и исследований бетона и железобетона" - Бондо О.Н. - доверенность от 04.03.2013

в судебное заседание не явились представители:

ЗАО "СтройБетонПроект"; Шатилов С.Н.; ОАО "НИЦ Строительство", ООО "Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона" - извещены.

УСТАНОВИЛ:

Открытое акционерное общество "Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона" (далее - ОАО "КТБ ЖБ", истец, ОГРН 1067746784511) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к ответчикам: Закрытому акционерному обществу "Конструкторско-технологическое Бюро натуральных изысканий и исследований бетона и железобетона" (далее - ЗАО "КТБ НИИЖБ", ОГРН 1117746650350) и Закрытому акционерному обществу "Конструкторско-технологическое Бюро натуральных изысканий и исследований бетона и железобетона" (далее - ЗАО "КТБ НИИЖБ", ОГРН 1105029013077) об обязании ответчиков прекратить незаконное использование товарного знака N 417719, в том числе в сокращенном фирменном наименовании, и взыскании со второго ответчика 5 000 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака N 417719.

Исковые требования заявлены на основании статей 1229, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) и мотивированы тем, что ответчики незаконно использует сходное до степени смешения с товарным знаком истца словесное обозначение "КТБНИИЖБ" в своем фирменном наименовании и при оказании услуг, аналогичных видам деятельности истца.

Решением суда первой инстанции от 06.02.2012 в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.05.2012 решение Арбитражного суда города Москвы от 06.02.2012 оставлено без изменения, а апелляционная жалоба без удовлетворения.

Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 29.08.2012 указанные судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. При этом суд кассационной инстанции указал, что суды не учли, что при оценке тождественности или сходства до степени смешения между использованным обозначением и товарным знаком следует исходить из положений Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32. Суды не исследовали входящий в предмет доказывания вопрос о возможности в результате сходства двух средств индивидуализации введения в заблуждение потребителя и (или) контрагента, о возможности использования спорного обозначения в определенных видах деятельности, а именно тех, при осуществлении которых под фирменным наименованием ЗАО "КТБ НИИЖБ" создается конкуренция с товарным знаком суду первой инстанции следует учесть изложенное, предложить истцу уточнить (конкретизировать) исковые требования в части запрета использования ответчиками обозначения "КТБНИИЖБ".

Определением от 20.05.2013 в порядке статьи 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), истец - открытое акционерное общество "КТБ ЖБ", заменен на закрытое акционерное общество "КТБЖБ" (ОГРН 1097746733820). Открытое акционерное общество "КТБ ЖБ" привлечено к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований.

Определением от 17.07.2013 в порядке статьи 48 АПК РФ истец заменен на ОАО "Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона" (ОГРН 1127747141510), ответчик- ЗАО "Конструкторско-технологическое Бюро натурных изысканий и исследований бетона и железобетона" (ОГРН 1117746650350), заменен на ЗАО "СтройБетонПроект".

В порядке статьи 46 АПК РФ судом в качестве соответчика привлечен Шатилов Сергей Новомирович.

В ходе судебного разбирательства истцом, в порядке статьи 49 АПК РФ заявлен отказ от иска к ЗАО "СтройБетонПроект", который удовлетворен Арбитражным судом города Москвы.

В обоснование требований к ЗАО "Конструкторско-технологическое Бюро натурных изысканий и исследований бетона и железобетона" (ОГРН1105029013077) сослался на обстоятельство, что ответчик нарушает его исключительные права на товарный знак "КТБНИИЖБ" по свидетельству N 417719, используя незаконно сходное до степени смешения с ним словесное обозначение "КТБНИИЖБ" в своем сокращенном фирменном наименовании при оказании однородных услуг, а также на сайте с доменным именем "NIGB.COM", в связи, с чем должен прекратить незаконное использование и выплатить компенсацию на основании статей 1229, 1484, 1515 ГК РФ.

В обоснование требований к Шатилову С.Н. истец указал, что ответчик нарушает его исключительные права на товарный знак "КТБНИИЖБ" по свидетельству N 417719, используя незаконно сходное до степени смешения с ним словесное обозначение "КТБНИИЖБ" на сайте с доменным именем "NIIGB.COM" при рекламе однородных услуг, в связи с чем, как администратор домена должен прекратить незаконное использование и выплатить компенсацию за нарушение прав истца на товарный знак.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 26.11.2013 производство по делу в отношении ЗАО "СтройБетонПроект" прекращено.

На ЗАО "Конструкторско-технологическое Бюро натурных изысканий и исследований бетона и железобетона" (ОГРН1105029013077) возложена обязанность прекратить незаконное использование товарного знака N 417719 "КТБНИИЖБ", в том числе в сокращенном фирменном наименовании в виде запрета его использовать в следующих видах деятельности: научные и технологические услуги и относящимся к ним научные исследования и разработки, услуги по промышленному анализу и научным исследованиям, изучение технических проектов, проведение инженерно-технической экспертизы, установка и ремонт оборудования.

С ЗАО "Конструкторско-технологическое Бюро натурных изысканий и исследований бетона и железобетона" (ОГРН1105029013077) в пользу ОАО "Конструкторско-технологическое Бюро натурных изысканий и исследований бетона и железобетона" (ОГРН 11127747141510) взыскано 300 000 рублей компенсации и 6 088 рублей в счет возмещения расходов по госпошлине.

В удовлетворении остальной части иска и иска к Шатилову С.Н. отказано.

Не согласившись с вынесенным судебным актом, ЗАО "Конструкторско-технологическое Бюро натурных изысканий и исследований бетона и железобетона" (ОГРН1105029013077) обратилось с апелляционной жалобой, в Девятый арбитражный апелляционный суд, в которой просило решение суда в части обязании ЗАО "Конструкторско-технологическое Бюро натурных изысканий и исследований бетона и железобетона" (ОГРН1105029013077) и взыскании 300 000 рублей отменить и вынести по делу новый судебный акт, об отказе в удовлетворении заявленных исковых требований в полном объеме.

В обоснование заявленных требований ЗАО "Конструкторско-технологическое Бюро натурных изысканий и исследований бетона и железобетона" (ОГРН1105029013077) указывает, что судом неверно были истолкованы и применены нормы материального права, выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Также, не согласившись с вынесенным судебным актом, с апелляционной жалобой в Девятый арбитражный апелляционный суд обратилось ОАО "КТБ ЖБ", в которой просил изменить решение суда в части взыскания с ЗАО "Конструкторско-технологическое Бюро натурных изысканий и исследований бетона и железобетона" (ОГРН1105029013077) 300 000 рублей компенсации и взыскать 3 000 000 рублей.

Отменить решение в части отказа в удовлетворении исковых требований о взыскании компенсации с Шатилова С.Н. и взыскать 2 000 000 рублей.

В остальной части решение суда первой инстанции оставить без изменения.

В обоснование заявленных требований, истец указывает, что при вынесении решения судом, неверно были истолкованы и применены нормы материального права, выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

В судебном заседании, явившийся представитель истца, доводы своей апелляционной жалобы поддержал, против доводов апелляционной жалобы ЗАО "Конструкторско-технологическое Бюро натурных изысканий и исследований бетона и железобетона" (ОГРН1105029013077) возражал.

Представитель ЗАО "Конструкторско-технологическое Бюро натурных изысканий и исследований бетона и железобетона" (ОГРН1105029013077) доводы своей апелляционной жалобы поддержал в полном объеме, против доводов апелляционной жалобы истца возражал.

ЗАО "СтройБетонПроект"; Шатилов С.Н.; ОАО "НИЦ Строительство", ООО "Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона" своих представителей в судебное заседание не направили.

При указанных обстоятельствах, с учетом своевременного размещения информации о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, суд апелляционной инстанции, руководствуясь статьями 121, 123, 156 АПК РФ, в том числе разъяснений, данных в пункте 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации", рассмотрел дело в отсутствие представителей ЗАО "СтройБетонПроект"; Шатилов С.Н.; ОАО "НИЦ Строительство", ООО "Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона", надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания.

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 АПК РФ, изучив доводы апелляционных жалоб, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы от 26.11.2013 на основании следующего.

Как усматривается из представленных в материалы дела доказательств, ОАО "КТБ ЖБ" являлся правообладателем словесного товарного знака (знака обслуживания) N 417719 "КТБНИИЖБ", зарегистрированного по 37 классу МКТУ и перечня товаров и/или услуг - установка и ремонт оборудования и 42 классу - научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки, услуги по промышленному анализу и научным исследованиям, изучение технических проектов, экспертиза инженерно-техническая с датой приоритета 24.09.2009.

В последующем исключительные права на товарный знак были переданы ОАО "Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона" (ОГРН 1127747141510) на основании договоров об отчуждении N РД0112287 от 31.10.2012 и N РД0124085 от 17.05.2013.

Согласно пункту 1.2 договоров, правообладатель уступает, а правопреемник принимает право требования возмещения убытков или выплаты компенсации за незаконной использование товарного знака любыми третьими лицами без разрешения правообладателя за весь период правовой охраны товарного знака, начиная с даты приоритета до момента регистрации договора в Роспатенте (пункт 43.5 постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ 5/29 от 26.03.2009).

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации (пункт 2 статьи 1484 Гражданского кодекса).

На основании пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно пункту 6 статьи 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном Гражданским кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения. Под частичным запретом на использование в отношении фирменного наименования понимается запрет на его использование в определенных видах деятельности.

ЗАО "Конструкторско-технологическое Бюро натурных изысканий и исследований бетона и железобетона" (ОГРН1105029013077) зарегистрировано в качестве юридического лица 21.10.2010, при этом включено в Единый государственный реестр юридических лиц сокращенное фирменное наименование ЗАО "КТБ НИИЖБ", что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ и не оспаривается сторонами.

При этом основным видом экономической деятельности является деятельность подготовке строительного участка (ОКВЭД45.1), дополнительными, в том числе- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений(ОКВЭД 45.3), производство электромонтажных и изоляционных работ (ОКВЭД 45.31, 45.32), монтаж прочего инженерного оборудования(45.34), деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве(ОКВЭД 74.20.1), проектирование производственных помещений, промышленный дизайн(ОКВЭД 74.10.12), разработка проектов в области кондиционирования воздуха, холодильной техники (ОКВЭД 74.20.5), инженерные изыскания для строительства (ОКВЭД 74.20.35).

В соответствии с статьей 1229 ГК РФ, гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Согласно абзацу 2 пункта 1 статьи 1229 ГК РФ, правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Указанная норма является императивной, не оставляющим субъектам правоотношений возможность выбора действий, за исключением самого правообладателя, поскольку, наряду с правом разрешать использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации правообладатель наделен также правом запрещать другим лицам использование этого результата или средства. Данная формулировка свидетельствует о наличии общего запрета в отношении использования, обращенного ко всем третьим лицам.

На основании вышеуказанного, все третьи лица, желающие использовать указанные объекты интеллектуальной собственности, должны получить разрешение правообладателя в установленной форме.

Право запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации действует и в тех случаях, когда закон не допускает распоряжения исключительным правом и, следовательно, делает невозможным использование соответствующего результата или средства третьими лицами на законном основании.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ, установлено, что если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном Гражданским кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения. Под частичным запретом на использование в отношении фирменного наименования понимается запрет на его использование в определенных видах деятельности.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между использованным обозначением и товарным знаком следует исходить из норм Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 N 231-ФЗ применяемых в части, не противоречащей четвертой части Гражданского кодекса, далее - Правила).

Из пункта 14.4.2 Правил следует, что словесное обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах (звуковой (фонетический), графический (визуальный) и смысловой (семантический)).

Исходя из вышеуказанных Правил, обозначение КТБ НИИЖБ, используемое вторым ответчиком в сокращенном фирменном наименовании, сходно до степени смешения с словесным товарным знаком N 417719 "КТБНИИЖБ", поскольку ассоциируется ним в целом, не смотря на их отдельные отличия(пробел); исходя из анализа услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак и видов деятельности, осуществляемых вторым ответчиком и указанным в Едином государственном реестре юридических лиц, спорное обозначение используется им (при использовании сокращенного фирменное наименования) для однородных услуг(работ), и в результате такого использования может возникнуть вероятность смешения(заблуждения потребителя и(или) контрагента), при этом исключительное право на товарный знак возникло ранее исключительного права на фирменное наименование.

Размер компенсации определяется судом исходя из конкретных обстоятельств дела, в том числе характера нарушения, срока незаконного использования, возможных убытков, а также в пределах, установленных ГК РФ, с учетом требований разумности и справедливости.

Судебная коллегия апелляционной инстанции соглашается с выводом суда первой инстанции, о взыскании с ЗАО "Конструкторско-технологическое Бюро натурных изысканий и исследований бетона и железобетона" (ОГРН1105029013077) компенсации за неправомерное использование товарного знака вторым ответчиком в сокращенном фирменном наименовании.

Поскольку характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие/отсутствие ранее совершенных нарушений исключительного права данного правообладателя, его вероятные убытки, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд первой инстанции обоснованно уменьшил ее размер и взыскал компенсацию в размере 300 000 рублей.

Также, судебная коллегия апелляционной инстанции поддерживает вывод суда первой инстанции, что у истца отсутствуют основания для удовлетворения требований к Шатилову С.Н., поскольку истцом документально не доказан факт нарушения им исключительных прав на товарный знак истца.

Выводы суда первой инстанции, что факт размещения на сайте с доменным именем "NIGB.COM" обозначения ЗАО "КТБ НИИЖБ", подтвержденный протоколом осмотра от 16.09.2011 серии 77 АА N 3345876, не позволяет сделать однозначный вывод о том, что обозначение является сокращенным фирменным наименованием закрытого акционерного общества "Конструкторско-технологическое Бюро натурных изысканий и исследований бетона и железобетона" (ОГРН1105029013077), при том, что в Единый государственный реестр юридических лиц 28.08.2008, т.е. ранее даты приоритета товарного знака, включено ЗАО "КТБ НИИЖБ" (ОГРН5087746032765), учредителем которого являлся Шатилов С.Н., информация, позволяющая идентифицировать юридическое лицо, отсутствует, а на 12.08.2013 администратором доменного имени являлось ООО "КТБ НИИЖБ" (ОГРН 5117746054696) является обоснованным.

Доводы истца о том, что Шатилов С.Н. является техническим директором ответчика и первоначальным администратором сайта, не могут служить основанием к отмене решения, поскольку на момент рассмотрения спора администратором домена является ЗАО "КТБ НИИЖБ".

Доводы ЗАО "КТБ НИИЖБ" об отсутствии сходства сокращенного наименования и необоснованного взыскания компенсации отклоняются, поскольку материалами дела подтверждается тождественность наименования и товарного знака.

В соответствии со статьей 71 АПК РФ, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Нарушений норм процессуального права, предусмотренных частью 4 статьи 270 АПК РФ и являющихся безусловными основаниями для отмены обжалуемого решения арбитражного суда первой инстанции, последним не допущено.

Поэтому обжалуемое решение арбитражного суда первой инстанции подлежит оставлению без изменения.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 26 ноября 2013 года по делу N А40-114115/11 оставить без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Н.И. Левченко

Судьи

Е.А. Птанская М.Е. Верстова