Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 1 апреля 2014 г. N 13АП-905/14

г. Санкт-Петербург

01 апреля 2014 г.

Дело N А21-8418/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 25 марта 2014 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 01 апреля 2014 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Борисовой Г.В.

судей Абакумовой И.Д., Лопато И.Б.

при ведении протокола судебного заседания: Федуловой М.К.

при участии:

от заявителя: Курнушко Т.М. по доверенности от 17.12.2013 N 05-35/31380,Валюженич Т.В. по доверенности N 05-35/31426;

от заинтересованного лица: не явились- извещены ( уведомление N 24104)

от третьего лица: Грабищева А.А. по доверенности от 09.01.2014;

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы (13АП8324/2013) Калининградской областной таможни и ОАО "РОТ ФРОНТ" на решение Арбитражного суда Калининградской области от 28.11.2013 по делу N А21-8418/2013 (судья Мялкина А.В.), принятое

по заявлению Калининградской областной таможни

к ООО "Альфа-Трейд"

третье лицо - ОАО "РОТ ФРОНТ"

о привлечении к административной ответственности по ст. 14.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях

установил:

Калининградская областная таможня (236006, г.Калининград, Гвардейский пр-т,д.30, ОГРН 1083925999992, далее- таможенный орган) обратилась в Арбитражный суд Калининградской области с заявлением о привлечении ООО "Альфа-Трейд" (Калининградская обл., Гурьевский р-н, пос.Дружный, ул. Дзержинского, д.246, ОГРН 1033902808610, далее- общество) к административной ответственности по ст. 14.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях за незаконное использование чужого товарного знака без разрешения.

К участию вделе привлечено ОАО "РОТ ФРОНТ" (113184, г.Москва, 2-й Новокузнецкий пер. д.13-15), не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора.

Решением суда первой инстанции в удовлетворении заявления Калининградской областной таможни отказано.

Не согласившись с решением суда, Калининградская областная таможня и ОАО "РОТ ФРОНТ" направили апелляционные жалобы, в которых просили решение суда отменить и привлечь общество к административной ответственности.

В судебном заседании таможенный орган и третье лицо поддержали доводы апелляционных жалоб, не согласившись с выводом суда, что использование словесного обозначения "МУЗА" на упаковке ввезенного обществом товара не может рассматриваться как незаконное использование обозначения, сходного с зарегистрированным товарным знаком, поскольку целью его использования является не индивидуализация товаров, а исключительно переводом наименования товара с польского языка. Представители пояснили, что наименование товара "Вафли Шоколадная муза" размещено не только на картонных ящиках (транспортной таре), но и цветных картонных коробках, в которых непосредственно находятся вафли, а также в товаротранспортных документах, например, в декларации на товары N 10226200/0023675 и сертификатах соответствия. Податели жалоб также не согласились с утверждением суда об отсутствии однородности между товарами "кондитерские изделия" и "вафли", что прямо противоречит ГОСТ 14031-68 "Международный стандарт. Вафли. Технические условия" и Методическим рекомендациям по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных Приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 198 (далее- Методические рекомендации).

ООО "Альфа-Трейд", надлежащим образом извещенное о времени и месте рассмотрения апелляционных жалоб, своих представителей в суд не направило.

Законность и обоснованность принятого решения проверяются в порядке и по основаниям, установленными статьями 258, 266-271 АПК РФ.

Выслушав представителей таможенного органа и третьего лица, исследовав материалы дела, обсудив доводы апелляционных жалоб, суд апелляционной инстанции находит их обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Из материалов дела видно, что 24.07.2013 ООО "Альфа-Трейд" (декларант) на Багратионовский таможенный пост Калининградской областной таможни подана декларация на товары (ДТ) N 10226200/240713/0023675 в соответствии с таможенной процедурой ИМ 78 ("свободная таможенная зона") на товар, прибывший по CMR N б/н от 23.07.2013, инвойсу (cчетe-фактуре) N ЕХР/000209/13 от 23.07.2013, в рамках внешнеторгового контракта N 1/KAL/2010 от 08.04.2010.

В ДТ N 10226200/240713/0023675 заявлены сведения о пяти товарах (кондитерские изделия), страна происхождения Польша, в том числе о товаре N 4 - "вафли с начинками, частично или полностью глазированные кондитерской глазурью с добавлением какао, ВАФЛИ "ТАГО" ГЛАЗИРОВАННЫЕ 3 кг, количество: 96 кг, ВАФЛИ "ТОТО" СО ВКУСОМ КАКАО В ГЛАЗУРИ 600 г, количество: 24 кг, ВАФЛИ "TOFINEK" С КАРАМЕЛЬЮ В ШОКОЛОДЕ 1200 г, количество: 80 шт., ВАФЛИ ШОКОЛАДНАЯ МУЗА с какао- ореховым вкусом 480 г, количество: 80 шт.". Фирма изготовитель: предприятие кондитерских изделий "ТАГО ГШС ТАДЕУШ ГОЛЕМБЕВСКИЙ, торговый знак "TAGO".

По результатам таможенного контроля в форме таможенного досмотра (Акт таможенного досмотра N 10226200/260713/000331) было установлено, что на этикетках коробок с товаром: "ВАФЛИ ШОКОЛАДНАЯ МУЗА с какао-ореховым вкусом 480 г" в количестве 8 картонных коробок с маркировкой "CZEKOLADOWE MUZY" присутствует надпись на русском языке "Вафли Шоколадная муза с какао-ореховым вкусом масса нетто 10*(24*20 г)".

26.07.2013 в Калининградскую областную таможню от компании ОАО "РОТ ФРОНТ", являющейся правообладателем товарного знака "МУЗА" на территории Российской Федерации по свидетельству N 124606, поступило письмо от 26.07.2013 о том, что ОАО "РОТ ФРОНТ" не выдавало разрешений, не предоставляло право использования и не подписывало лицензионных соглашений на использование товарного знака "МУЗА" с изготовителем товара "Вафли Шоколадная муза с какао-ореховым вкусом 480 г" "ТАГО ППС ТАДЕУШ ГОЛЕМБИЕВСКИИ" (Польша) и получателем товара ООО "Альфа-Трейд". По имеющейся в распоряжении правообладателя информации, товар, ввозимый ООО "Альфа-Трейд" на территорию РФ является контрафактным и сходным до степени смешения с товарным знаком "МУЗА". Ввоз такого товара и его распространение на территории РФ без согласования с правообладателем товарного знака нарушает исключительные права правообладателя на товарный знак. Товарный знак "МУЗА", используется предприятиями ОАО "Южуралкондитер", ЗАО "Шоколадная фабрика "Новосибирская" и ОАО БКФ "Зея" на основании лицензионных договоров заключенных с ОАО "РОТ ФРОНТ". Правообладатель просит принять меры по недопущению попадания контрафактной продукции в гражданский оборот на территории России и привлечь к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

По факту незаконного использования чужого или сходного с ним обозначения для однородных товаров должностным лицом Багратионовского таможенного поста Калининградской областной таможни 27.07.2013 в отношении ООО "Альфа-Трейд" по ст. 14.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования N 10226000-1844/2013.

Товар, являющийся предметом административного правонарушения, по протоколу от 27.07.2013 изъят и передан на хранение на СВХ ООО "Сириус" (Калининградская область, г. Багратионовск, ул. Коммунальная, д. 4).

30.07.2013 вынесено определение о назначении экспертизы объектов интеллектуальной собственности, проведение исследования поручено эксперту ЭКС - региональный филиал ЦЭКТУ г. Калининград (далее - ЭКС). Изъятие проб и образцов товара оформлено протоколом от 12.03.2014.

Согласно заключению эксперта от 14.08.2013 N 1222 исследованный товар, по делу об административном правонарушении N10226000-1844/2013, является однородным с товарами, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак N124606, правообладателем которого является ОАО "РОТ ФРОНТ". Словесное обозначение "СНОКОLАТЕ MUSE", нанесённое на упаковку изъятого товара, не является сходным до степени смешения с товарным знаком "МУЗА", зарегистрированным по свидетельству N124606 по графическому, звуковому и смысловому признакам. Вместе с тем, словесные обозначения "Вафли шоколадная муза" и "Вафли Шоколадная муза", нанесённые мелким шрифтом соответственно на оборотной стороне упаковки товара и на наклейках, на картонных ящиках (транспортной таре), является сходным до степени смешения с зарегистрированным по свидетельству N 124606 товарным знаком "МУЗА", так как имеют графическое, звуковое (фонетическое) и смысловое (семантическое) сходство, ассоциируются с ним в целом.

Усмотрев, что наименование товара "Вафли Шоколадная муза с какао-ореховым вкусом 480 г" сходно до степени смешения с товарным знаком "МУЗА", и учитывая отсутствие у общества лицензионного договора на использование данного товарного знака с ОАО "РОТ ФРОНТ" Калининградская областная таможня составила протокол об административном правонарушении от 25.09.2013 N 10226000-1844/2013 по факту незаконного использования чужого товарного знака.

Поскольку вопрос о привлечении к ответственности, предусмотренной ст.14.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в силу ч.1, 3 ст.23.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях отнесен к компетенции арбитражного суда, то таможенный орган обратился в суд с настоящим заявлением.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявления таможенного органа, сделал вывод об отсутствии однородности между товарами "кондитерские изделия" и "вафли" и, что использование словесного обозначения "МУЗА" на упаковке везенного обществом товара не может рассматриваться как незаконное использование обозначения, сходного с зарегистрированным товарным знаком, поскольку целью его использования является не индивидуализация товаров, а перевод наименования товара с иностранного языка. Апелляционный суд не согласен с данным выводом суда по следующим основаниям.

В соответствии со ст.14.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара.

Исходя из положений указанной статьи, квалифицирующим признаком данного административного правонарушения является незаконное использование товарного знака на территории Российской Федерации.

В соответствии со ст.1229 ГК РФ, правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, отсутствие запрета не считается согласием (разрешением), а другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Гражданским кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Гражданским кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В силу статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 приведенной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

В пункте 3 статьи 1484 ГК РФ определено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно пункту 4 статьи 1252 ГК РФ в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены настоящим Кодексом.

Пунктом 1 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Объективная сторона административного правонарушения, предусмотренного ст.14.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях, состоит в незаконном использовании чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров в гражданском обороте без разрешения правообладателя.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между использованным обозначением и товарным знаком следует исходить из норм Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" применяемых в части, не противоречащей четвертой части Гражданского кодекса, далее - Правила).

Из положений пункта 14.4.2 Правил следует, что словесное обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах (звуковом (фонетическом), графическом (визуальном) и смысловом (семантическом)).

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Из противопоставляемых обозначений с очевидностью следует, что используемое ответчиком словесное обозначение "Вафли шоколадная муза" и "Вафли Шоколадная муза", нанесённые мелким шрифтом соответственно на оборотной стороне упаковки товара и на наклейках, наклеенных на картонные ящики (транспортную тару), является сходным до степени смешения с зарегистрированным ОАО "РОТ ФРОНТ" по свидетельству N 124606 товарным знаком "МУЗА", так как имеют графическое, звуковое (фонетическое) и смысловое (семантическое) сходство и ассоциируются с ним в целом. Данный вывод подтвержден экспертным заключением от 14.08.2013 N 1222

Между тем, суд первой инстанции необоснованно подверг оценке размер шрифта обозначения, место его размещения на упаковке, поскольку перечисленное не имеет правового значения при установлении тождественности противопоставляемых обозначений и не влияет на вывод о наличии в действиях ответчика правонарушения в виде использования чужого товарного знака, а подлежит исследованию в случае сходства обозначений для определения возможности их смешения.

Апелляционный суд соглашается с доводами апелляционных жалоб, что, перевод наименования товара "CZEKQLADOWE MUZY" на русский язык "Вафли Шоколадная муза" преследует цель доведения товара до потребителя в розничной сети, то есть действия общества связаны с размещением товарного знака на товарах и документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот.

На основании п. 3.3 Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51074-2003 "Продукты пищевые. Информация для потребителя" текст информации для потребителя наносят на русском языке. Текст и надписи должны соответствовать нормам русского или иного языка, на котором дается информация о продукте.

Таким образом, перевод наименования спорного товара "CZEKOLADOWE MUZY" на русский язык "Вафли Шоколадная муза" является размещением товарного знака на товарах и документации и связан исключительно с целью введения его в гражданский оборот.

Апелляционный суд отмечает, что в силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ под незаконным использованием товарного знака понимается не только размещение товарного знака на товарах и документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, а также и ввоз таких товаров на территорию Российской Федерации.

Согласно статье 179 ТК ТС товары подлежат декларированию таможенным органам при их перемещении через таможенную границу. Пунктом 7 статьи 190 ТК ТС установлено, что с момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение.

Следовательно, доказательством ввоза товара на таможенную территорию Российской Федерации в таможенном режиме, предполагающем его использование в гражданском обороте на территории Российской Федерации, является декларация на товары.

В материалы дела представлена ДТ N 10226200/0023675, в которой спорный товар задекларирован как "Вафли Шоколадная муза с какао-ореховым вкусом", что свидетельствует о незаконном использовании товарного знака.

Необоснованным является вывод суда о неоднородности товара кондитерские изделия" и "вафли".

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Перечисленные критерии однородности товаров выработаны Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в постановлениях Президиума от 24.12.2002 N 10268/02 и от 18.07.2006 N 2979/06.

Однако суд не дал правовой оценки однородности товаров по перечисленным критериям в их совокупности, ограничившись формальным указанием на то обстоятельство, что товары "кондитерские изделия" и "вафли" не являются однородными, поскольку имеют разное назначение, область и цель применения, круг потребителей, рынок сбыта, а также разную природную составляющую.

На основании п. 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных Приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знаком от 31.12.2009 N 198 (далее - Методические рекомендации), при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства, как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные.

К основным признакам относятся: род(вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Основные признаки однородности товаров могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности один с другим и со вспомогательными признаками. При этом основные признаки могут переходить в разряд вспомогательных.

Судом не принято во внимание заключение эксперта от 23.08.2013 N 1222, согласно которому представленный на экспертизу товар однороден товару 30 класса МКТУ, поскольку принадлежит к одной и той же видовой группе, имеет одинаковые потребительские свойства, функциональное назначение и применение.

Апелляционный суд отмечает, что товар "вафли" является однородным товару "кондитерские изделия" на основании следующих признаков:

-одинаковый рынок сбыта (товар продается в кондитерских магазинах);

-один и тот же круг потребителей (товар "кондитерские изделия" и товар "вафли" являются товаром широкого потребления и имеют один и тот же круг потребителей);

-одинаковое назначение, область и цель применения ( для потребления в пищу);

-принадлежность к одной и той же родовой группе (30 класс МКТУ);

-одинаковые условия реализации и каналы реализации изделий (товар "кондитерские изделия" и товар "вафли" реализуются через розничную сеть);

-товары являются товарами краткосрочного пользования и не являются дорогостоящими.

Сложившаяся судебная практика также подтверждает тот факт, что товар "вафли" является однородным товару "кондитерские изделия" (постановление ФАС СЗО от 12.09.2012 по делу N А26-5128/2011, постановление ФАС СЗО от 15.02.2012 по делу NA26-1423/2011).

При изложенных обстоятельствах следует признать, что материалами дела в полном объеме подтверждается факт незаконного использования ООО "Альфа-Трейд" товарного знака "МУЗА" без разрешения правообладателя, что свидетельствует о доказанности административного правонарушения, ответственность за которое установлена ст.14.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Поскольку санкция статьи 14.10 Кодекса в качестве дополнительного административного наказания предусматривает конфискацию предмета административного правонарушения, то товары, изъятые и указанные в протоколе изъятия вещей и документов от 27.07.2013 и протоколе о взятии проб и образцов от 12.03.2014, подлежат конфискации.

При таких обстоятельствах апелляционный суд считает, что решение суда подлежит отмене, апелляционные жалобы -удовлетворению.

Руководствуясь пунктом 2 статьи 269, статьями 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Калининградской области от 28 ноября 2013 года по делу N А21-8418/2013 отменить.

Привлечь ООО "Альфа-Трейд" (238254, Калининградская область, Гурьевский р-н, п.Дружный, ул.Дзержинского, д.246,ОГРН 1033902808610) к административной ответственности по части 1 статьи 14.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с конфискацией продукции, изъятой по протоколу изъятия вещей и документов от 27.07.2013 и протоколу взятия проб и образцов от 12.03.2014.

Реквизиты для уплаты штрафа:

р\с 40101810800000002901 в ОПЕРУ-1 Банка России г.Москва,701;

БИК 044501002;

ОКАТО 45268595000;

КБК 153 1 16 04 000 01 6000 140, код таможни 1026000;

Получатель: Межрегиональное операционное УФК (ФТС России);

ИНН 7730176610;

КПП 773001001.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Г.В. Борисова

Судьи

И.Д. Абакумова И.Б. Лопато