Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 9 апреля 2014 г. N 09АП-3620/14

город Москва

09 апреля 2014 г.

Дело N А40-118199/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 04 марта 2014 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 09 апреля 2014 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи А.А. Солоповой

судей А.И. Трубицына, Д.Н. Садиковой

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи М.В. Казаковой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Общества с ограниченной ответственностью "ТЭСКОМ"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 16.12.2013

по делу N А40-118199/2013, принятое судьей Е.А. Хайло

по иску общества с ограниченной ответственностью "ТЭСКОМ"

(ОГРН 5087746139366, 115230, г. Москва, Варшавское ш., 36, стр.8)

к обществу с ограниченной ответственностью "КЕНЗ-1"

(ОГРН 1077761719903, 117292, г. Москва, ул. Профсоюзная, 18, корп.1, кв.63)

о прекращении нарушения исключительных прав и взыскании 3 500 000 000 руб.

при участии в судебном заседании:

от истца: Кулова И.И. (решение N 14)

в судебное заседание не явился представитель ответчика - извещен.

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "ТЭСКОМ" (далее - ООО "ТЭСКОМ", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью "КЕНЗ-1" (далее - "КЕНЗ-1", ответчик) о запрете ответчику предложение к продаже и реализацию контрафактного товара в упаковках, содержащих фразу "ТОНГКАТ"; об обязании ответчика изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещен незаконно используемый товарный знак "ТОНГКАТ"; об обязании ответчика удалить за свой счет с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемый товарный знак "ТОНГКАТ"; об обязании ответчика удалить товарный знак "ТОНГКАТ" с материалов, которыми сопровождается введение в оборот контрафактного товара, в том числе с документации, рекламы, вывесок; о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака "ТОНГКАТ" в размере 3 500 000 руб.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 16 декабря 2013 года с ответчика в пользу истца взыскана компенсация в размере 150 000 руб., а также 1 735 руб. 72 коп. расходов по уплате госпошлины по иску. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Не согласившись с принятым решением суда от 16 декабря 2013 года, истец подал апелляционную жалобу, в которой просит решение суда отменить и принять новый судебный акт.

Заявитель в апелляционной жалобе ссылается на то, что изложенные в решении суда выводы являются взаимоисключающими; истец не согласен с размером определенной судом компенсации и считает ее необоснованно уменьшенной.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие ответчика, извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

В судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда представитель истца поддержал доводы апелляционной жалобы.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, выслушав представителя истца, считает, что оснований для отмены решения суда не имеется.

Судом установлено, что ООО "ТЭСКОМ" является обладателем исключительных прав на товарный знак "ТОНГКАТ" по Свидетельству от 25.08.2008 N 358181 с приоритетом от 06.06.2007, сроком действия регистрации до 06.06.2017, содержащий словесный элемент "ТОНГКАТ" в русскоязычной транскрипции, в отношении товаров 05 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг.

Товарный знак "ТОНГКАТ" зарегистрирован для таких товаров 05 класса МКТУ, как "добавки пищевые для медицинских целей; корни лекарственные"; услуги 35 класса МКТУ предусматривают услуги снабжения для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами, указанными в 05 классе).

Исковые требования мотивированы тем, что ответчик осуществляет деятельность по реализации продукции, именуемой "Малайский корень Али Плюс ТОНГКАТ АЛИ" с указанием производителя - Phytes Biotek Soln, Bhd, Малайзия, реализуя товар - биологически активную добавку, относящуюся к 05 классу МКТУ, а также осуществляет деятельность по продвижению и реализации продукции, относящейся к услугам 35 класса МКТУ. Истец указал на то, что реализацию названного БАД ответчик осуществляет как через розничную сеть аптек и специализированные магазины, так и через Интернет-магазины.

Поскольку истец не передавал ответчику права на использование товарного знака "ТОНГКАТ", истец полагает, что реализация ответчиком и предложение им для реализации товара с использованием обозначения, сходного до степени смешения с зарегистрированным на имя ООО "ТЭСКОМ" товарным знаком, без разрешения истца является нарушением исключительных прав истца на товарный знак "ТОНГКАТ".

При принятии решения о взыскании с ответчика в пользу истца компенсации в размере 150 000 руб. суд первой инстанции исходил из того, что в названии продукта ответчика - биологически активной добавки "Этумакс ТОНГКАТ АЛИ ПЛЮС", использовано обозначение "ТОНГКАТ", сходное до степени смешения с товарным знаком "ТОНГКАТ" по Свидетельству N 358181.

При этом, суд первой инстанции, исходя из характера нарушения, степени вины нарушителя, недоказанности вероятных убытков правообладателя, а также, исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, посчитал возможным уменьшить сумму компенсации до 150 000 рублей.

Отказывая в удовлетворении требований истца в части запрета предложения к продаже и реализации контрафактного товара в упаковках, содержащих фразу "ТОНГКАТ", об обязании ответчика изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещен незаконно используемый товарный знак "ТОНГКАТ", об обязании ответчика удалить за свой счет с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемый товарный знак "ТОНГКАТ", об обязании ответчика удалить товарный знак "ТОНГКАТ" с материалов, которыми сопровождается введение в оборот контрафактного товара, в том числе с документации, рекламы, вывесок, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что доказательств осуществления ответчиком подобной деятельности в материалы дела не представлено.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением) (пункт 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Исходя из разъяснений, изложенных в пунктах 43, 43.2, 43.3 о Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", по смыслу статей 1229, 1252, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования.

В силу статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

Исследовав и оценив доказательства в их совокупности, исходя из предмета и основания заявленных исковых требований, руководствуясь положениями действующего законодательства, суд апелляционной инстанции полагает, что исковые требования в части взыскания с ответчика компенсации за незаконное использование ответчиком в сети "Интернет" обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком "ТОНГКАТ" по Свидетельству N 358181, являются правомерными.

Поскольку согласно нотариальному Протоколу осмотра доказательств от 21.08.2013 следует, что ответчиком в сети "Интернет" на сайте www.tongkat.su. используется обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком "ТОНГКАТ", оснований для отказа в удовлетворении иска о взыскании с ответчика компенсации в силу положений статей 1229, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации у суда первой инстанции не имелось.

При этом, суд апелляционной инстанции полагает, что определенный судом первой инстанции размер компенсации, подлежащий взысканию с ответчика в размере 150 000 руб., является соразмерным допущенному ответчиком нарушению, с учетом характера нарушения и степени вины ответчика, не противоречит пункту 3 статьи 1252 и статье 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также соответствует правовой позиции Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в пунктах 43, 43.2, 43.3 Постановления от 26 марта 2009 года N 5/29 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".

В отношении ответчика суд первой инстанции правомерно определил сумму компенсации в указанных законом пределах (от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей) по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования.

В указанной связи, довод истца (заявителя апелляционной жалобы) о том, что уменьшение судом размера компенсации, подлежащей взысканию с ответчика, является необоснованным, отклоняется судом апелляционной инстанции, как не соответствующий закону и установленным судом фактическим обстоятельствам спора.

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса одним из способов защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности является предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Исходя из указанной нормы закона, суд апелляционной инстанции полагает, что истец не представил доказательств, свидетельствующих о предложении к продаже и реализации контрафактного товара в упаковках, содержащих фразу "ТОНГКАТ" (как указано в исковом заявлении), при том, что нотариальный Протокол осмотра доказательств от 21.08.2013, а также представленные истцом упаковки товара и товарная накладная от 30.07.2013 (л.д. 39) сами по себе такими доказательствами не являются.

В данном случае истцом не учтено, что в силу статьи 493 Гражданского кодекса Российской Федерации о факте заключения договора розничной купли-продажи могут свидетельствовать кассовый, товарный чек или иные документы, подтверждающие оплату товара. Однако такие документы в материалах арбитражного дела отсутствуют, также как и "материалы, которыми сопровождается введение в оборот контрафактного товара".

При таких обстоятельствах, суд первой инстанции правомерно отказал в удовлетворении остальной части исковых требований, исходя из недоказанности этих требований в силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая изложенное, у суда апелляционной инстанции не имеется оснований, предусмотренных статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены решения суда от 16.12.2013 и удовлетворения апелляционной жалобы.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 16 декабря 2013 года по делу N А40-118199/2013 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

А.А. Солопова

Судьи

А.И. Трубицын Д.Н. Садикова