Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 июня 2011 г. N ВАС-3602/11 "О передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации"

Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе председательствующего судьи Моисеевой Е.М., судей Козырь О.М., Маковской А.А. рассмотрела в судебном заседании заявление открытого акционерного общества "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" (истец), г. Москва о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Белгородской области от 14.04.2010 по делу N А08-8099/2009-30, постановления Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2010 и постановления Федерального арбитражного суда Центрального округа от 12.10.2010 по тому же делу,

по иску открытого акционерного общества "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" (далее - фабрика "Красный Октябрь") к закрытому акционерному обществу "Кондитерская фабрика "Славянка" (далее - фабрика "Славянка") о взыскании 313 524 652 рублей компенсации за незаконное использование комбинированного товарного знака со словесным элементом "Аленка" (свидетельство N 184515), а также 394 000 рублей расходов, произведенных для восстановления нарушенного права и 100 000 рублей судебных расходов (с учетом уточнения исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

СУД УСТАНОВИЛ:

решением Арбитражного суда Белгородской области от 14.04.2010 исковые требования удовлетворены в части взыскания с фабрики "Славянка" в пользу фабрика "Красный Октябрь" 5 500 000 рублей компенсации, 39 000 рублей - госпошлины. В остальной части в удовлетворении иска отказано.

Постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2010 решение суда изменено, увеличен размер взыскиваемой компенсации до 10 000 000 рублей, в оставшейся части решение суда оставлено без изменения.

Постановлением Федерального арбитражного суда Центрального округа от 12.10.2010 постановление суда апелляционной инстанций оставлено без изменений.

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре в порядке надзора принятых по делу судебных актов фабрика "Красный Октябрь" просит их отменить, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права, нарушение единообразия судебной практики и несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела. Заявитель полагает, что судами необоснованно отказано во взыскании компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, произведенных и реализованных ответчиком в 2008 году в сумме 57 369 782 рубля. По мнению заявителя, суды неверно истолковали положения подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, признав, что указанная норма применима лишь в тех случаях, когда лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак, использовало тождественное с зарегистрированным товарным знаком обозначение, но не обозначение, сходное с ним до степени смешения. При этом заявитель не оспаривает выводы суда о необоснованности взыскания компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, произведенных и реализованных ответчиком в 2006-2007 годах в сумме 256 154 870 рублей, поскольку на указанный период не может быть распространено действие нормы подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, вступившей в силу с 01.01.2008.

Рассмотрев доводы заявителя, представленные документы и изучив материалы дела, коллегия судей пришла к выводу, что заявление о передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела, фабрика "Красный Октябрь" является правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом "Аленка", охраняемого свидетельством Российской Федерации N 184515 в отношении товаров 30 класса МКТУ. Правовая охрана товарному знаку предоставлена с 21.09.1999 по 21.09.2019.

Фабрика "Красный Октябрь" производит и реализует на рынке кондитерских изделий на территории Российской Федерации плиточный шоколад под названием "Аленка" с использованием названного товарного знака в упаковке с изображением портрета девочки в цветастом головном платке, из-под которого выбивается челка.

Товарный знак используется в следующем цветовом сочетании: желтый (нижняя часть), темно-коричневый (верхняя часть), золотистый, зеленый, красный.

В данном цветовом сочетании комбинированное обозначение со словесным элементом "Аленка" решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 05.03.2009 признано с 21.01.2009 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком.

Судом установлено и не оспаривается ответчиком, что фабрика "Славянка", в период с 2006 года и до 05.09.2008, производила и вводила в гражданский оборот плиточный шоколад под названием "Алина", упаковка которого имела аналогичное цветовое решение, изображение девочки в похожем цветастом головном платке, из-под которого выбивается челка.

Решением Федеральной антимонопольной службы от 25.09.2008 по делу N 1 14/67-08 действия фабрики "Славянка" по введению в оборот плиточного шоколада "Алина" с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца , признаны нарушающими пункт 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции". Указанным решением установлен факт введения ответчиком в гражданский оборот плиточного шоколада "Алина" на рынке кондитерских изделий с использованием комбинированного обозначения, которое является сходным до степени смешения с комбинированным товарным знаком по свидетельству N 184515. Обоснованность данного решения подтверждена вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 24.04.2009 по делу N А40-1343/09-149-13.

В подтверждение сходства до степени смешения между комбинированным товарным знаком фабрики "Красный Октябрь" и изображением, расположенным на лицевой стороне упаковки шоколада "Алина", истцом представлено заключение, выполненное в Российском государственном институте интеллектуальной собственности, по вопросу степени сходства товарного знака со словесным элементом "Аленка" и упаковки продукции "Алина". Также факт смешения подтверждается выводами социологического исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Истец, ссылаясь на нарушение ответчиком его исключительного права на охраняемый по свидетельству N 184515 товарный знак заявил требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости реализованной контрафактной продукции. Из представленных ответчиком расчетов фактической себестоимости и прибыли по группе продукции шоколад "Алина" общая выручка-стоимость реализованной продукции за 2006-2008 годы составила 156 762 326 рублей, двукратный размер стоимости реализованной контрафактной продукции - 313 524 652 рубля.

Удовлетворяя исковые требования в части, суд исходил из того, что факт введения ответчиком в гражданский оборот продукции с размещенным на ней обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком истца, в период с 2006 года по сентябрь 2008 года подтвержден материалами дела, преюдициальным судебным актом по делу N А40-1343/09-149-13 и не оспаривается ответчиком. При этом признал, что товары, производимые ответчиком и истцом, являются однородными.

Учитывая разъяснения, изложенные в пункте 2.1. постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", суд пришел к правильному выводу о том, что в рассматриваемом деле к отношениям сторон, связанным с использованием ответчиком изображения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца в период с 01.01.2006 по 31.12.2007 подлежат применению нормы Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках), а в период после 01.01.2008 - положения части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Пунктом 2 статьи 4 Закона о товарных знаках определено, что нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения: на товарах, на этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях к продаже товаров; в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации.

Товары, этикетки, упаковки этих товаров, на которых незаконно используется товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

В соответствии с пунктом 4 статьи 46 Закона о товарных знаках вместо требования о возмещении причиненных убытков правообладатель вправе требовать от лица, незаконно использующего товарный знак или наименование места происхождения товара, выплаты определяемой судом денежной компенсации в размере от 1 тысячи до 50 тысяч минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом.

Согласно пункту 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истец в качестве меры ответственности за нарушения, допущенные в 2008 году, потребовал компенсацию, предусмотренную подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, однако, суды пришли к выводу, что согласно буквальному смыслу указанной нормы взыскание компенсации в таком размере возможно только в том случае, если на товарах незаконно размещен сам товарный знак, а не обозначение, сходное с ним до степени смешения, что имело место по настоящему делу. Поэтому суд признал, что фабрика "Красный Октябрь" вправе требовать компенсацию в размере, предусмотренном подпунктом 1 пункта 4 указанной статьи.

Определяя сумму компенсации, подлежащей взысканию, суд первой инстанции исходил из ее максимального размера, предусмотренного законодательством: за период с 01.01.2006 по 31.12.2007 - 50 тысяч минимальных размеров оплаты труда (но ошибочно исчислил ее в сумме 500 000 рублей), за период с 01.01.2008 - 5 000 000 рублей.

Учитывая допущенную судом первой инстанции арифметическую ошибку, суд апелляционной инстанции изменил решение, взыскав компенсацию в 5 000 000 рублей за период с 01.01.2006 по 31.12.2007 и 5 000 000 рублей за период с 01.01.2008.

Суд кассационной инстанции согласился с выводами судов первой и апелляционной инстанций.

Вместе с тем, для решения возникшего по делу вопроса толкования нормы права об ответственности за незаконное использование товарного знака может быть применен и иной подход, нашедший отражение в судебной практике.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно пункту 3 названной статьи никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации.

В силу пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения и является санкцией за бездоговорное гражданское правонарушение. Компенсация представляет собой самостоятельный вид гражданско-правовой ответственности, и к ней не могут применяться правила, предусмотренные в отношении других видов гражданско-правовой ответственности.

Статьей 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации установлена ответственность за незаконное использование товарного знака. Пунктом 1 названной статьи предусмотрено, что товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения.

Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Таким образом, нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование (размещение на товаре или упаковке) не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения. Поэтому размещение на контрафактных товарах обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, позволяет правообладателю по своему выбору требовать взыскания компенсации в размере, предусмотренном подпунктами 1 либо 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе в двукратном размере стоимости данного товара. При этом размер компенсации, предусмотренной подпунктом 2 пункта 4 названной статьи, ограничен пределами, установленными законодателем и признан им соразмерным последствиям правонарушения.

При таких обстоятельствах, в целях формирования единообразия в толковании и применении арбитражными судами норм права, на основании пункта 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело подлежит передаче в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 299, 300, 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

ОПРЕДЕЛИЛА:

передать дело N А08-8099/2009-30 Арбитражного суда Белгородской области в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке надзора решения Арбитражного суда Белгородской области от 14.04.2010, постановления Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2010 и постановления Федерального арбитражного суда Центрального округа от 12.10.2010.

ГАРАНТ:

См. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 27 сентября 2011 г. N 3602/11

Предложить лицам, участвующим в деле, предоставить отзыв в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации на заявление о пересмотре указанных судебных актов в порядке надзора до 20.07.2011.

Председательствующий судья

Е.М. Моисеева

Судьи

О.М. Козырь А.А. Маковская