Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 4 августа 2008 г. N КГ-А40/6878-08 При новом рассмотрении дела об использовании товарного знака суду необходимо установить наличие у ответчика надлежащим образом оформленного лицензионного договора с иностранной компанией, являющейся обладателем спорного товарного знака (извлечение)

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа
от 4 августа 2008 г. N КГ-А40/6878-08
(извлечение)

ГАРАНТ:

Резолютивная часть постановления объявлена 30 июля 2008 г.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 18 марта 2008 г. по делу NN А40-54101/07-51-337, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 16 мая 2008 г. N 09АП-4874/2008-ГК, ООО "Пегас Туристик" отказано в иске к ООО "Пегасус Международный Туроператор" о запрете использовать обозначение "PEGASUS", изображение крылатого коня и доменное имя www.pegasus.ru в процессе туристской деятельности.

Отказывая в иске, суды исходили из того, что истец является правообладателем товарного знака, содержащего обозназничение "PEGAS", по свидетельству о его регистрации от 9 марта 2004 г. N 264861 с приоритетом от 26 июня 2002 г., в то время как ответчик по агентскому договору с Частной компанией с ограниченной ответственностью "Пегасус Инкоминг ГмбХ" (Pegasus Incoming GmbH, Австрия) от 3 сентября 2007 г. использует товарный знак с обозначением "PEGASUS", зарегистрированный на международном рынке туристских услуг по свидетельству ВОИС от 25 апреля 1990 г. N 552747 с приоритетом от 21 декабря 1989 г.

Поскольку ответчик зарегистрировал на территории РФ свои права на комбинированный товарный знак, состоящий из словестного обозначения и изображения крылатого коня, а регистрация товарного знака истца изображение крылатого коня не включает, суды пришли к выводу о том, что ответчик использует свой товарный знак, а также наименование сайта законно.

В кассационной жалобе истец просит суд отменить принятые по делу судебные акты и удовлетворить иск.

В обоснование жалобы истец указывает на то, что ООО "Пегасус Международный Туроператор" не доказало правомерность использования товарного знака, зарегистрированного за Частной компанией с ограниченной ответственностью "Пегасус Инкоминг ГмбХ" (Pegasus Incoming GmbH, Австрия), поскольку не представило лицензионный договор с данной компанией.

Истец также ссылается на неправильное применение судами ст. 23 Федерального закона "О товарных знаках, знаках обслуживания и происхождения товаров" в отношении услуг, предоставляемых истцом и ответчиком.

Отзыв на кассационную жалобу не представлен.

Суд, с учетом мнения истца, определил рассмотреть кассационную жалобу в отсутствие неявившегося представителя ответчика.

Представитель истца поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе.

Изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, выслушав представителя истца и проверив в соответствии со ст. 286 АПК РФ правильность применения норм материального и процессуального права, суд кассационной инстанции приходит к выводу о необходимости отмены принятых по делу решения и постановления в связи со следующим.

Отказывая в иске, суды первой и апелляционной инстанций исходили из того, что ответчик является законным пользователем товарного знака, зарегистрированного за Частной компанией с ограниченной ответственностью "Пегасус Инкоминг ГмбХ" (Pegasus Incoming GmbH, Австрия) на международном рынке.

При этом в качестве доказательства законности такого использования суды приняли агентский договор от 3 сентября 2007 г. N А-01/07.

Между тем, в соответствии со ст. 26 Федерального закона "О товарных знаках, знаках обслуживания и происхождения товаров" (действовавшей на момент заключения агентского договора) и ст. 1489 ГК РФ право на использование товарного знака подлежит передаче другому лицу лишь по лицензионному договору, подлежащему государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Агентским договором в соответствии со ст. 1005 ГК РФ является договор, по которому одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала.

Поскольку нормы ст. 26 Федерального закона "О товарных знаках, знаках обслуживания и происхождения товаров" и ст. 1489 ГК РФ носят специальный характер, делегирование права на использование товарного знака не может иметь иную форму, нежели предусмотренную данными нормами.

Поскольку в материалах дела отсутствует лицензионный договор между ответчиком и Частной компанией с ограниченной ответственностью "Пегасус Инкоминг ГмбХ" (Pegasus Incoming GmbH, Австрия) в отношении товарного знака "PEGASUS" с изображением крылатого коня, вывод судов первой и апелляционной инстанции о правомерности его использования ответчиком с учетом международной регистрации не соответствует указанным нормам закона.

Кроме того, суд кассационной инстанции констатирует неправильное применение судами нормы ст. 23 Федерального закона "О товарных знаках, знаках обслуживания и происхождения товаров", которая касается исключительно введения в гражданский оборот на территории РФ товаров и согласно ее буквальному смыслу не подлежит распространению на оказание услуг.

На основании изложенного суд кассационной инстанции приходит к выводу о необходимости отмены судебных актов, принятых по делу судами первой и апелляционной инстанций, на основании ч.ч 1, 2 ст. 288 АПК РФ, и направления дела, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 287 АПК РФ, на новое рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

При новом рассмотрении дела суду следует учесть изложенное, установить наличие у ответчика надлежащим образом оформленного лицензионного договора с иностранной компанией, являющейся обладателем товарного знака "PEGASUS", после чего сделать вывод о приоритете товарных знаков сторон с учетом того, что ответчиком от своего имени в РФ зарегистрирован комбинированный товарный знак, содержащий словесный элемент "PEGASUS" и изображение крылатого коня, лишь 21 августа 2006 г.

Суду также следует рассмотреть вопрос о необходимости привлечения к участию в деле Частной компании с ограниченной ответственностью "Пегасус Инкоминг ГмбХ" (Pegasus Incoming GmbH, Австрия) как обладателя международного товарного знака "PEGASUS", используемого ответчиком.

Руководствуясь ст.ст. 284, 286-289 АПК РФ, Федеральный арбитражный суд Московского округа постановил:

решение Арбитражного суда г. Москвы от 18 марта 2008 г. по делу N А40-54101/07-51-337 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16 мая 2008 г. N 09АП-4874/2008-ГК по тому же делу отменить, дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.