Введение потребителя в заблуждение при регистрации и использовании товарного знака (Е.А. Свиридова, журнал "Экономика и право. XXI век", N 3, июль-сентябрь 2016 г.)

Введение потребителя в заблуждение при регистрации и использовании товарного знака

Е.А. Свиридова,

кандидат юридических наук, доцент,

доцент Департамента правового

регулирования экономической деятельности

ФГОБУ ВО "Финансовый университет при

Правительстве Российской Федерации"

Журнал "Экономика и право. XXI век", N 3, июль-сентябрь 2016 г., с. 82-89.

Товарные знаки как средства индивидуализации товаров прочно вошли в нашу жизнь и зачастую определяют выбор потребителя товара. Стоимость товарного знака нередко превышает стоимость иных активов компании, а деловая репутация, по сути, находит выражение в зарегистрированном обозначении, которое, кроме того, является гарантией качества производимой продукции. Именно поэтому доверие потребителя к производителю зависит от возможности идентифицировать его товары в гражданском обороте. Однако на практике возникают ситуации, когда однородные товары маркируются сходными до степени смешения товарными знаками, что может приводить к заблуждению относительного истинного производителя товара.

В действующем законодательстве п. 6 ст. 1483 ГК РФ запрещает регистрировать в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц с более ранним приоритетом в отношении однородных товаров. Однако, когда речь идет о сходстве до степени смешения, закон допускает регистрацию товарного знака в отношении однородных товаров при наличии согласия правообладателя. При этом даже в случае отсутствия возражений со стороны правообладателя товарного знака с более ранним приоритетом сходное с ним до степени смешения обозначение нельзя зарегистрировать, если такая регистрация может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

По мнению М.А. Рожковой, в абз. 5 п. 6 ст. 1483 ГК РФ речь идет о косвенном использовании средства индивидуализации. Автор употребляет термин "паразитирование", определяя согласие правообладателя на регистрацию обозначения сходного до степени смешения с его товарным знаком с правом дальнейшего его использования в хозяйственной деятельности в отношении однородных товаров [15].

Судебной практике известен такой вид недобросовестного поведения, как "паразитирование на чужой деловой репутации". Так, в деле о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку "Innsulekx" суд указал, что одним из доказательств недобросовестности лица, зарегистрировавшего товарный знак, является его осведомленность об использовании идентичного обозначения третьими лицами в отношении однородных товаров без регистрации в качестве товарного знака при условии, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей. Известность и репутация обозначения "Innsulekx" на территории Российской Федерации предполагает, что правообладатель аналогичного товарного знака злоупотребил правом в форме паразитирования на репутации средства индивидуализации иного лица, что может служить основанием для прекращения правовой охраны данного товарного знака [14].

Недобросовестными действиями правообладателя не признаются: действия по приобретению прав на обозначение, которое стало широко известно до регистрации в качестве товарного знака благодаря хозяйственной деятельности и инвестициям самого правообладателя; только тот факт, что правообладателю было известно об использовании другими лицами тождественного или сходного до степени смешения обозначения до даты приоритета товарного знака (должны быть установлены и учтены обстоятельства, связанные с самим приобретением исключительного права на товарный знак, а также последующее поведение правообладателя, свидетельствующее о цели такого приобретения); недобросовестное поведение правообладателя после регистрации товарного знака (недобросовестность определяется на дату приоритета товарного знака, последующее поведение правообладателя лишь служит подтверждением или опровержением недобросовестности его действий по регистрации товарного знака).

Итак, недобросовестным поведением нельзя признать действия субъекта по регистрации в качестве товарного знака обозначения, которое использовалось до даты приоритета одним или несколькими участниками гражданского оборота для индивидуализации своей продукции. Следует выявить дополнительно целый ряд факторов, влияющих на квалификацию деяния в качестве акта недобросовестной конкуренции. Одним из таких факторов выступает цель приобретения права на товарный знак. Таким образом, следует признать паразитированием на чужой деловой репутации одну из форм недобросовестной конкуренции, в то время как регистрация обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя схожего до степени смешения средства индивидуализации соответствует закону и не является недобросовестным поведением.

Следует заметить, что документ, подтверждающий согласие правообладателя, приобщенный к материалам заявки на регистрацию сходного до степени смешения обозначения, сам по себе не является достаточным основанием для безусловного принятия положительного решения о регистрации Роспатентом. Даже при наличии такого согласия, если сохраняется вероятность смешения товарных знаков при использовании их в гражданском обороте, регистрирующий орган откажет в регистрации.

По мнению Роспатента, для определения наличия смешения двух обозначений следует учитывать не только факт их сходства, но и целый ряд иных факторов. Так, скорее всего, будет отказано в регистрации обозначению, которое имеет степень сходства с противопоставленным товарным знаком, приближенную к тождеству (например, отличается одной буквой при фонетической идентичности). В этом случае регистрация возможна, только если заявитель и правообладатель являются "родственными" предприятиями, одно из которых полностью контролируется другим, например, одно из предприятий является аффилированным лицом, способным оказывать прямое влияние на деятельность другого предприятия [11]. Однако даже при наличии аффилированности между заявителем и правообладателем обозначение заявителя не будет зарегистрировано, если оно идентично товарному знаку или имеет незначительные различия, при этом противопоставленный товарный знак является широко известным среди потребителей данного вида товара и ассоциируется ими с конкретным производителем. Наличие "родственных связей" правообладателя и заявителя не спасет от отказа в регистрации обозначения последнего, если товарный знак индивидуализирует товары широкого потребления и повседневного спроса (продукты питания, парфюмерно-косметические изделия и др.). Такой же запрет распространяется и на товары повышенной значимости - лекарственные средства.

Для решения вопроса о возможности предоставления правовой охраны сходному до степени смешения обозначению подвергается анализу также определение однородности товаров, для которых планируется регистрировать данное обозначение. Для определения однородности товаров подлежит выяснению потенциальная вероятность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному и тому же производителю. При этом учитываются род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации, круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки. Как указал Девятый арбитражный апелляционный суд, однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения [7].

Так, на имя компании "БИД КОМПАНИ Лимитед" (Китай) был зарегистрирован товарный знак BYD по классу "легковые автомобили" (12 класс МКТУ). Компания "Байрише Моторен Верке Акциенгезельшафт" подала возражение, указав, в том числе, на факт введения в заблуждение потребителя относительно производителя товаров (по мнению заявителя, высока вероятность восприятия товарного знака потребителем как обозначения, индивидуализирующего товары лица, подавшего возражение), а также на широкую известность товарного знака "BMW" на территории Российской Федерации, пользующегося заслуженной репутацией у потребителя. Здесь Роспатент указал, что при наличии возможности смешения товарных знаков следует принимать во внимание те товары или услуги, для которых зарегистрированы товарные знаки. Когда речь идет об изделиях длительного пользования или повышенной стоимости, например автомобилях, покупатели подходят к выбору товара более внимательно, в связи с чем вероятность смешения незначительна. Поскольку оспариваемый и противопоставленный товарные знаки зарегистрированы для товаров, связанных с транспортом, возможность их смешения потребителями невелика. Товарный знак BYD сам по себе не содержит способных ввести в заблуждение сведений, поскольку не указывает ни на товары, ни на место их происхождения [2].

Следует заметить, что абз. 5 п. 6 ст. 1483 ГК РФ распространяет свое действие только на случаи сходства до степени смешения и не применяется при тождестве обозначений. При тождестве существенно возрастает опасность смешения потребителями маркируемой товарными знаками продукции двух разных производителей, а также расширяется перечень товаров, которые могут считаться однородными.

Так, заявителю было отказано в предоставлении на территории Российской Федерации правовой охраны товарному знаку "DISCOVERY" в отношении всех товаров 7-го и 9-го классов МКТУ по причине несоответствия обозначения требованиям подп. 2 п. 6 ст. 1483 ГК РФ, несмотря на согласие правообладателя противопоставленного товарного знака. Суд не признал недействительным решение Роспатента, указав, что одним из факторов, которые могут привести к введению потребителей в заблуждение путем смешения товарных знаков, является фонетическое и семантическое тождество обозначений и однородность товаров, для индивидуализации которых эти знаки зарегистрированы. Кроме того, при оценке однородности товаров 7-го и 9-го классов МКТУ суд счел, что к категории потребителей товара "машина" относятся, в том числе, и потребители товаров "машины для сельского хозяйства". Критериями определения однородности товаров считаются род (вид) товаров, а не круг потребителей [13].

Таким образом, целью регистрации обозначения в качестве товарного знака не должно быть введение потребителей в заблуждение относительно истинного производителя товара, места изготовления товара и его качественных характеристик. Роспатент может отказать в регистрации средства индивидуализации, если описанное в заявке обозначение при использовании его в дальнейшем в гражданском обороте для индивидуализации товара может быть воспринято потребителями как товарный знак, принадлежащий иному изготовителю.

Одним из абсолютным оснований для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака выступает поданное для испрашивания правовой охраны обозначение, представляющее собой или содержащее элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Однако не всякое обозначение, заявленное для товаров, не относящихся к тем, что изображены на товарном знаке, рассматривается как способное ввести в заблуждение потребителя относительно товара. В некоторых случаях такое обозначение можно признать фантазийным. При этом учитывается вероятность ассоциации в глазах потребителя заявленного обозначения с общим представлением о товаре, а также правдоподобность подобных ассоциативных представлений. Если в результате будет установлено, что изображение в отношении данного товара способно ввести потребителя в заблуждение, но вводящие в заблуждение ассоциации неправдоподобны, товарный знак может рассматриваться как фантазийный и не подпадающий под действие правовой нормы подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ [12]. Так, следует признать способным ввести в заблуждение потребителей изображение огурца для индивидуализации консервированной рыбы, так как это два абсолютно разных продукта. В то же время изображение фруктов для индивидуализации детских мелков для рисования вполне может считаться фантазийным.

Введение потребителя в заблуждение возможно при использовании в качестве товарных знаков наименований географических объектов. Так, в деле о товарном знаке "Гжелка" речь шла об использовании в товарном знаке названия реки в Раменском районе Московской области. Словесный товарный знак, содержащий в себе название географического объекта, зарегистрирован в отношении товаров 32-го класса (пиво), 33-го класса (напитки алкогольные, за исключением пива; водка) и услуг 35-го класса (продвижение товаров (для третьих лиц); услуги снабженческие для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям), 43-го класса (обеспечение пищевыми продуктами и напитками) Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков за обществом "Кристалл". А значит, такой товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товара и нахождения его изготовителя. Однако на момент рассмотрения спора товарный знак "Гжелка" использовался правообладателем уже длительное время для индивидуализации производимой им алкогольной продукции. По мнению суда, присутствие на рынке продолжительное время (с 1993 г.), наличие активной рекламы, премирование производителя различными наградами в рамках участия его товара в конкурсах ассоциирует словесное обозначение "Гжелка" в глазах потребителей именно с выпускаемой обществом "Кристалл" продукцией. В представленных доказательствах содержатся данные Всероссийского центра изучения общественного мнения, согласно которым 76,8% респондентов ассоциируют товарный знак "Гжелка" именно с водкой, в то время как название реки вспомнили лишь 1,7% опрошенных. На основании этого суд пришел к выводу о недоказанности факта введения потребителей в заблуждение относительно места производства товара и нахождения его изготовителя, поскольку товарный знак "Гжелка" уже приобрел достаточную различительную способность, в то время как одноименная река не известна широкому кругу потребителей [8]. Производитель водки выиграл дело, так как к моменту рассмотрения спора в суде "Гжелка" приобрела вторичное значение. Кроме того, название реки Гжелка было знакомо ограниченному числу потребителей.

В другом деле Роспатент признал предоставление правовой охраны товарному знаку "RED ARMY" недействительным полностью, так как последний мог быть ассоциирован российским потребителем с Вооруженными Силами Российской Федерации и их историей, собственно, как принадлежащий их центральному учреждению культуры. Данный товарный знак способен, по мнению ведомства, ввести потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги с использованием сходных обозначений "Хор Красной Армии", "RED ARMY ENSEMBLE" и "THE ALEXANDROV/RED ARMY/CHORUS" [3].

Было отказано в регистрации товарного знака, содержащего прилагательное "Хлебное" для индивидуализации товаров 32 класса МКТУ "пиво", в связи с тем, что такое название воспринимается как характеристика товара, изготовленного с использованием хлебных злаков и в случае маркировки таким обозначением товара, произведенного без использования хлебных злаков, потребитель будет введен в заблуждение относительно качественных характеристик товара [4].

Как указал Суд по интеллектуальным правам, оценка обозначения на соответствие требованиям подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения рядовыми, средними потребителями - адресатами товаров, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров. При этом данной нормой охватываются лишь обозначения, которые ложно указывают на свойства того товара, в отношении которого испрашивается правовая охрана. Обозначения, указывающие на не присущее товару свойство, которое рядовым, средним потребителем не может быть воспринято как правдоподобное, ложными в смысле подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ не являются [14].

Еще один запрет, установленный в отношении товарных знаков в целях недопущения введения потребителя в заблуждение, содержится в п. 2 ст. 1488 ГК РФ. При этом под введением в заблуждение в контексте этой нормы понимаются действия по перенесению сведений о товаре, содержащихся в товарном знаке, на приобретателя товарного знака, создающие неправильное представление о товаре или его производителе, способные повлиять на решение потребителя. По мнению суда, для установления возможности введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя необходимо установление обстоятельств того, что потребитель осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным лицом, не являющимся правообладателем товарного знака [10].

Речь идет о незаконности отчуждения исключительного права на товарный знак по договору, если это приводит к введению потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Так, в случае регистрации одного товарного знака для нескольких смежных классов товаров (например, классы 32 - пиво, и 33 - алкогольные напитки; водка, вино; коньяк) правообладатель не сможет передать исключительное право на товарный знак по договору только в отношении товаров 33 класса, поскольку товары указанных классов являются однородными и сохранение за собой исключительного права в отношении части товаров может явиться причиной введения потребителей в заблуждение. Или, если фирменное наименование юридического лица используется в словесном элементе принадлежащего ему товарного знака, заключение договора об отчуждении исключительного права на товарный знак не допускается. Этот же запрет будет действовать и в ситуации, когда на имя правообладателя зарегистрированы в отношении однородных товаров несколько сходных до степени смешения товарных знаков и правообладатель захочет передать исключительное право только на один или несколько обозначений (действует принцип - либо отчуждаются все товарные знаки, либо ни один из них).

Так, Роспатент отказался регистрировать договор об отчуждении исключительного права на товарный знак со ссылкой на п. 2 ст. 1488 ГК РФ, поскольку по данному договору правообладатель обязался передать исключительное право на товарный знак только в отношении части товаров 30 класса МКТУ ("изделия пирожковые, крупы пищевые, кукуруза молотая, кулебяки, кушанья мучные, продукты мучные"), сохранив за собой исключительное право на другие товары 30 класса МКТУ ("бисквиты", "изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой", "пряники", "сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий"). По мнению ВАС РФ, указанные товары считаются однородными, так как принадлежат к одному роду (виду) товаров - мучные изделия, имеют одно назначение - продукты питания, предназначены для одной категории потребителей и обладают одинаковыми условиями сбыта - продуктовые магазины [6].

В другом деле суд счел, что введение потребителя в заблуждение возможно путем отчуждения товарных знаков, если, передав исключительное право на товарные знаки, правообладатель сохраняет за собой право использования части товарного знака в своих фирменном наименовании, патентах на промышленные образцы (этикетки рыбных консервов), а также на других объектах, воспроизводящих элементы товарного знака [5].

В пункте 3 ст. 1514 ГК РФ говорится еще об одном случае прекращения правовой охраны товарного знака по причине введения потребителя в заблуждение: с бездоговорным переходом исключительного права на товарный знак на основании решения суда может прекратиться правовая охрана товарного знака при наличии доказательств введения потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Следует обратить внимание на тот факт, что прекращение правовой охраны товарного знака, в силу положений п. 3 цитируемой статьи ГК РФ, осуществляется исключительно в судебном порядке, не на основании решения Роспатента и при наличии иска со стороны заинтересованного лица [9].

Э.П. Гаврилов отмечает, что основная идея, положенная в основу п. 3 ст. 1514 ГК РФ, лишена какого бы то ни было юридического обоснования, поскольку, по сути, речь идет о смешении товарного знака с фирменным наименованием, когда средство индивидуализации ассоциируется с конкретным производителем товара, а не с самим товаром, в результате чего "смена" такого производителя (переход исключительного права на товарный знак от одного юридического лица к другому в результате реорганизации) ведет к прекращению права на товарный знак [1]. Следует согласиться с этой позицией, ведь товарный знак, в отличие от фирменного наименования, призван идентифицировать в гражданском обороте именно товары, а не их изготовителя.

В заключение следует сказать, что подаваемое на регистрацию в качестве товарного знака обозначение может состоять и из элементов, которые способны оказать влияние на восприятие потребителей, и из элементов, не способных ввести потребителя в заблуждение или существенно снижающих такую вероятность. Так, к первой категории элементов следует отнести те составляющие товарного знака, которые открыто содержат указания на производителя или место изготовления товара. В то время как ко второй категории элементов принадлежат части обозначений, порождающие у потребителей представление об изготовителе и месте производства товара через ассоциативные связи.

Список литературы:

[1] Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). М.: Экзамен, 2009. - 973 с.

[2] Заключение Палаты по патентным спорам от 25.12.2008 (Приложение к решению Роспатента от 16.02.2009 по заявке N 2005726910/50) "Об оставлении в силе правовой охраны товарного знака".

[3] Заключение Палаты по патентным спорам от 14.06.2016 (Приложение к решению Роспатента от 01.07.2016 по заявке N 2009727073) "О признании предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным полностью".

[4] Заключение Палаты по патентным спорам от 17.06.2016 (Приложение к решению Роспатента от 01.07.2016 по заявке N 2014713356) "Об оставлении в силе решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака".

[5] Определение ВАС РФ от 15.09.2011 N ВАС-11412/11 по делу N А41-27786/2010.

[6] Определение ВАС РФ от 10.04.2014 N ВАС-3931/14 по делу N А40-24831/2013.

[7] Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.01.2014 N 09АП-44320/2013 по делу N А40-6804/13.

[8] Постановление Президиума ВАС РФ от 09.10.2007 N 15006/06 по делу N А40-27670/05-110-226 // Вестник ВАС РФ. 2008. N 1.

[9] Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.12.2014 N С01-569/2014 по делу N СИП-162/2014.

[10] Постановление Суда по интеллектуальным правам от 05.07.2016 N С01-52/2015 по делу N А40-48196/2013.

[11] Приказ Роспатента от 23.03.2001 N 39 (ред. от 06.07.2001) "Об утверждении Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений". Решение Суда по интеллектуальным правам от 14.07.2016 по делу N СИП-256/2016.

[12] Приказ Роспатента от 30.11.2009 N 170 "Об утверждении Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы обозначений, представляющих собой этикетки и полиграфические упаковки".

[13] Решение Суда по интеллектуальным правам от 20.04.2016 по делу N СИП-31/2016.

[14] Решение Суда по интеллектуальным правам от 15.07.2016 по делу N СИП-293/2016.

[15] Рожкова М.А. Защита интеллектуальных прав: законодательные ошибки при определении статуса и компетенции специализированных органов, разрешающих дела в сфере промышленной собственности: Учебное пособие. М.: Статут, 2016. - 286 с.