Мнение на тему "Аналитической справки по вопросам, возникающим при применении норм ГК РФ о служебных результатах интеллектуальной деятельности"*(1)
Журнал "Журнал Суда по интеллектуальным правам", N 15, март 2017 г., с. 98-104.
Раздел I*(2)
1.1. Объект патентного права, созданный студентом в рамках его обучения в образовательной организации, не может считаться служебным
1. Возможно ли применение по аналогии норм о служебных результатах интеллектуальной деятельности к результатам, созданным студентами в рамках образовательного процесса, если между сторонами возникли отношения, схожие с теми, в рамках которых создаются служебные объекты патентного права, во всем, кроме распространения на эти отношения норм ТрК РФ?
Ответ:
Нет, невозможно. Очевидно, что отношения студента и образовательной организации по поводу создания каких-либо результатов интеллектуальной деятельности (далее - РИД) и по форме, и по сути отличаются от отношений по поводу служебных РИДов. Творческая деятельность студента в рамках образовательного процесса (дипломные работы, курсовые и т.п.), в том числе с использованием ресурсов организации и под контролем её сотрудников, осуществляется им безвозмездно. Более того, именно организация получает вознаграждение - от студента или, например, из бюджета - за оказание студенту образовательных услуг. Даже в тех случаях, когда студент добровольно и за вознаграждение, выплачиваемое образовательной организацией, выполняет какую-либо творческую работу по "заданию" организации без заключения между ними трудового или гражданско-правового договора, оснований применять к этим отношениям по аналогии нормы о служебных РИДах нет необходимости. Отношения между ними по своей правовой природе аналогичны, скорее, не отношениям по поводу служебных РИДов, а гражданско-правовым отношениям между заказчиком и исполнителем или подрядчиком и субподрядчиком по поводу РИДов, созданных при выполнении работ по договору.
В общем случае, интеллектуальная собственность (далее - ИС), создаваемая студентом по собственной инициативе или даже в связи с выполнением учебного задания, принадлежит ему как автору. Исключения могут составлять случаи, когда ИС создается студентом, привлеченным к работам, осуществляемым образовательной организацией, на основе договора с этой организацией, который (договор) предусматривает согласие студента-исполнителя (соисполнителя) работ на отчуждение прав на создаваемые РИДы образовательной организации или иному лицу, например заказчику этих работ.
Что касается использования студентом в своей творческой деятельности различных ресурсов образовательной организации, то, на наш взгляд, условия, порядок и последствия такого использования должны определяться во внутренних документах образовательной организации, с которыми студент должен быть ознакомлен и согласен до того, как получит возможность использования соответствующих ресурсов. В этих документах может быть предусмотрен и порядок распределения прав на результаты, созданные с использованием этих ресурсов.
2. Если такое применение норм по аналогии невозможно, на основании каких норм права должен определяться правовой режим результатов интеллектуальной деятельности, созданных студентами по заданию образовательной организации?
Ответ:
Образовательная организация не может выдавать студентам иных заданий, кроме тех, которые продиктованы программой образовательного процесса. Эти задания не являются заданиями работодателя, и результат выполнения этих заданий не является служебным РИДом. Иные обязательные к исполнению задания студент может получать на добровольной основе только в случае заключения с ним договора подряда (субподряда) (в том числе договора на выполнение НИР и ОКР). Права на созданные студентом РИДы определяются в соответствии со ст. 1229, 1270, 1288, 1296, 1297, 1298, 1357, 1408, 1449,1462, 1463 ГК РФ.
1.2. Исследование вопроса о служебном характере результата интеллектуальной деятельности допускается лишь в рамках рассмотрения спора об этом между работодателем и работником, создавшим этот результат.
1. Может ли суд по инициативе третьего лица, не являющегося работником или работодателем, признать служебный или неслужебный характер результата интеллектуальной деятельности?
Ответ:
Полагаем неверным суждение о том, что исследование вопроса о служебном характере допускается только лишь в рамках рассмотрения спора между работодателем и работником. Спор о недействительности патента в связи с неправильным указанием патентообладателя - далеко не всегда спор между работником и работодателем, это спор между патентообладателем, указанным в патенте, и лицом, считающим, что оно имеет право на соответствующий РИД наряду или вместо указанного в патенте лица. Но на самом деле в основе предъявляемых требований может быть именно оспаривание патентного права работника или работодателя на соответствующий РИД по мотивам нарушения положений ст. 1370 ГК РФ.
В ситуации, описанной в преамбуле вопроса, именно автор-работник, а не третье лицо является инициатором (истцом) спора. И спор этот не о служебном характере РИДа, а о праве на получение патента на изобретение. Оспаривая действительность патента по мотиву неправильного указания патентообладателя, истец (в приведенном в вопросе примере - работник-автор) защищает и доказывает свое право на получение патента. Суд не должен отказывать истцу в защите его права на том формальном основании, что ответчик не является его работодателем. Работодателя, кстати, уже может и не быть, но это не должно препятствовать разрешению спора о недействительности патента на изобретение, созданное работником. Ответчику, поскольку он не является работодателем автора-истца, в качестве возражения (отзыва) на иск достаточно представить доказательства законности приобретения права на получение патента у работодателя или правопреемника работодателя автора-истца. Необходимо отметить, что, приобретая право на получение патента, ответчик обязан был проявить должную осмотрительность и получить от отчуждающей стороны доказательства законности обладания этим правом. В таком случае ему не составит труда представить доказательства тех обстоятельств, на которые он будет ссылаться в споре. А именно, доказательства того, что изобретение было служебным и работодатель передал права на него в полном соответствии с положениями ст. 1370 ГК РФ. На авторе-истце лежит бремя доказывания того, что его работодатель не вправе был отчуждать право на изобретение. При этом автор может ссылаться на то, что изобретение не являлось служебным, или являлось служебным, но работодателем пропущен срок (4 месяца с момента уведомления автором-работником своего работодателя о создании изобретения) на отчуждение права на получение патента другому лицу; или на то, что между автором и его работодателем существовал договор, который предусматривал право автора на созданное им изобретение. Представить эти доказательства вполне по силам именно автору. Работодатель, привлеченный, при наличии такой возможности, в качестве третьего лица (как в приведенном в вопросе примере), может представлять свои доводы в отношении обстоятельств, на которые ссылается автор.
2. Может ли суд признать служебный характер результата интеллектуальной деятельности в деле, в котором работодатель выступает в статусе третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, учитывая, что в этом случае у работодателя возникнет обязанность по уплате работнику вознаграждения?
Ответ:
Да, может. Если патент получен работодателем или правопреемником работодателя (как в ситуации, описанной в преамбуле вопроса), служебный характер РИДа должен презюмироваться. Автор-истец, требующий признать патент недействительным, основывая свое требование на неслужебном характере РИДа; или на отсутствии у его работодателя права на отчуждение права на получение патента на служебное изобретение в связи с пропуском установленного законом срока (4 месяца); или на наличие соответствующего договора между работником-автором и его работодателем, должен доказывать обстоятельства, на которые он ссылается.
Работодатель, фактически принявший право на служебный, с его точки зрения, РИД, и передавший право на получение на этот РИД патента, очевидно, не может оспаривать установленное законом право автора на вознаграждение и в силу абз. 3 п. 4 ст. 1370 ГК РФ обязан выплатить вознаграждение в соответствии с договоренностью с автором-работником, а в отсутствие договоренности - в соответствии с постановлением Правительства от 4 июня 2014 г. N 512 или по суду.
Вместе с тем работодатель в описанной ситуации действительно должен быть (при наличии такой возможности) привлечен в качестве третьего лица - фактически на стороне ответчика, поскольку он так же, как и его правопреемник - актуальный правообладатель, заинтересован в сохранении статус-кво. В случае удовлетворения иска автора и признания за ним права на получение патента он должен быть признан недействительным частично, и новый патент выдается с указанием автора в качестве надлежащего патентообладателя. При этом работодатель, хотя и освобождается от обязанности выплачивать автору вознаграждение за служебное изобретение, но на него может быть возложена обязанность возместить автору ущерб, нанесенный узурпированием права на РИД. Кроме того, в последующем к нему могут быть предъявлены отдельные требования лицом, которому он передал право на изобретение, например, о возврате вознаграждения, полученного работодателем за уступку не принадлежащего ему права на получение патента (как неосновательное обогащение), или о возмещении такими противоправными действиями причиненного ущерба.
1.3. Объект патентного права, созданный руководителем организации, может быть признан служебным и при отсутствии задания на создание такого объекта. Служебный характер объекта патентного права, созданного руководителем, устанавливается исходя из наличия взаимосвязи между осуществляемой руководителем трудовой деятельностью и созданием этого объекта.
Вопросы:
1. Какие обстоятельства могут свидетельствовать о наличии взаимосвязи между осуществляемой руководителем трудовой деятельностью и созданием спорного объекта патентного права?
Ответ:
Полагаем, что о наличии взаимосвязи между осуществляемой руководителем трудовой деятельностью и созданием спорного объекта могут свидетельствовать те же обстоятельства, что и в случае других работников. В частности, об этом могут свидетельствовать записи в документах, определяющих трудовые обязанности руководителя (устав, трудовой договор, должностная инструкция, иные внутренние документы организации); из которых следует, что в трудовые обязанности руководителя входит также личное творческое участие в работах организации, результатом которых могут быть охраноспособные РИДы.
Подтверждением связи между деятельностью руководителя и созданием спорного объекта может быть также тот факт, что созданное изобретение относится к сфере деятельности организации, которую, во многом, определяет руководитель; что изобретение было создано в рамках текущей плановой деятельности, которую тоже определяет руководитель; а также то, что изобретение создано в рамках исполнения заключенных организацией договоров, подписанных руководителем. К тому же могут быть исследованы, в том числе и для подтверждения или опровержения творческого вклада руководителя, обстоятельства фактического участия руководителя в работе, результатом которой стал охраноспособный РИД: список исполнителей работы, записи в журнале работ, отчеты и статьи о результатах работ с указанием руководителя в качестве исполнителя и/или автора и т.п.
2. С учетом каких обстоятельств подлежит установлению творческий вклад руководителя в создание объекта патентного права (в частности, учитывается ли наличие соответствующего образования, квалификации)?
Ответ:
Обстоятельства такие же, как и в случае других работников, в том числе и те, что указаны выше. Квалификация руководителя должна учитываться при наличии обоснованных сомнений. Например, полагаем, что есть достаточные основания считать, что "технически сложное" изобретение не может быть создано лицом без необходимых знаний в соответствующей области техники.
1.4. Заключение лицензионного договора, по которому работник предоставляет работодателю право использовать запатентованный на имя работника объект, лишает работодателя права ссылаться на служебный характер запатентованного объекта.
Вопрос:
Если работодатель при подписании лицензионного договора исходил из того, что работник создал патентоспособный объект не в рамках трудовых обязанностей или без его задания, но в последующем установлены опровергающие данные обстоятельства факты, - может ли работодатель в такой ситуации оспаривать патент в части неправильного указания патентообладателя, обосновывая это служебным характером указанного объекта?
Ответ:
Поскольку "правовой принцип эстоппель" не установлен ни в законе (главы 69 и 72 ГК РФ), ни в международном договоре Российской Федерации и не является общепризнанным принципом или нормой международного права, его применение для разрешения споров в суде незаконно. В зарубежных правовых системах встречается упоминание о применении принципа licensee estoppel (в США и Германии), но и там его применение было признано не отвечающим общественным интересам, в соответствии с которыми не должно предоставляться исключительное право (выдаваться патент) в отсутствие для этого законных оснований.
Если допустить возможность применения принципа эстоппель в описанной в вопросе ситуации (в которой только работодатель и может оспаривать действительность патента в связи с неправильным указанием патентообладателя), то патент, фактически незаконно выданный автору изобретения, и связанное с ним исключительное право будут действовать и применяться в отношении не только работодателя-лицензиата, но и в отношении неопределенного круга лиц.
Тем не менее суд не лишен возможности по своей инициативе или по инициативе ответчика-патентообладателя рассмотреть вопрос о злоупотреблении работодателем своим правом и применить норму п. 2 ст. 10 ГК РФ.
1.5. Создание объекта патентного права работником, выполняющим работу по совместительству, не препятствует признанию служебного характера данного объекта. В случае спора между работодателями относительно того, кому принадлежит право на получение патента, суд исследует, у кого из работодателей в рамках выполнения задания или трудовых обязанностей работник создал спорный объект.
Вопрос:
Если будет установлено, что создание спорного объекта патентного права могло иметь место у любого из этих работодателей, то за кем из работодателей признается право на получение патента (например, совместное получение патента этими работодателями или получение патента работодателем по основному месту работы и предоставление второму работодателю возможности использования объекта патентного права на условиях неисключительной лицензии)?
Ответ:
Вопрос, на наш взгляд, поставлен не совсем корректно. Установлено должно быть не то, у кого из работодателей могло иметь место создание спорного объекта, а в отношении кого из работодателей спорный объект является служебным. Если будет установлено, что в отношении обоих, то право на получение патента (право быть заявителем и патентообладателем) должно быть признано принадлежащим им совместно. Если действиями кого-либо из участников этих правоотношений (автора или одного из работодателей) право на служебный объект было нарушено, то оно должно быть по требованию пострадавшей стороны восстановлено судом путем либо признания патента частично недействительным в части указания патентообладателя и выдачи нового патента (если спор рассматривается после выдачи патента), либо путем внесения изменений в заявку в части указания заявителей (если спор рассматривается до выдачи патента). Предоставление по решению суда второму работодателю права использования спорного объекта на условиях неисключительной лицензии (фактически - принудительная лицензия) в описанных обстоятельствах законом не предусмотрено, если только стороны не согласились на это, например в мировом соглашении.
1.6. В споре о признании истца одним из патентообладателей вопрос о размере его доли в доходах от совместного использования результата интеллектуальной деятельности либо от совместного распоряжения исключительным правом на такой результат не разрешается. Размер указанной доли определяется по соглашению патентообладателей, а в случае недостижения соглашения - в судебном порядке по заявлению одного из патентообладателей.
Вопросы:
1. В каком порядке следует определять размер долей патентообладателей в доходах:
- должен ли суд при принятии решения о признании патента недействительным в части неуказания лица патентообладателем и включении истца в число патентообладателей определить доли в доходах всех патентообладателей по своей инициативе или по заявлению сторон по делу
либо
- для определения долей необходимо пред
