Вопрос: Как часто суд при оценке охраноспособности товарного знака прибегает к статье 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности [недобросовестная конкуренция]? (Книга Джермакяна В.Ю. 600 вопросов по товарным знакам: разъяснения правоприменительной практики. - Специально для системы ГАРАНТ, 2017 г.)

Как часто суд при оценке охраноспособности товарного знака прибегает к статье 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности [недобросовестная конкуренция]?

В.Ю. Джермакян,

специалист в области патентоведения и патентного права,

советник юридической фирмы "Городисский и Партнеры", г. Москва

Не часто, но одно дело ясно раскрывает позицию Суда по интеллектуальным правам (см. постановление от 23 июля 2014 Суда по интеллектуальным правам, дело N СИП-322/2013).

Была рассмотрена кассационная жалоба ООО "Промбизнесгрупп" на решение Суда по интеллектуальным правам к Федеральной службе по интеллектуальной собственности при участии третьих лиц - Ассоциации производителей табачной продукции "Табакпром" и ООО "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп".

Роспатент отказал в государственной регистрации комбинированного товарного знака со словесными элементами "BELOMORCANAL", "БЕЛОМОРСКИЙ", "ИМ. МОСКВЫ", "ВОЛГО-ДОН" по заявке N 2011729599 в отношении товаров 34 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Суд кассационной инстанции отметил, в частности, следующее.

Довод заявителя кассационной жалобы о неверном толковании судом норм статьи 1483 ГК РФ Президиум Суда по интеллектуальным правам признает обоснованным.

Так, суд, отклоняя довод Общества о необоснованности вывода Роспатента об утрате спорным обозначением различительной способности, указал, что заявленное обозначение "BELOMORCANAL" не обладает различительной способностью, поскольку длительное время используется различными производителями в отношении товаров 34 класса МКТУ и не способно выполнять основную функцию товарного знака: индивидуализировать товары конкретного хозяйствующего субъекта - заявителя. При этом принято во внимание, что заявитель не производил и не производит соответствующий товар.

Вместе с тем, сам по себе факт выпуска товаров другими производителями с размещенным на них спорным обозначением недостаточен для подтверждения вывода об отсутствии у обозначения различительной способности и должен учитываться наряду с другими конкретными фактическими обстоятельствами.

Как следует из пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, обозначение, изначально не имеющее различительной способности, может приобрести такую способность в результате его использования.

Для обозначения, изначально обладающего различительной способностью, наличие такой способности оценивается по отношению к конкретным товарам, поскольку товарный знак регистрируется в отношении определенных товаров, сгруппированных по классам МКТУ, в данном деле - табачной и сопутствующей ей продукции. Вместе с тем, в данном случае это правило было нарушено, и наличие различительной способности обозначения проверялось применительно не к товарам, а по отношению к субъекту регистрации.

Различительная способность - это свойство обозначения. Если вывод об отсутствии различительной способности обозначения ошибочно делается на основании оценки обозначения применительно к конкретному заявителю, а не на основании оценки самого обозначения и товаров, в отношении которых ему предоставляется правовая охрана в качестве товарного знака, могут быть нарушены права третьих лиц. Так, этот вывод приведет к невозможности регистрации такого обозначения в качестве товарного знака, в том числе добросовестными производителями продукции, на протяжении длительного времени фактически использовавшими такое обозначение.

Судом не установлено и то, что обозначение "BELOMORCANAL" вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида (подпункт 1 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ). Оно не стало обозначением, используемым для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара.

Согласно положениям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы: 1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя; 2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Пунктами 2.5.1 и 2.5.2 Правил предусмотрено, что к первой категории обозначений (вводящих в заблуждение) относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности; ко второй (скандальные обозначения) - слова и изображения непристойного содержания, т.е. противоречащие законодательству, регулирующему общественный порядок, либо обозначения, которые могут вызвать возмущение членов общества, основанное на нарушении общепринятых моральных норм и т.п.

Из мотивировки оспариваемого решения Роспатента и пояснений его представителя, озвученных в заседании суда кассационной инстанции, следует, что уполномоченный орган расценил действия заявителя по приобретению исключительного права на спорное обозначение как имеющие целью не только получить охрану товарного знака, но и установить необоснованную монополию. По мнению представителя Роспатента, регистрация такого товарного знака будет противоречить публичному порядку, основанному на праве и законности, а значит, и интересам общества.

Указанную позицию поддержал и представитель третьего лица - Ассоциации.

Суд первой инстанции согласился с доводами Роспатента, указав в обжалуемом решении, что поскольку папиросы "Беломорканал" на территории РФ производят несколько хозяйствующих субъектов, а заявителем указанная продукция никогда не производилась и не производится, Роспатент сделал правильные выводы о противоречии испрашиваемой регистрации общественным интересам. Кроме того, предоставление исключительного права на такое обозначение на имя заявителя нарушит права как лиц, производящих указанную продукцию, так и ее потребителей.

Вместе с тем, суд не учел, что по смыслу вышеприведенных норм ГК РФ и Правил сам по себе факт выпуска товаров другими производителями с размещенным на них спорным обозначением в зависимости от конкретных фактических обстоятельств недостаточен для подтверждения выводов о введении потребителей в заблуждение либо о противоречии регистрации общественным интересам.

Кроме того, суд не учел, что, исходя из буквального содержания подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, основанием для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку является противоречие общественным интересам самого товарного знака, а не его регистрации за конкретным правообладателем.

Таким образом, доводы кассационной жалобы о неправильном толковании Роспатентом и судом норм статьи 1483 ГК РФ признаны обоснованными. Вместе с тем, Президиум Суда по интеллектуальным правам считает, что указанные обстоятельства не привели к принятию неправильного решения.

Установленные и изложенные судом первой инстанции в обоснование своих выводов факты свидетельствуют не об отсутствии различительной способности товарного знака или о его противоречии общественным интересам, а о том, что регистрация спорного обозначения, разработанного в 1932 году и активного используемого с того времени многими предприятиями, на имя Компании, не имеющей отношения к разработке, продвижению данного товарного знака, а также не являющейся производителем товаров, для которых такой знак используется и регистрируется, противоречит требованиям статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, согласно которой актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

В этом смысле, как правильно указал суд первой инстанции с учетом доводов отзыва Роспатента и Ассоциации, регистрация товарного знака противоречит публичному порядку, основанному на праве и законности, а значит, и интересам общества.

При названных обстоятельствах действия Компании по регистрации исключительного права на спорный товарный знак являются актом недобросовестной конкуренции, что препятствует удовлетворению заявленных требований.

29 апреля 2017 г.