Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 23 июля 2014 г. N С01-592/2014 по делу N СИП-322/2013 Суд оставил без изменения ранее принятое решение, кассационную жалобу - без удовлетворения, поскольку действия третьего лица по регистрации исключительного права на спорный товарный знак являются актом недобросовестной конкуренции

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 23 июля 2014 г. N С01-592/2014 по делу N СИП-322/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 17 июля 2014 года.

В полном объеме постановление изготовлено 23 июля 2014 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам Корнеева В.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Уколова С.М.,

при участии судьи-докладчика Силаева Р.В.,

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Промбизнесгрупп" на решение Суда по интеллектуальным правам (судьи Погадаев Н.Н., Тарасов Н.Н., Васильева Т.В.) от 25.03.2014 по делу N СИП-322/2013,

возбужденному по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Промбизнесгрупп" (ул. Силикатная, д. 3/2, Республика Башкортостан, г. Уфа, 450003, ОГРН 1110280019563)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200),

третьи лица: Ассоциация производителей табачной продукции "Табакпром" (ул. Сельскохозяйственная, 18, корп. 5, Москва, 129226, ОГРН 1027739412249); общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" (ул. Силикатная, 3/2, Республика Башкортостан, г. Уфа, 450003, ОГРН 1110280024832) о признании недействительным решения Роспатента от 16.08.2013 об отказе в удовлетворении возражения от 21.05.2013.

В судебном заседании приняли участие представители:

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности (заинтересованного лица) - Кольцова Т.В. по доверенности от 12.09.2013, Кромкина А.Н. по доверенности от 20.12.2013,

от Ассоциации производителей табачной продукции "Табакпром" (третьего лица) - Саленко Л.П. по доверенности от 14.01.2014.

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Промбизнесгрупп" (далее - Общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) от 16.08.2013 об отказе в удовлетворении возражения от 21.05.2013 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации комбинированного товарного знака со словесными элементами "BELOMORCANAL", "БЕЛОМОРСКИЙ", "ИМ. МОСКВЫ", "ВОЛГО-ДОН" по заявке N 2011729599 в отношении товаров 34 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Ассоциация производителей табачной продукции "Табакпром" (далее - Ассоциация) и общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" (далее - Компания).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 25.03.2014 в удовлетворении заявленных требований отказано.

Общество, не согласившись с состоявшимся по делу решением, обратилось в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции и принять новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований. В обоснование кассационной жалобы Общество указало, что: суд первой инстанции необоснованно сделал вывод об отсутствии различительной способности у заявленного обозначения "BELOMORCANAL". Заявленное обозначение, по мнению Общества, способно индивидуализировать товары: папиросы, сигареты, курительные принадлежности и т.п., то есть имеет различительную способность. Кроме того, судом не принято во внимание, что все заявленные Обществом словесные элементы указаны им (с учетом произведенных в ходе экспертизы уточнений заявки) в качестве неохраняемых элементов. Общество полагает, что данный факт исключает проведение анализа охраноспособности словесных элементов. По мнению Общества, регистрация обозначения "BELOMORCANAL" не нарушит права как лиц, производящих указанную продукцию (папиросы, сигареты, курительные принадлежности и т.п.), так и ее потребителей. Также считает необоснованным вывод суда о том, что заявитель не является производителем табачных изделий. По мнению Общества, вывод суда о противоречии общественным интересам испрашиваемой регистрации не только не основан на нормах права, но и ставит под сомнение возможность регистрации любых товарных знаков в принципе, поскольку регистрация товарного знака лишает третьих лиц возможности свободно использовать обозначения в коммерческих целях.

Заявитель кассационной жалобы и третье лицо - Компания, надлежаще извещенные о времени и месте судебного заседания, явки своих представителей не обеспечили.

В судебном заседании представители Роспатента и Ассоциации доводы кассационной жалобы оспорили, считая обжалуемый судебный акт законным и обоснованным. Представители дополнительно высказались об отсутствии у Общества права на оспаривание решения Роспатента, вынесенного по заявке иного лица.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, а также на предмет соблюдения норм процессуального права, являющихся в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены решения арбитражного суда первой инстанции.

При рассмотрении настоящего дела Судом по интеллектуальным правам установлено и из материалов дела усматривается нижеследующее.

Обществом 08.09.2011 подана заявка N 2011729599 на регистрацию комбинированного товарного знака со словесными элементами "BELOMORCANAL", "БЕЛОМОРСКИЙ", "ИМ. МОСКВЫ", "ВОЛГО-ДОН". Все вышеперечисленные слова, за исключением "BELOMORCANAL", указаны заявителем в качестве неохраняемых элементов. Регистрация заявленного обозначения испрашивалась в отношении товаров 34 класса МКТУ "табак; курительные принадлежности; спички".

Впоследствии заявлением от 08.09.2011 Общество уточнило заявку, указав в качестве неохраняемого также и слово "BELOMORCANAL".

На основании заявления Общества об уступке прав на указанную заявку 21.02.2013 права по указанной заявке перешли к Компании вследствие заключения указанными лицами договора от 04.02.2013 об отчуждении исключительного права на товарный знак.

По результатам проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства Роспатентом принято решение от 25.02.2013 об отказе в государственной регистрации спорного обозначения ввиду его несоответствия пунктам 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Компания 21.05.2013 оспорила указанное решение Роспатента в палате по патентным спорам, подав возражение, в котором указала на необоснованность вывода Роспатента о том, что заявленное обозначение будет восприниматься как место происхождения товара, а также будет вводить в заблуждение относительно производителя товара. В своих возражениях Компания также указала на ошибочность вывода уполномоченного органа об отсутствии различительной способности у словесного обозначения "BELOMORCANAL", а также на неотносимость данного вывода к графической части обозначения, в отношении которой испрашивалась правовая охрана.

Решение Роспатента от 16.08.2013 об отказе в удовлетворении указанного возражения и послужило основанием для обращения Общества в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о его оспаривании.

При рассмотрении настоящего дела Судом по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции установлено, что заявленное обозначение "BELOMORCANAL" не обладает различительной способностью, поскольку длительное время используется различными производителями в отношении товаров 34 класса МКТУ и не способно выполнять основную функцию товарного знака - индивидуализировать товары конкретного хозяйствующего субъекта. Довод заявителя о том, что регистрация заявленного обозначения возможна в отношении товаров 34 класса МКТУ, а именно: курительные принадлежности, спички, не был принят судом во внимание, поскольку названные товары признаны судом однородными товару "папиросы". Суд, отказывая в удовлетворении требований заявителя, признал обоснованным вывод Роспатента о том, что регистрация заявленного обозначения за Обществом, не являвшимся и не являющимся производителем соответствующей табачной продукции, противоречит пунктам 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ.

Изучив материалы дела, содержание обжалуемого судебного акта, обсудив доводы кассационной жалобы и возражений на нее, заслушав явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов о применении норм права, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции считает, что решение суда первой инстанции подлежит оставлению без изменения, а кассационная жалоба - без удовлетворения по нижеследующим основаниям.

В соответствии со статьей 13 ГК РФ в корреспонденции с правовыми позициями, изложенными в пункте 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативного акта государственного органа или органа местного самоуправления недействительным, является одновременно, как его несоответствие закону или иному нормативно-правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов граждан или юридических лиц, обратившихся в суд с соответствующим требованием.

В соответствии с частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Ввиду изложенного требование о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, может быть удовлетворено судом при одновременном наличии двух обстоятельств: оспариваемые решение и действия (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту, а также нарушают права и законные интересы заявителя.

Полномочия Роспатента заявителем не оспариваются, обусловлены положениями части четвертой ГК РФ и определены в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

Довод заявителя кассационной жалобы о неверном толковании судом норм статьи 1483 ГК РФ президиум Суда по интеллектуальным правам признает обоснованным.

Так, суд, отклоняя довод Общества о необоснованности вывода Роспатента об утрате спорным обозначением различительной способности, указал, что заявленное обозначение "BELOMORCANAL" не обладает различительной способностью, поскольку длительное время используется различными производителями в отношении товаров 34 класса МКТУ и не способно выполнять основную функцию товарного знака: индивидуализировать товары конкретного хозяйствующего субъекта - заявителя. При этом принято во внимание, что заявитель не производил и не производит соответствующий товар.

Вместе с тем сам по себе факт выпуска товаров другими производителями с размещенным на них спорным обозначением недостаточен для подтверждения вывода об отсутствии у обозначения различительной способности и должен учитываться наряду с другими конкретными фактическими обстоятельствами.

Как следует из пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, обозначение, изначально не имеющее различительной способности, может приобрести такую способность в результате его использования.

Для обозначения, изначально обладающего различительной способностью, наличие такой способности оценивается по отношению к конкретным товарам, поскольку товарный знак регистрируется в отношении определенных товаров, сгруппированных по классам МКТУ, в настоящем деле - табачной и сопутствующей ей продукции. Вместе с тем в данном случае это правило было нарушено, и наличие различительной способности обозначения проверялось применительно не к товарам, а по отношению к субъекту регистрации.

Различительная способность - это свойство обозначения. Если вывод об отсутствии различительной способности обозначения ошибочно делается на основании оценки обозначения применительно к конкретному заявителю, а не на основании оценки самого обозначения и товаров, в отношении которых ему предоставляется правовая охрана в качестве товарного знака, могут быть нарушены права третьих лиц. Так, этот вывод приведет к невозможности регистрации такого обозначения в качестве товарного знака, в том числе добросовестными производителями продукции, на протяжении длительного времени фактически использовавшими такое обозначение.

Судом не установлено и то, что обозначение "BELOMORCANAL" вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида (подпункт 1 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ). Оно не стало обозначением, используемым для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара (подпункт 2.3.2.1 пункта 2.3.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32, далее - Правила).

Согласно положениям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы: 1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя; 2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Пунктами 2.5.1 и 2.5.2 Правил предусмотрено, что к первой категории обозначений (вводящих в заблуждение) относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности; ко второй (скандальные обозначения) - слова и изображения непристойного содержания. То есть противоречащие законодательству, регулирующему общественный порядок, либо обозначения, которые могут вызвать возмущение членов общества, основанное на нарушении общепринятых моральных норм и т.п.

Из мотивировки оспариваемого решения Роспатента и пояснений его представителя, озвученных в заседании суда кассационной инстанции, следует, что уполномоченный орган расценил действия заявителя по приобретению исключительного права на спорное обозначение как имеющие целью не только получить охрану товарного знака, но и установить необоснованную монополию. По мнению представителя Роспатента, регистрация такого товарного знака будет противоречить публичному порядку, основанному на праве и законности, а значит, и интересам общества.

Указанную позицию поддержал и представитель третьего лица - Ассоциации.

Суд первой инстанции согласился с доводами Роспатента, указав в обжалуемом решении, что поскольку папиросы "Беломорканал" на территории Российской Федерации производят несколько хозяйствующих субъектов, а заявителем указанная продукция никогда не производилась и не производится, Роспатент сделал правильные выводы о противоречии испрашиваемой регистрации общественным интересам. Кроме того, предоставление исключительного права на такое обозначение на имя заявителя нарушит права как лиц, производящих указанную продукцию, так и ее потребителей.

Вместе с тем суд не учел, что по смыслу вышеприведенных норм ГК РФ и Правил сам по себе факт выпуска товаров другими производителями с размещенным на них спорным обозначением в зависимости от конкретных фактических обстоятельств недостаточен для подтверждения выводов о введении потребителей в заблуждение либо о противоречии регистрации общественным интересам.

Кроме того, суд не учтел, что, исходя из буквального содержания подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, основанием для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку является противоречие общественным интересам самого товарного знака, а не его регистрации за конкретным правообладателем.

Таким образом, доводы кассационной жалобы о неправильном толковании Роспатентом и судом норм статьи 1483 ГК РФ признаны обоснованными. Вместе с тем президиум Суда по интеллектуальным правам считает, что указанные обстоятельства не привели к принятию неправильного решения.

Установленные и изложенные судом первой инстанции в обоснование своих выводов факты свидетельствуют не об отсутствии различительной способности товарного знака или о его противоречии общественным интересам, а о том, что регистрация спорного обозначения, разработанного в 1932 году и активного используемого с того времени многими предприятиями, на имя Компании, не имеющей отношения к разработке, продвижению данного товарного знака, а также не являющейся производителем товаров, для которых такой знак используется и регистрируется, противоречит требованиям статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, согласно которой актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов, промышленной или торговой деятельности конкурента, а также ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности предприятия. В этом смысле, как правильно указал суд первой инстанции с учетом доводов отзыва Роспатента и Ассоциации, регистрация товарного знака противоречит публичному порядку, основанному на праве и законности, а значит, и интересам общества.

При названных обстоятельствах действия Компании по регистрации исключительного права на спорный товарный знак являются актом недобросовестной конкуренции, что препятствует удовлетворению заявленных требований.

Переоценка исследованных судом доказательств, положенных в основу вышеприведенного вывода, в силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не входит в полномочия суда кассационной инстанции.

Роспатентом и Ассоциацией заявлен довод об отсутствии нарушения прав и законных интересов заявителя по настоящему делу. При этом такое нарушение прав и законных интересов является в силу статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации одним из двух обязательных оснований, обуславливающих право на оспаривание ненормативного правового акта.

Вместе с тем данное обстоятельство могло являться самостоятельным основанием для Роспатента и Ассоциации к обжалованию судебного акта. Кассационная жалоба подана иным лицом, которое об этом не заявляло.

На основании всего вышеизложенного кассационная жалоба Компании удовлетворению не подлежит.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по кассационной жалобе относятся на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 25.03.2014 по делу N СИП-322/2013 оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Промбизнесгрупп" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий:

В.А. Корнеев

Члены президиума:

Г.Ю. Данилов

С.М. Уколов

Р.В. Силаев