Вопрос: Как суды толкуют описательность товарного знака как видового обозначения товара? (Книга Джермакяна В.Ю. 600 вопросов по товарным знакам: разъяснения правоприменительной практики. - Специально для системы ГАРАНТ, 2017 г.)

Как суды толкуют описательность товарного знака как видового обозначения товара?

В.Ю. Джермакян,

специалист в области патентоведения и патентного права,

советник юридической фирмы "Городисский и Партнеры", г. Москва

Решение зависит от конкретных обстоятельств и толкования норм права, что подтверждается решением от 2 декабря 2014 г. по делу N СИП-547/2014 Суда по интеллектуальным правам, извлечение из которого представлено ниже.

Компания Berklee Capital S.A. / Беркли Капитал С.А. обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) о признании недействительным решения от 06.04.2014 N 2008703293 (381529) об удовлетворении возражения от 09.12.2013 и признании недействительным полностью предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству РФ N 381529.

В частности, в обоснование заявленных требований компания Berklee Capital S.A. указывает, что товарный знак со словесным обозначением "Black Russian" не является описательным по отношению к товарам 33 класса МКТУ "коктейли", не указывает на вид товара 33 класса МКТУ "коктейли" и не вошел во всеобщее употребление применительно к названным товарам 33 класса МКТУ. Также заявитель ссылается на то, что спорный товарный знак не способен ввести потребителя в заблуждение в отношении товаров 32 и остальных указанных в регистрации на товарный знак товаров 33 классов МКТУ.

Роспатент полагает, что словесный элемент "Black Russian" не способен выполнять основную функцию товарного знака, определенную в статье 1477 ГК РФ, а именно, индивидуализировать товары производителей (коктейли), поскольку указанный словесный элемент является характеристикой конкретного вида коктейля с определенной рецептурой, в связи с чем, по мнению Роспатента, обозначением "Black Russian" не могут маркироваться коктейли другого вида с иной рецептурой и другими свойствами.

Роспатент указывает, что наличие товарного знака "Black Russian", зарегистрированного в отношении товаров 33 класса МКТУ "коктейли", может привести к тому, что при производстве и реализации в барах и ресторанах именно этого вида коктейля "Black Russian" с его определенной рецептурой, производители не смогут указывать на продукции ее правильное название.

Роспатент указывает, что товарный знак "Black Russian" по свидетельству N 381529 зарегистрирован также и в отношении ряда товаров 32 и 33 классов МКТУ, не являющихся коктейлями. Поскольку спорное обозначение является известным и определенным видом коктейля и воспринимается как указание на вид товара, то его регистрация в отношении иных товаров помимо коктейлей, по мнению Роспатента, будет способна ввести потребителя в заблуждение относительно самого товара, его свойств и характеристик, что в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допустимо.

Третье лицо считает себя лицом, заинтересованным в аннулировании правовой охраны оспариваемого товарного знака, поскольку оно является правообладателем комбинированного товарного знака "MARTY RAY" по свидетельству N 406075, в состав которого в качестве неохраняемого элемента входит словесное обозначение "Black Russian", и использует спорный товарный знак в своей хозяйственной деятельности в качестве средства индивидуализации.

При рассмотрении спора судом установлено, что товарный знак со словесным обозначением "Black Russian" по заявке N 2008703293 с приоритетом от 08.02.2008 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 15.06.2009 по свидетельству РФ N 381529 на имя компании "Юнайтед Нэшнл Инвестментс Кампани Инк" в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

В результате государственной регистрации договора 13.11.2010 за N РД0072476 об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству РФ N 381529 правообладателем спорного товарного знака стала компания Berklee Capital S.A.

Компанией TSN Brands Ltd в Палату по патентным спорам 09.12.2013 подано возражение против предоставления правовой охраны названному товарному знаку, мотивированное несоответствием указанной регистрации подпункту 3 пункта 1 и подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Ссылаясь на подпункт 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, а именно на недопустимость регистрации товарных знаков, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта, податель возражения просил признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку, указав, что словесный элемент "Black Russian" в отношении товара "коктейли" 33 класса МКТУ определяет свойства и состав товара, поскольку коктейль "Black Russian" имеет конкретную рецептуру, по которой изготавливается различными производителями на протяжении длительного периода времени. При этом компания TSN Brands Ltd просила принять во внимание, что коктейль под названием "Black Russian" впервые был изготовлен в 1949 году бельгийским барменом Гюставом Топом, считается предком всех кофейных коктейлей, получил свое имя, знаменуя темный период холодной войны, вошел в сборник мировых коктейлей. По мнению подателя возражения, при изменении классической рецептуры коктейля напиток с таким наименованием будет вводить потребителя в заблуждение относительно состава и свойств товара.

В подтверждение своих доводов заявителем приведены следующие источники информации: копия страниц печатного издания "Коктейли для бара и дома" (1996 г.), копия страниц печатного издания "Азбука бармена" (1996 г.), копия страниц печатного издания "Коктейли и пунши" (1997 г.), копия страниц печатного издания "1000 классических коктейлей" (2000 г.), копия страниц печатного издания "Коктейли: справочник для барменов" (2000 г.), копия страниц печатного издания "Самые популярные коктейли" (2004 г.), копия страниц печатного издания "Энциклопедия коктейлей" (2005 г.), копия страниц печатного издания "Коктейли" (2004 г.), а также копии страниц иных печатных изданий с более поздней датой выпуска, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака, копии страниц сети "Интернет".

По результатам рассмотрения этого возражения Роспатентом принято решение от 06.04.2014 о его удовлетворении, а также о признании недействительной правовой охраны товарного знака по свидетельству РФ N 381529 полностью.

Удовлетворяя возражение, Роспатент признал компанию TSN Brands Ltd лицом, заинтересованным в аннулировании правовой охраны товарного знака, пришел к выводу, что спорное обозначение по отношению к товару "коктейли" 33 класса МКТУ носит описательный характер и является видом товара, так как воспроизводит название алкогольного коктейля с определенным составом, имеющего давнюю историю, в связи с чем не соответствует требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ. В части же остальных товаров 33 класса МКТУ и всех товаров 32 класса МКТУ Роспатент признал спорное обозначение вводящим потребителей в заблуждение относительно вида товара, и вследствие этого не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Не согласившись с указанным решением Роспатента, компания Berklee Capital S.A. обратилась с заявлением в суд.

Исследовав материалы дела, выслушав доводы заявителя, представителя органа, принявшего оспариваемый акт, и третьего лица, оценив представленные доказательства в совокупности, суд считает, что заявленные требования подлежат удовлетворению в силу следующего.

Поскольку компания TSN Brands Ltd является правообладателем комбинированного товарного знака "MARTY RAY" по свидетельству N 406075, в состав которого в качестве неохраняемого входит словесный элемент "Black Russian", а также использует спорный товарный знак в своей хозяйственной деятельности в качестве средства индивидуализации, Роспатент обоснованно признал это лицо заинтересованным в оспаривании правовой охраны товарного знака по свидетельству РФ N 381529.

Судебная коллегия полагает, что Роспатент пришел к неправильному выводу о том, что словесное обозначение "Black Russian" является описательным и представляет собой вид товара, его простое наименование.

Так, согласно пунктам 67-70 Государственного стандарта РФ "Торговля. Термины и определения" ГОСТ Р 51303-99, утвержденного постановлением Госстандарта России от 11.08.1999 N 242-ст, действующим на дату приоритета товарного знака, класс товаров - совокупность товаров, имеющих аналогичное функциональное назначение (класс товаров может быть представлен, например, швейными изделиями, трикотажными товарами, галантерейными товарами, культтоварами и т.п.); группа товаров - совокупность товаров определенного класса, обладающих сходным составом потребительских свойств, показателей (примером конкретной группы товаров является верхняя одежда, белье, обувь, молочные продукты и т.п.); вид товара - совокупность товаров определенной группы, объединенных общим названием и обозначением (примером конкретного вида товаров являются костюм, платье, куклы, сапоги, телевизор, холодильник, видеомагнитофон, кровать, творог и т.п.); разновидность товаров - совокупность товаров определенного вида, выделенных по ряду частных признаков (представляется в виде конкретных марок, моделей, артикулов, сортов).

Как указано в пункте 82 названного ГОСТа потребительские свойства товара - свойства, проявляющиеся при его использовании потребителем в процессе удовлетворения потребностей.

Указанный ГОСТ отменен с 01.04.2014 в связи с утверждением национального стандарта РФ ГОСТ Р 51303-2013 "Торговля. Термины и определения" (Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 N 582-ст), имеющего аналогичные термины и определения.

Таким образом, вид товара - это совокупность товаров, объединенных общим названием, обозначением.

Судебная коллегия полагает, что, вопреки мнению Роспатента, обозначением, представляющим вид товара, его простым наименованием, является обозначение "коктейли" и именно оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как видовое наименование товара в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Данный вид товара делится на разновидности в зависимости от используемой классификации, например: горячие и холодные коктейли; коктейли на основе вина, шампанского, крепких алкогольных напитков (джина, водки, рома, коньяка и т.п.); аперитивы, дижестивы и any time drinks и проч.

Обозначение Black Russian не является видом товара, более того, не идентифицируется само по себе применительно к какому-либо товару без указания на конкретный вид такого товара - коктейль.

Само словесное обозначение "Black Russian" является не описательным, а фантазийным, поскольку не указывает на вид товара, не описывает его свойства, состав и назначение.

Оно может вызывать у потребителей какие-либо ассоциации, связанные с видом коктейля или его составом, основанные на предшествующем опыте, лишь при одновременном указании вида товара и его названия - коктейль "Black Russian", однако даже таких доказательств на дату приоритета товарного знака материалы административного дела, в том числе материалы, представленные вместе с возражениями третьего лица, не содержат.

При таких обстоятельствах у Роспатента отсутствовали основания для вывода о том, что обозначение Black Russian указывает на вид, состав или свойства товара, и для признания регистрации оспариваемого товарного знака недействительной как не соответствующей подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

В отношении регистрации спорного товарного знака для остальных (за исключением товара "коктейли") товаров 33 класса и всех товаров 32 класса МКТУ Роспатент пришел к выводу, что такая регистрация не соответствует подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, поскольку вводит потребителей в заблуждение относительно товара. Данный вывод мотивирован тем, что Black Russian является видом товара - алкогольного коктейля, и в отношении всех иных товаров это обозначение способно ввести потребителей в заблуждение.

В соответствии подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

К таким обозначениям, согласно положениям подпункта 1 пункта 2.5 Правил N 32, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Поскольку при рассмотрении данного спора установлено, что Black Russian является фантазийным названием, а не видом товара, и не описывает его свойства, как ошибочно посчитал Роспатент, оно не может при применении для безалкогольных напитков, пива и иных алкогольных напитков (за исключение коктейлей) быть способным вводить потребителя в заблуждение в отношении товара.

При указанных обстоятельствах вывод Роспатента о том, что обозначение Black Russian при использовании для пива, безалкогольных напитков и иных алкогольных напитков за исключением коктейлей будет вводить потребителей в заблуждение относительно товара, не соответствует положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Довод Роспатента о том, что такое обозначение в любом случае не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товара "коктейли", поскольку создаст препятствия для использования этого названия иными производителями для указания названия известного коктейля, не может быть признан обоснованным, поскольку в данном судебном процессе проверяется не законность решения Роспатента о регистрации оспариваемого товарного знака по всем основаниям, указанным в ГК РФ, а законность решения этого органа о признании такой регистрации недействительной, вынесенного по результатам рассмотрения конкретного возражения, поданного по определенным основаниям.

Указание третьим лицом в возражениях на справочную литературу, в которых коктейль Black Russian/Черный Русский определен в качестве одного из названий классических коктейлей, не может подтверждать того, что это обозначение характеризует именно вид товара.

Использование спорного обозначения в справочниках недостаточно даже для подтверждения того, что обозначение вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида. При таких обстоятельствах позиция Роспатента о том, что использованное в справочнике обозначение в любом случае становится видовым (а даже не вошедшим во всеобщее употребление), по сути дезавуирует подпункт 3 пункта 1 ГК РФ, поскольку любое обозначение, встречающееся в любом справочнике автоматически будет считаться видовым обозначением товара.

Вопрос о том, вошло ли это обозначение во всеобщее употребление в качестве обозначения товаров определенного вида (приобрело ли фантазийное обозначение черты видового) не ставился в возражении и не являлся предметом рассмотрения Роспатента, в связи с чем не может быть предметом рассмотрения спора. Для оспаривания регистрации товарного знака по такому основанию необходимо предоставление с возражениями иной доказательственной базы, в том числе и подтверждения известности такого обозначения потребителям на дату приоритета товарного знака, однако таких доказательств в материалы административного дела подателем возражения не представлялось.

Третье лицо не лишено права подачи возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку по иным основаниям.

С учетом изложенного решение Роспатента о признании недействительным предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству РФ N 381529 подлежит признанию недействительным как не соответствующее подпункту 3 пункта 1 и подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Поскольку оспариваемым решением прекращена правовая охрана принадлежащего заявителю товарного знака, с целью восстановления прав и законных интересов заявителя суд считает необходимым обязать Роспатент восстановить правовую охрану спорного товарного знака в полном объеме.

Примечание 1

Аналогичное решение принято судом по товарному знаку 281919 (см. решение Суда по интеллектуальным правам от 2 декабря 2014 г. по делу N СИП-548/2014).

Примечание 2

Спор о действительности указанных товарных знаков продолжается.

29 апреля 2017 г.