Решение Суда по интеллектуальным правам от 2 декабря 2014 г. по делу N СИП-548/2014 Суд признал незаконным решение Роспатента о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку использования спорного обозначения в справочниках недостаточно для подтверждения того, что обозначение вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида

Решение Суда по интеллектуальным правам от 2 декабря 2014 г. по делу N СИП-548/2014

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 26 ноября 2014 года

Полный текст решения изготовлен 2 декабря 2014 года

ГАРАНТ:

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 3 апреля 2015 г. N С01-72/2015 по делу N СИП-548/2014 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рассомагиной Н.Л., судей Лапшиной И.В., Рогожина С.П. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Перемиловской Д.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании 19 - 26 ноября 2014 года (с учетом перерыва) заявление компании Berklee Capital S.A./Беркли Кэпитал С.А. (Museum Geelvinck Business Center, Keizersgracht 633, 1017 DS Amsterdam, Netherlands)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) о признании недействительным решения от 06.04.2014 N 2001735000 (281919) об удовлетворении возражения от 09.12.2013 и признании недействительным полностью предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 281919,

с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, компании TSN Brands Ltd/ТСН Брэндс Лтд (Geneva Place, Waterfront Drive, P.O. Box 3469, Road Town, Tortola, British Virgin Islands);

при участии в судебном заседании представителей:

заявителя - Бышова О.А. по доверенности от 16.04.2014, Макарычева Н.Н. по доверенности от 16.04.2014, Ушакова Н.М. по доверенности от 15.07.2014;

Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Чеканов А.А. по доверенности от 28.08.2014 N 02/32-568/41, Королев С.В. по доверенности от 01.09.2014 N 02/32-582/41 (до перерыва);

третьего лица - Байкова Е.А. по доверенности от 28.07.2014, Туленинов А.Н. по доверенности от 28.07.2014, Сова Т.В. по доверенности от 28.07.2014 (после перерыва), установил:

компания Berklee Capital S.A./Беркли Кэпитал С.А. обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) о признании недействительным решения от 06.04.2014 N 2001735000 (281919) об удовлетворении возражения от 09.12.2013 и признании недействительным полностью предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 281919. 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена компания TSN Brands Ltd/ТСН Брэндс Лтд. 

В судебное заседание 19.11.2014 явились представители всех лиц, участвующих в деле. Судом в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлен перерыв до 26.11.2014. 

После перерыва судебное заседание продолжено в том же судебном составе при участии представителей всех лиц, участвующих в деле. 

Компания Berklee Capital S.A. заявление о признании недействительным оспариваемого решения поддержала, просила его удовлетворить. Заявитель полагает, что оспариваемое решение Роспатента не соответствует требованиям действующего законодательства, а именно требованиям пунктов 1 и 2 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках), и нарушает его права и законные интересы в предпринимательской деятельности. 

В частности в обоснование заявленных требований компания Berklee Capital S.A. указала, что товарный знак со словесным обозначением "Black Russian" не является описательным по отношению к товарам 33 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "алкогольные напитки, за исключением пива, а именно коктейли", не указывает на вид товара 33 класса МКТУ "алкогольные напитки, за исключением пива, а именно "коктейли" и не вошел во всеобщее употребление применительно к названным товарам 33 класса МКТУ. Также заявитель ссылается на то, что спорный товарный знак не способен ввести потребителя в заблуждение в отношении товаров 32 класса МКТУ "пиво, безалкогольные напитки". 

Роспатентом представлен отзыв на заявление, в котором он просит в его удовлетворении отказать. Роспатент указывает, что обозначение "Black Russian" является названием известного задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака классического коктейля с определенной рецептурой. В связи с этим, по мнению Роспатента, обозначение "Black Russian" в отношении товаров 33 класса МКТУ "алкогольные напитки, за исключением пива, а именно: коктейли" является описательным и не соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках, поскольку указывает на конкретный вид коктейля с определенной рецептурой. 

Роспатент полагает, что словесный элемент "Black Russian" не способен выполнять основную функцию товарного знака, определенную в статье 1 названного Закона, а именно, индивидуализировать товары производителей (коктейли), поскольку указанный словесный элемент является характеристикой конкретного вида коктейля с определенной рецептурой, в связи с чем, по мнению Роспатента, обозначением "Black Russian" не могут маркироваться коктейли другого вида с иной рецептурой и другими свойствами. 

Роспатент ссылается на то, что наличие товарного знака "Black Russian", зарегистрированного в отношении товаров 33 класса МКТУ "коктейли", может привести к тому, что при производстве и реализации в барах и ресторанах именно этого вида коктейля "Black Russian" с его определенной рецептурой, производители не смогут указывать на продукции ее правильное название. 

Заинтересованное лицо полагает, что предоставление исключительного права на обозначение "Black Russian" только заявителю поставит его, как одного из хозяйствующих субъектов, в преимущественное положение по сравнению с другими и может привести к тому, что любой другой производитель коктейля того же вида с той же рецептурой, известной задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака, не сможет указывать на своем товаре его настоящий вид "Black Russian" (в противном случае, он будет нарушать исключительные права заявителя), что повлечет за собой указание вместо правильного вида коктейля какое-либо иное обозначение для коктейля того же вида. Как следствие, потребитель может быть введен в заблуждение относительно вида покупаемого им коктейля. 

Роспатент пояснил, что считает компанию TSN Brands Ltd лицом, заинтересованным в прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака, поскольку на момент подачи возражения это лицо использовало обозначение, тождественное оспариваемому товарному знаку, в качестве неохраняемого элемента своего товарного знака. 

Третьим лицом (компанией TSN Brands Ltd) также представлен отзыв на заявление, в котором оно просит в удовлетворении требований компании Berklee Capital S.A. отказать, считает решение Роспатента законным, а предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку - не соответствующим положениям пунктам 1 и 2 статьи 6 Закона о товарных знаках, поддерживает позицию Роспатента. 

При этом, третье лицо считает себя лицом, заинтересованным в аннулировании правовой охраны оспариваемого товарного знака, поскольку оно является правообладателем комбинированного товарного знака "MARTY RAY" по свидетельству Российской Федерации N 406075, в состав которого в качестве неохраняемого элемента входит словесное обозначение "Black Russian", и использует спорный товарный знак в своей хозяйственной деятельности в качестве средства индивидуализации. 

Кроме того, третье лицо указало на то обстоятельство, что заявителем были поданы возражения против предоставления правовой охраны товарным знакам компании TSN Brands Ltd. 

При рассмотрении спора судом установлено, что товарный знак со словесным обозначением "Black Russian" по заявке N 2001735000 с приоритетом от 30.11.2001 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 07.02.2005 по свидетельству Российской Федерации N 281919 на имя общества с ограниченной ответственностью "Хэппилэнд" в отношении товаров "пиво, безалкогольные напитки" 32 класса, а также в отношении товаров "алкогольные напитки, за исключением пива, а именно: коктейли" 33 класса МКТУ. 

В результате государственной регистрации договоров об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 281919 в настоящее время правообладателем товарного знака является компания Berklee Capital S.A. 

Компанией TSN Brands Ltd в палату по патентным спорам 09.12.2013 подано возражение против предоставления правовой охраны названному товарному знаку, мотивированное несоответствием указанной регистрации пунктам 1 и 2 статьи 6 Закона о товарных знаках. 

Ссылаясь на пункт 1 статьи 6 Закона о товарных знаках, а именно на недопустимость регистрации товарных знаков, состоящих только из обозначений, указывающих на вид, количество, свойства, назначение, ценность товаров, на место и время их производства и сбыта, податель возражения просил признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку, указав, что словесный элемент "Black Russian" в отношении товара "коктейль" 33 класса МКТУ определяет свойства и состав товара, поскольку коктейль "Black Russian" имеет конкретную рецептуру, по которой изготавливается различными производителями на протяжении длительного периода времени. При этом компания TSN Brands Ltd просила принять во внимание, что коктейль под названием "Black Russian" впервые был изготовлен в 1949 году бельгийским барменом Гюставом Топом, считается предком всех кофейных коктейлей, получил свое имя, знаменуя темный период холодной войны, вошел в сборник мировых коктейлей. По мнению подателя возражения, при изменении классической рецептуры коктейля напиток с таким наименованием будет вводить потребителя в заблуждение относительно состава и свойств товара. 

Кроме того, указывая на недопустимость регистрации в качестве товарных знаков обозначений, являющихся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя (пункт 2 статьи 6 Закона о товарных знаках), податель возражений сослался на то, что обозначение "Black Russian", являющееся названием коктейля, в отношении товаров 32 класса МКТУ будет вводить потребителя в заблуждение относительно состава и свойств товара. 

В подтверждение своих доводов заявителем приведены следующие источники информации: копия страниц печатного издания "Коктейли для бара и дома" (1996 г.), копия страниц печатного издания "Азбука бармена" (1996 г.), копия страниц печатного издания "Коктейли и пунши" (1997 г.), копия страниц печатного издания "1000 классических коктейлей" (2000 г.), копия страниц печатного издания "Коктейли: справочник для барменов" (2000 г.), а также копии страниц иных печатных изданий с более поздней датой издания, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака, копии страниц сети "Интернет". 

Кроме того, компания TSN Brands Ltd указала, что она заинтересована в аннулировании правовой охраны оспариваемого товарного знака, поскольку является правообладателем комбинированного товарного знака "MARTY RAY" по свидетельству Российской Федерации N 406075, в состав которого в качестве неохраняемого элемента входит словесное обозначение "Black Russian", и использует спорный товарный знак в своей хозяйственной деятельности в качестве средства индивидуализации. 

По результатам рассмотрения этого возражения Роспатентом принято решение от 06.04.2014 об его удовлетворении, а также о признании правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 281919 недействительной полностью. 

Удовлетворяя возражение, Роспатент признал компанию TSN Brands Ltd лицом, заинтересованным в аннулировании правовой охраны товарного знака, пришел к выводу о том, что спорное обозначение по отношению к товару "коктейли" 33 класса МКТУ носит описательный характер и является видом товара, так как воспроизводит наименование алкогольного коктейля с определенным составом, имеющего давнюю историю, в связи с чем не соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках. В части же товаров 32 класса МКТУ Роспатент признал спорное обозначение вводящим потребителей в заблуждение относительно вида товара вследствие чего не соответствующим требованиям пункта 2 статьи 6 Закона о товарных знаках.

Не согласившись с указанным решением Роспатента, компания Berklee Capital S.A. обратилась с настоящим заявлением в суд. 

Исследовав материалы дела, выслушав доводы заявителя, представителя органа, принявшего оспариваемый акт, и третьего лица, оценив представленные доказательства в совокупности, суд считает, что заявленные требования подлежат удовлетворению в силу следующего. 

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. 

В силу части 4 названной статьи заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. 

Срок обращения в суд с настоящим заявлением компанией Berklee Capital S.A. соблюден. 

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 года N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"). 

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 

В соответствии с частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражения компании TSN Brands Ltd против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 281919 и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции Роспатента. 

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках своих полномочий. 

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативным правовым актам судом установлено следующее. 

В соответствии с пунктом 2.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введение в действие главы четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. 

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 этого Кодекса (основание, указанное в подпункте 3 пункта 1 этой статьи, соответствует основанию, указанному в возражении и ранее определенному в абзаце 6 пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках; основание, указанное в подпункте 1 пункта 3 названной статьи, соответствует основанию, указанному в возражении и ранее определенному в абзаце 2 пункта 2 статьи 6 Закона о товарных знаках). 

В силу пункта 2 статьи 1513 Гражданского кодекса Российской Федерации возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 названного Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом. 

Таким образом, в качестве субъектов, имеющих право подачи возражений по указанным основаниям, в законе названы не "любые лица", а "заинтересованные". 

Вместе с тем, к заинтересованным лицам может быть отнесен достаточно широкий круг лиц, имеющих законный интерес в оспаривании правовой охраны товарного знака по заявленному основанию. 

Поскольку компания TSN Brands Ltd является правообладателем комбинированного товарного знака "MARTY RAY" по свидетельству Российской Федерации N 406075, в состав которого в качестве неохраняемого элемента входит словесное обозначение "Black Russian", а также использует спорный товарный знак в своей хозяйственной деятельности в качестве средства индивидуализации, Роспатент правомерно признал это лицо заинтересованным в оспаривании правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 281919. 

Роспатент обоснованно указал, что с учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (30.11.2001) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон о товарных знаках и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995 (далее - Правила). 

Признавая недействительной правовую охрану оспариваемого товарного знака, Роспатент указал на то, что в отношении товара "коктейли" товарный знак указывает на вид и свойства товара (абзац 6 пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках в редакции, действовавшей на дату приоритета товарного знака), а в отношении остальных товаров - способен ввести в заблуждение потребителя относительно товара (абзац 2 пункта 2 статьи 6 Закона о товарных знаках в редакции, действовавшей на дату приоритета товарного знака). 

При проверке законности выводов Роспатента о нарушении при регистрации оспариваемого товарного знака положений пунктов 1 и 2 статьи 6 Закона о товарных знаках, судебная коллегия приходит к следующему. 

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках (в редакции, действовавшей на дату приоритета товарного знака) не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта. 

Согласно пункту 2.3 (1.5) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара. 

Как разъяснено в пункте 2.2 Методических рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 N 39 (далее - Рекомендации), заявляемые на регистрацию обозначения могут включать описательные элементы или состоять из них. Описательные элементы - это обозначения, используемые для указания вида товара, описания характеристик товара и сведений об изготовителе. К числу описательных элементов относится также понятие "общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров", а также могут относиться подпадающие под указанное в той же норме понятие "общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры". Заявленным обозначениям, состоящим только из описательных элементов, не предоставляется правовая охрана, а производителям - исключительное право на их использование, т.к. у любого лица может возникнуть необходимость использовать в хозяйственном обороте обозначения, которые описывают товар. Такие обозначения называются описательными. 

Следует, однако, различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана. В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Подтверждением описательности могут быть положительные ответы на следующие вопросы:

(1) Понятен ли рядовому потребителю смысл элемента без дополнительных рассуждений и домысливания?

(2) Воспринимается ли рядовым потребителем элемент как прямо (не через ассоциации) описывающий вид, характеристики товара, сведения об изготовителе?

Для установления (подтверждения) того, что элемент является описательным, можно использовать любую информацию, касающуюся семантики анализируемого словесного элемента: энциклопедии, справочники, в том числе и специальную, в частности техническую, литературу, толковые и другие словари, сведения, полученные из баз данных, сети Интернет. 

Судебная коллегия полагает, что Роспатент пришел к неправильному выводу о том, что словесное обозначение "Black Russian" является описательным и представляет собой вид товара, его простое наименование. 

Так, согласно пунктам 67-70 Государственного стандарта Российской Федерации "Торговля. Термины и определения" ГОСТ Р 51303-99, утвержденного постановлением Госстандарта России от 11.08.1999 N 242-ст, действовавшего на дату приоритета товарного знака, класс товаров - совокупность товаров, имеющих аналогичное функциональное назначение (класс товаров может быть представлен, например, швейными изделиями, трикотажными товарами, галантерейными товарами, культтоварами и т.п.); группа товаров - совокупность товаров определенного класса, обладающих сходным составом потребительских свойств, показателей (примером конкретной группы товаров является верхняя одежда, белье, обувь, молочные продукты и т.п.); вид товара - совокупность товаров определенной группы, объединенных общим названием и обозначением (примером конкретного вида товаров являются костюм, платье, куклы, сапоги, телевизор, холодильник, видеомагнитофон, кровать, творог и т.п.); разновидность товаров - совокупность товаров определенного вида, выделенных по ряду частных признаков (представляется в виде конкретных марок, моделей, артикулов, сортов). 

Как указано в пункте 82 названного ГОСТа потребительские свойства товара - свойства, проявляющиеся при его использовании потребителем в процессе удовлетворения потребностей. 

Указанный ГОСТ отменен с 01.04.2014 в связи с утверждением национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51303-2013 "Торговля. Термины и определения" (Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 N 582-ст), имеющего аналогичные термины и определения. 

Таким образом, вид товара - это совокупность товаров, объединенных общим названием, обозначением. 

Судебная коллегия полагает, что, вопреки мнению Роспатента, обозначением, представляющим вид товара, его простым наименованием, является обозначение "коктейли" и именно оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как видовое наименование товара в соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках. 

Данный вид товара делится на разновидности в зависимости от используемой классификации, например: горячие и холодные коктейли; коктейли на основе вина, шампанского, крепких алкогольных напитков (джина, водки, рома, коньяка и т.п.); аперитивы, дижестивы и Any Time Drinks и проч. 

Обозначение Black Russian не является видом товара, более того, не идентифицируется само по себе применительно к какому-либо товару без указания на конкретный вид такого товара - коктейль. 

Само словесное обозначение "Black Russian" является не описательным, а фантазийным, поскольку не указывает на вид товара, не описывает его свойства, состав и назначение.

Оно может вызывать у потребителей какие-либо ассоциации, связанные с видом коктейля или его составом, основанные на предшествующем опыте, лишь при одновременном указании вида товара и его названия - коктейль "Black Russian", однако даже таких доказательств на дату приоритета товарного знака материалы административного дела, в том числе материалы, представленные вместе с возражениями третьего лица, не содержат. 

При таких обстоятельствах у Роспатента отсутствовали основания для вывода о том, что обозначение Black Russian указывает на вид, состав или свойства товара, и для признания регистрации оспариваемого товарного знака недействительной как не соответствующей пункту 1 статьи 6 Закона о товарных знаках. 

В отношении регистрации спорного товарного знака для товаров 32 класса МКТУ Роспатент пришел к выводу, что такая регистрация не соответствует пункту 2 статьи 6 Закона о товарных знаках, поскольку вводит потребителей в заблуждение относительно товара. Данный вывод мотивирован тем, что Black Russian является видом товара - алкогольного коктейля, и в отношении всех иных товаров это обозначение способно ввести потребителей в заблуждение. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. 

Согласно пункту 2.1 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. 

Поскольку при рассмотрении настоящего спора установлено, что Black Russian является фантазийным названием, а не видом товара, как ошибочно посчитал Роспатент, оно не может при применении для безалкогольных напитков и пива вводить потребителя в заблуждение в отношении товара. 

При указанных обстоятельствах вывод Роспатента о том, что обозначение Black Russian при использовании для пива и безалкогольных напитков способно вводить потребителей в заблуждение относительно товара, не соответствует положениям пункта 2 статьи 6 Закона о товарных знаках. 

Довод Роспатента о том, что такое обозначение в любом случае не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товара "коктейли" поскольку создаст препятствия для использования этого названия иными производителями для указания названия известного коктейля, не может быть признан обоснованным, поскольку в настоящем судебном процессе проверяется не законность решения Роспатента о регистрации оспариваемого товарного знака по всем основаниям, указанным в Законе о товарных знаках, а законность решения этого органа о признании такой регистрации недействительной, вынесенного по результатам рассмотрения конкретного возражения, поданного по определенным основаниям. 

По сути, все пояснения третьего лица, в том числе и изложенные в возражении, сводятся к тому, что некоторое время назад такое обозначение было придумано в качестве названия коктейля, в состав которого входят кофейный ликер и водка, после чего стало известно широкому кругу потребителей. 

Между тем, указанные доводы подтверждают изначальную фантазийность спорного обозначения применительно к товарам "коктейли". 

О том, что обозначение Black Russian является фантазийным по отношению к заявленным товарам указано и в заключении палаты по патентным спорам, на основании которого принято решение о регистрации товарного знака. 

При этом указание третьим лицом в возражениях на справочную литературу, в которых коктейль Black Russian/Черный Русский определен в качестве одного из названий классических коктейлей, не может подтверждать того, что это обозначение характеризует именно вид товара. 

Так, в пункте 4.2.1 Методических рекомендаций по вопросам отнесения заявленных обозначений, товарных знаков и знаков обслуживания к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров и услуг определенного вида, утвержденных приказом Роспатента от 27.03.1997 N 26, указано, что обнаружение в справочной литературе заявленного обозначения в качестве видового понятия не является достаточным основанием для подтверждения того факта, что данное обозначение вошло во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида. 

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "пункте 4.2.1 Методических рекомендаций" имеется в виду "пункте 4.1.2 Методических рекомендаций"

Таким образом, использование спорного обозначения в справочниках недостаточно даже для подтверждения того, что обозначение вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида. При таких обстоятельствах позиция Роспатента о том, что использованное в справочнике обозначение в любом случае становится видовым (а даже не вошедшим во всеобщее употребление), по сути дезавуирует применение абзаца 2 пункта 1 статьи 6 Закона, поскольку любое обозначение, встречающееся в любом справочнике автоматически будет считаться видовым обозначением товара. 

Вопрос о том, вошло ли это обозначение во всеобщее употребление в качестве обозначения товаров определенного вида (приобрело ли фантазийное обозначение черты видового) не ставился в возражении и не являлся предметом рассмотрения Роспатента, в связи с чем не может быть предметом рассмотрения настоящего спора. Для оспаривания регистрации товарного знака по такому основанию необходимо предоставление с возражениями иной доказательственной базы, в том числе и подтверждения известности такого обозначения потребителям на дату приоритета товарного знака, однако таких доказательств в материалы административного дела подателем возражения не представлялось. 

По этим же основаниям отклоняется ссылка Роспатента на недопустимость регистрации в качестве товарного знака, например, такого обозначения как "Бородинский" для хлеба, поскольку судебная коллегия полагает, что данное обозначение изначально являлось фантазийным, а вопрос о приобретении им признаков видового в связи с вхождением во всеобщее употребление не является предметом рассмотрения настоящего спора. 

Третье лицо не лишено права подачи возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку по иным основаниям. 

Не могут подтверждать правомерность решения Роспатента представленные третьим лицом отказы патентных ведомств иных государств в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку такой анализ не возможен без правовой экспертизы законодательств этих государств, регулирующих вопросы регистрации товарных знаков, что не входит в предмет рассмотрения настоящего спора, кроме того, как уже указывалось, в настоящем деле не проверяется по всем указанным в Законе о товарных знаках основаниям правомерность решения Роспатента о регистрации оспариваемого товарного знака. 

Довод третьего лица о том, что при регистрации товарного знака заявителем было допущено злоупотребление правом, отклоняется судебной коллегией как не подтвержденный документально. Третьим лицом не представлено доказательств, подтверждающих производство такого коктейля иными лицами на дату приоритета товарного знака и получение заявителем (или первоначальным правообладателем) посредством такой регистрации необоснованных преимуществ за счет монополизации обозначения, используемого иными лицами и известного потребителям. 

Оспариваемым решением Роспатент неправомерно признал недействительным предоставление правовой охраны принадлежащему компании Berklee Capital S.A. товарному знаку, в связи с чем оспариваемое решение нарушает права и законные интересы заявителя. 

С учетом изложенного решение Роспатента о признании недействительным предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 281919 подлежит признанию недействительным как не соответствующее пунктам 1 и 2 статьи 6 Закона о товарных знаках. 

В силу пункта 3 части 5 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд, признав недействительным оспариваемый ненормативный правовой акт, указывает на обязанность соответствующих органов образом устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя. 

Поскольку оспариваемым решением прекращена правовая охрана принадлежащего заявителю товарного знака с целью восстановления прав и законных интересов заявителя суд считает необходимым обязать Роспатент восстановить правовую охрану спорного товарного знака в полном объеме. 

В силу положений статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по оплате государственной пошлины подлежат взысканию с Роспатента в пользу компании Berklee Capital S.A. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 110, 167-170, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования компании Berklee Capital S.A. удовлетворить.

Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 06.04.2014 N 2001735000 (281919) об удовлетворении возражения от 09.12.2013 и признании недействительным полностью предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 281919 признать недействительным как не соответствующее пунктам 1 и 2 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности восстановить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 281919.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу компании Berklee Capital S.A. 2 000 (Две тысячи) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

И.В. Лапшина

Судья

С.П. Рогожин