Вопрос: Может ли быть лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной? (Книга Джермакяна В.Ю. 600 вопросов по товарным знакам: разъяснения правоприменительной практики. - Специально для системы ГАРАНТ, 2017 г.)

Может ли быть лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной?

В.Ю. Джермакян,

специалист в области патентоведения и патентного права,

советник юридической фирмы "Городисский и Партнеры", г. Москва

Не может, подтверждением чему может служить постановление Суда по интеллектуальным правам от 17 декабря 2014 года по делу N А40-34488/2014.

ЗАО "Минеральная вата" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением:

- к Кузнецову А.Е. с требованиями о запрете использования обозначения Wired mat, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ N 294611, на сайте с доменным именем xotpipe.ru в отношении товара "техническая изоляция на основе минеральной (каменной) ваты" и взыскании компенсации в сумме 100 000 рублей;

- к ООО "Торговый дом ХОТПАЙП" с требованиями о запрете использования в отношении товара "техническая теплоизоляция на основе минеральной (каменной) ваты" обозначения Wired mat при производстве, предложении к продаже, рекламе, в том числе в сети Интернет, продаже указанного товара, обязании удалить обозначение Wired mat с упаковки товара "техническая теплоизоляция на основе минеральной (каменной) ваты" и взыскании компенсации в сумме 200 000 рублей.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 09.06.2014 исковые требования удовлетворены в отношении Кузнецова А.Е.: полностью в части требования о пресечении действий, нарушающих исключительное право, компенсация взыскана частично в сумме 50 000 рублей.

В удовлетворении требований к ООО "Торговый дом ХОТПАЙП" отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.09.2014 решение Арбитражного суда г. Москвы от 09.06.2014 отменено, в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятым по делу постановлением, ЗАО "Минеральная вата" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить обжалуемый судебный акт и оставить в силе решение суда первой инстанции.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, ЗАО "Минеральная вата" является правообладателем словесного товарного знака ВАЙЭД-МАТ, зарегистрированного 16.03.2005 сроком действия до 16.03.2015, что подтверждается свидетельством на товарный знак N 294611.

Согласно протоколу осмотра страниц интернет-сайта www.xotpipe.ru от 26.02.2014, на сайте содержится описание (технические характеристики) товара, производимого ООО "Торговый дом ХОТПАЙП" под обозначением Wired mat XOTPIPE, отражающее, что продукция представляет собой техническую изоляцию из каменной ваты, которая используется для огнезащиты воздуховодов и изоляции высокотемпературных объектов. Также на сайте содержится информация о размерах и цене изделий.

Администратором домена второго уровня xotpipe.ru согласно справке ЗАО "Регистратор Р01" N 72-СР является Кузнецов А.Е.

ЗАО "Минеральная вата", полагая, что Кузнецов А.Е. неправомерно рекламирует на Интернет-сайте www.xotpipe.ru, а ООО "Торговый дом ХОТПАЙП" неправомерно производит и предлагает к продаже товары, в отношении которых используется обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком ВАЙЭД-МАТ, и являющиеся однородными товарам, для индивидуализации которых зарегистрирован этот товарный знак, обратилось в суд с иском.

Суд первой инстанции, частично удовлетворяя исковые требования к Кузнецову А.Е., исходил из того, что словосочетание Wired mat XOTPIPE, содержащееся в информации на сайте www.xotpipe.ru, в первых словах Wired mat фонетически сходно с обозначением товарного знака ВАЙЭД-МАТ, а описание предлагаемой к продаже продукции однородно продукции, в отношении которой зарегистрирован этот товарный знак.

Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда первой инстанции, пришел к выводу, что словосочетание Wired mat является неоригинальным, не обладающим различительной способностью, его использование не может привести к смешению обозначений; использование термина Wired mat в качестве наименования вида товара (группы товаров), рекламируемого Кузнецовым А.Е. на сайте в сети Интернет, не создает вероятность возникновения у потребителя представления о принадлежности этого товара одному производителю.

При этом суд отклонил довод истца о том, что спорный товарный знак зарегистрирован ранее введения в действие национального стандарта ГОСТ Р 52953-2008, поскольку, по мнению суда, сама по себе регистрация товарного знака, представляющего собой определенное слово, термин, словосочетание, не исключает возможность правомерного использования этого термина, знака, словосочетания в будущем для обозначения общих, родовых признаков товара, если они (слово, термин, словосочетание) являются общеупотребительными.

Суд кассационной инстанции пришел к следующим выводам.

Поскольку обозначение ВАЙЭД-МАТ зарегистрировано в качестве товарного знака 16.03.2005 сроком действия до 16.03.2015, доказательств досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в материалах дела не имеется, в том числе ввиду отсутствия у товарного знака различительной способности, никто не вправе использовать без разрешения ЗАО "Минеральная вата" сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Суд первой инстанции при проведении анализа сходства обозначений установил, что словосочетание Wired mat XOTPIPE, содержащееся в информации на сайте www.xotpipe.ru, в первых словах Wired mat фонетически сходно с обозначением товарного знака ВАЙЭД-МАТ, а описание предлагаемой к продаже продукции однородно продукции, в отношении которой зарегистрирован этот товарный знак.

Суд апелляционной инстанции пришел к иному выводу, основываясь на том, что словосочетание Wired mat является неоригинальным, не обладающим различительной способностью, его использование не может привести к смешению обозначений; использование термина Wired mat в качестве наименования вида товара (группы товаров), рекламируемого Кузнецовым А.Е. на сайте в сети Интернет, не создает вероятность возникновения у потребителя представления о принадлежности этого товара одному производителю.

Вывод суда апелляционной инстанции об отсутствии сходства сравниваемых обозначений сделан без учета правовых позиций Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ, изложенных в постановлениях от 18.07.2006 N 2979/06 и от 17.04.2012 N 16577/11, согласно которым вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления), а также презумпции разумности и добросовестности участников гражданских правоотношений, закрепленной статьей 10 ГК РФ.

Судом не учтено, что для признания сходства обозначений достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначений в глазах потребителя.

Согласно правовой позиции, содержащейся в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18.06.2013 N 2050/13 по делу N А40-9614/2012, добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего его слова не делает новое обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком. Поэтому добавление к обозначению Wired mat, фонетически сходному с товарным знаком ВАЙЭД-МАТ, слова XOTPIPE не делает новое обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком, не устраняет опасность смешения обозначений в глазах потребителя, которая усиливается за счет однородности товаров, для индивидуализации которых используются обозначения.

При этом суд кассационной инстанции отмечает, что по смыслу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ словесное упоминание чужого товарного знака не является использованием этого знака. Поэтому простое упоминание термина Wired mat в сети Интернет в целях указания наименования вида товара (группы товаров), не может рассматриваться в качестве использования товарного знака ВАЙЭД-МАТ.

Вместе с тем, как усматривается из материалов дела, обозначение Wired mat, сходное до степени смешения с товарным знаком ВАЙЭД-МАТ, использовано Кузнецовым А.Е. в целях рекламы предлагаемых к продаже товаров, однородных товарам, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, что является использованием этого знака, в результате которого возникает вероятность смешения обозначений. Причем обозначение Wired mat было использовано в сочетании со словом XOTPIPE, имеющим отношение к конкретному лицу, что не является простым упоминанием термина в целях указания наименования вида товара.

При этом судебная коллегия отмечает, что доводы суда апелляционной инстанции об отсутствии у зарегистрированного в установленном порядке товарного знака оригинальности и различительной способности не могут служить основанием для ограничения правовой охраны, предоставленной этому товарному знаку.

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

В связи с этим довод ответчика о злоупотреблении истцом правом при регистрации товарного знака, приведенный в отзыве на кассационную жалобу, заслуживает внимания. Как усматривается из материалов дела, ответчик в отзыве на исковое заявление указывал, что действия истца по регистрации товарного знака ВАЙЭД-МАТ, сходного с общеупотребимым термином Wired mat, являются актом недобросовестной конкуренции и имеют признаки злоупотребления правом, направленные на ограничение возможности других лиц при реализации прошивных матов пользоваться привычным для потребителей термином, обозначающим товар определенного вида.

Суд первой инстанции не дал оценку указанным доводам ответчика, обстоятельства злоупотребления правом не устанавливал, на что ООО "Торговый дом ХОТПАЙП" было обращено внимание в апелляционной жалобе.

Судом апелляционной инстанции указанный довод апелляционной жалобы и содержащиеся в отзыве на жалобу возражения истца относительно указанного довода, были оставлены без внимания и не получили должной оценки суда.

Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ (в редакции, действовавшей на момент подачи заявки и регистрации товарного знака) не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

В силу статьи 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883, подписана СССР 12.10.1967) Страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции.

Суду апелляционной инстанции с учетом приведенных норм права, доводов и возражений сторон, а также фактических обстоятельств дела следовало дать оценку действиям ЗАО "Минеральная вата" по регистрации спорного товарного знака на предмет их добросовестности.

Судом апелляционной инстанции было также установлено, что термин Wired mat имеет специальное значение в области производства и применения теплоизоляционных материалов и обозначает вид товара с определенными характеристиками.

Доводы кассационной жалобы относительно непринятия судом апелляционной инстанции во внимание, что товарный знак ВАЙЭД-МАТ зарегистрирован ранее введения в действие национального стандарта ГОСТ Р 52953-2008, не опровергают сам факт использования этого обозначения в качестве наименования теплоизоляционных материалов, имеющих определенные характеристики (прошивной мат с металлической сеткой) в период действия правовой охраны товарного знака ВАЙЭД-МАТ.

Вместе с тем для целей оценки действий истца по регистрации товарного знака на предмет их добросовестности указанные доводы жалобы имеют значение, поскольку ГОСТ Р 52953-2008 был введен в действие после подачи истцом заявки на регистрацию обозначения ВАЙЭД-МАТ в качестве товарного знака и предоставления этому знаку правовой охраны.

Также нашел свое подтверждение и довод жалобы об отсутствии в материалах арбитражного дела европейского стандарта ЕН ИСО 9229:2004, с учетом которого суд апелляционной инстанции сделал вывод, что термин Wired mat имеет специальное значение в области производства и применения теплоизоляционных материалов и обозначает вид товара с определенными характеристиками.

При этом оценка тому обстоятельству, что ГОСТ Р 52953-2008 содержит прямое цитирование положений европейского стандарта ЕН ИСО 9229:2004 "Теплоизоляция - Определение терминов", не подвергшихся модификации, на что обращал внимание ответчик в отзыве на кассационную жалобу, судом апелляционной инстанции не дана.

Кроме того, в обоснование своего вывода о специальном значении термина Wired mat суд апелляционной инстанции опирается на распечатки интернет-страниц сайтов, не конкретизируя их, в том числе не указывая дату размещения в сети Интернет, и не учитывая, что часть распечаток представлена на иностранном языке без приложения надлежаще заверенного перевода на русский язык (часть 5 статьи 75 АПК РФ), на что обоснованно обращено внимание в кассационной жалобе.

Таким образом, выводы суда о том, что термин Wired mat имеет специальное значение в области производства и применения теплоизоляционных материалов и обозначает вид товара с определенными характеристиками, не позволяют установить, что указанное значение спорный термин имел на момент подачи заявки на регистрацию обозначения ВАЙЭД-МАТ в качестве товарного знака и предоставления этому знаку правовой охраны.

В связи с тем, что судом апелляционной инстанции не были установлены обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела о том, что термин Wired mat имел специальное значение в области производства и применения теплоизоляционных материалов и обозначал вид товара с определенными характеристиками на момент подачи заявки на регистрацию обозначения ВАЙЭД-МАТ в качестве товарного знака и предоставления этому знаку правовой охраны, а также обстоятельства добросовестности поведения ЗАО "Минеральная вата" по регистрации спорного товарного знака, обжалуемый судебный акт нельзя признать законным, в связи с чем он подлежит отмене на основании части 1 статьи 288 АПК РФ.

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка доказательств, а также иные процессуальные действия, предусмотренные для рассмотрения дела в суде первой инстанции или в суде апелляционной инстанции при повторном рассмотрении дела, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 АПК РФ подлежит передаче на рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

При новом рассмотрении дела суду на основания исследования и оценки доказательств, доводов и возражений сторон, в том числе касательно относимости и допустимости представленных в дело доказательств, необходимо установить, имел ли термин Wired mat специальное значение в области производства и применения теплоизоляционных материалов и обозначал ли вид товара с определенными характеристиками на момент подачи заявки на регистрацию обозначения ВАЙЭД-МАТ в качестве товарного знака и предоставления этому знаку правовой охраны, а также обстоятельства добросовестности действий ЗАО "Минеральная вата" по регистрации спорного товарного знака и с учетом этого принять законный и обоснованный судебный акт.

29 апреля 2017 г.