Мотылькова А.В. О некоторых вопросах прекращения правовой охраны товарного знака (под ред. д.ю.н. С.Д. Могилевского и д.ю.н. М.А. Егоровой) // Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Юридический факультет им. М.М. Сперанского Института права и национальной безопасности. - "Юстицинформ", 2017 г.

О некоторых вопросах прекращения правовой охраны товарного знака

Мотылькова А.В.,

кандидат юридических наук,

главный государственный таможенный инспектор

(по правовому обеспечению)

Экспертно-криминалистической службы -

регионального филиала Центрального

экспертно-криминалистического таможенного

управления г. Ростов-на-Дону

Основания, по которым прекращается исключительное право на товарный знак, содержатся в ст. 1512 и ст. 1514 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), где ст. 1512 ГК РФ называет основания, которые связаны с нарушениями, имевшими место в ходе государственной регистрации обозначения, тогда как ст. 1514 ГК РФ закрепляет основания, которые не связаны с нарушениями при регистрации, а относятся к иным обстоятельствам, наступившим после таковой, то есть, в течение срока действия исключительного права. В первом случае правовая охрана, которой был наделен товарный знак, может быть оспорена и признана недействительной с момента возникновения и рассматривается как не предоставлявшаяся, во втором правовая охрана подлежит прекращению на будущее время.

Желание законодателя сделать возможным интенсивное использование в гражданском обороте товарных знаков и сократить случаи регистрации их лицами, не заинтересованными в их использовании, но создающими препятствия появлению в обороте товаров, обозначенных ими или обозначениями, обладающими сходством с ними до степени смешения, является основной задачей претворения в жизнь принципа обязательности использования товарного знака. В этой связи представляет интерес содержание пп. 3 п. 1 ст. 1514 ГК РФ, согласно которому правовая охрана товарного знака полежит прекращению при принятии в соответствии со ст. 1486 ГК РФ решения о досрочном прекращении правовой охраны обозначения в случае неиспользования такового.

До вступления части четвертой ГК РФ в силу присутствовала проблема определения круга лиц, наделенных правом предоставления заявления о прекращении правовой охраны обозначения досрочно. Статей 22 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках) допускалась подача заявления в Палату по патентным спорам (далее - ППС) любым лицом, в то время как согласно ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правом обращения в арбитражный суд обладает лишь заинтересованное лицо.

Со вступлением в действие четвертой части ГК РФ, предусматривающей в п. 1 ст. 1486 возможность предоставления заявления о досрочном прекращении правовой охраны обозначения в связи с неиспользованием в ППС (в нынешней редакции - в арбитражный суд) заинтересованным лицом, указанная проблема устранена*(1).

Вопрос о том, является ли лицо, подавшее соответствующее заявление, заинтересованным, решается в каждом конкретном случае при проведении заседания (в ходе которого устанавливается, может ли заявитель выступать в качестве заинтересованного лица и подтверждают ли представленные им пояснения и документы его заинтересованность), исходя из комплекса всех доказательственных материалов и обстоятельств каждого конкретного дела*(2). В качестве доказательств могут выступать копии брошюр о деятельности компании, счета, распечатки с сайтов с сети Интернет, содержащие различные сведения о деятельности компании, рекламные буклеты, предложения к продаже товаров на сайтах, декларации соответствия, договоры поставки, товарно-транспортные накладные и др.*(3) При этом в судебной практике обращается внимание на то, что из буквального значения п. 1 ст. 1486 ГК РФ не следует, что заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака лицом является только то лицо, чьи права и законные интересы нарушены существующей регистрацией обозначения. Заинтересованным лицом может признаваться каждое лицо, обладающее законным интересом в завершении правовой охраны такового. К ним могут причисляться производители однородной продукции, в отношении которой (или однородной ей) представлено заявление о досрочном прекращении правовой охраны обозначения, имеющие действительное стремление применения спорного обозначения в своей деятельности и произведшее требуемые подготовительные действия к такому применению, в частности лицо, направившее заявку на регистрацию обозначения, характеризующегося тождеством или сходством*(4).

Обладание исключительным правом на товарный знак налагает на правообладателя определенные обязанности, а не только наделяет его правомочиями. Одной из таких обязанностей является необходимость использовать товарный знак, ему принадлежащий. Возложение на правообладателя обязательства использовать свой товарный знак весьма распространено в мире, что подтверждается международно-правовыми актами и национальным законодательством иностранных государств.

В международном праве об этой обязанности говорится в ст. 5С(1) Парижской конвенции, ст.ст. 15, 19 ТРИПС*(5), предусматривающих в случаях неиспользования обозначения правообладателем в течение установленного периода (не меньше трех лет) без уважительных причин возможность аннулирования его регистрации. Необходимо иметь в виду, что использовать товарный знак, с тем, чтобы его правовая охрана не могла быть прекращена до истечения установленного срока, должен только правообладатель, либо лицо по лицензионному договору, либо под контролем правообладателя другое лицо (после вступления части четвертой ГК РФ в силу). Использованием обозначения в таком случае, следуя содержанию ст. 1486 ГК РФ, считается его размещение на товаре (этикетках, упаковке) и реализация этого товара на территории России правообладателем, или его лицензиатом, или лицом под контролем правообладателя (скажем, его дочерним предприятием), что также предполагает наличие договорных отношений между названными лицами*(6).

В ряде государств продление регистрации обусловлено предоставлением доказательств использования товарного знака (что следует, в частности, из ст. 13 Сингапурского договора) или даже устанавливается обязанность правообладателя предоставлять доказательства его использования в течение срока действия регистрации (например, по истечении с момента регистрации 3 лет - в Мексике*(7), по истечении с момента регистрации 6 лет - в США*(8)). Из правовых норм, действующих в некоторых странах следует, что неиспользование товарного знака препятствует предъявлению требований, проистекающих из нарушения прав на обозначение (так сформулированы положения Закона ФРГ*(9) "О товарных знаках")*(10).

В процессе изучения возможных способов борьбы с отрицательными последствиями предоставления на товарные обозначения исключительных прав (формальной регистрацией, действием большого количества обозначений, которые фактически не используются их владельцами, не выполняют различительной функции в отношении товаров и которые в большинстве государств препятствуют регистрации тождественных и сходных обозначений на имя заявителей, использующих или намеревающихся их использовать, что ведет к ограничению свободной конкуренции) появилось положение о возможности в случае неиспользования товарного знака прекращения его охраны. Аналогичное положение еще в 1974 году содержалось в законодательстве СССР, однако в условиях плановой экономики оно оказалось невостребованным. В Законе о товарных знаках 1992 года оно закреплялось в ст. 22, но, вплоть до создания в 1998 году Высшей патентной палаты, к компетенции которой рассмотрение вопросов такого рода было отнесено, эта часть ст. 22 не имела случаев практического применения. Как показала последующая практика, положения статьи не в полной мере способны обеспечить решение поставленной задачи в условиях развития рыночной экономики и конкуренции, приобретающей зачастую характер недобросовестной, благоприятствующей возникновению конфликтных ситуаций*(11).

Когда владелец товарного знака бездействует, не применяет свой товарный знак по назначению, на рынке не присутствуют товары, маркированные его товарным знаком, владелец не выполняет свою обязанность по использованию и регистрация такого товарного знака может быть досрочно прекращена. Аналогичный вывод последует и в тех случаях, когда будет установлено, что использование товарного знака носило случайный, показной характер, без намерения реального применения товарного знака в коммерческом обороте для тех товаров, для которых он зарегистрирован*(12). Главным ориентиром при разбирательстве такого рода споров должен стать критерий эффективного использования товарного знака. Иначе говоря, не любое использование товарного знака правообладателем считается использованием по смыслу ст. 1484, 1229 ГК РФ, а только использование товарного знака по прямому назначению, в формах, являющихся основными. Центральным становится вопрос эффективного использования товарного знака, для разрешения которого подлежит применению, так называемый, функциональный подход. Когда товарное обозначение выполняет одну из основных своих функций, прекращение регистрации произведено быть не должно, товарный знак используется должным образом.

Требует внимания еще одна проблема, связанная с применением основания прекращения правовой охраны товарного знака, закрепленного в пп. 4 п. 1 ст. 1512 ГК РФ, согласно которому правовая охрана обозначения прекращается на основании принятого по заявлению любого лица решения Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны обозначения в связи с прекращением юридического лица - правообладателя или регистрацией прекращения гражданином - правообладателем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

В более ранней редакции ГК РФ формулировка "по заявлению любого лица" отсутствовала. Тогда наличие подобного основания приводило к возникновению вопроса о том, принимает ли Роспатент соответствующее решение по своей инициативе или же нет, на который Роспатент отвечал вполне однозначно: решение выносится на основе заявления о досрочном завершении правовой охраны обозначения при прекращении предпринимательской деятельности правообладателя (далее - заявление), которое представляется заинтересованным лицом*(13). Несмотря на это подобное решение не принималось безоговорочно в научной среде. Исследователи указывали на то, что если бы законодатель исходил из того, что для прекращения охраны товарного знака Роспатенту нужно какое-то дополнительное заявление или обоснование, то об этом должно было быть прямо указано в законе, что имеет место в некоторых других случаях прекращения охраны обозначения (так, п. 1 ст. 1486 ГК РФ прямо предусматривается, что для прекращения Роспатентом охраны товарного знака в связи с его неиспользованием требуется заявление заинтересованного лица). В данном же случае никаких ссылок на то, что кто-то должен побудить Роспатент к принятию такого решения не было. В связи с чем напрашивался вывод, что Роспатент должен прекращать правовую охрану товарного знака по собственной инициативе*(14). Несмотря на то, что сейчас есть прямое указание закона, указанная позиция представляется логичной, поскольку подобное решение соответствует направленности правового регулирования на прекращение правовой охраны товарных знаков, не используемых правообладателями в соответствии с законом, а ситуация, когда по рассматриваемому основанию прекращение права на товарный знак возможно лишь по инициативе какого-либо лица ей не соответствует (нет уверенности, что в каждом случае найдется подобное лицо, товарный знак же в это время не будет использоваться), что приводит к необходимости внесения изменений в пп. 4. п. 1 ст. 1514 ГК РФ, ст.ст. 22, 22.3 Федерального закона 08 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", и возложения на регистрирующий орган при прекращении юридического лица - правообладателя или предпринимательской деятельности правообладателя - индивидуального предпринимателя обязанности сообщать об этом в Роспатент с тем, чтобы правовая охрана товарного знака быть прекращена (в случае ликвидации юридического лица или при прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя) или для внесения необходимых изменений в Государственный реестр товарных знаков (если производится реорганизация юридического лица). Таким образом, будет реализован принцип "одного окна", а также устранена возможность возникновения ситуации, когда правообладатель уже отсутствует, а товарный знак за ним числится.

Рассматриваемая норма, содержащаяся в пп. 4 п. 1 ст. 1514 ГК РФ, по мнению некоторых авторов, не соответствует конституционным (ст. 35 Конституции РФ) и общегражданским принципам и правилам, одним из основополагающих среди которых является принцип "неприкосновенности собственности" (п. 1 ст. 1 ГК РФ), ведь право на товарное обозначение представляет собой имущественную ценность, разновидность имущества*(15). В этой связи было предложено применение п. 1 ст. 238 ГК РФ по аналогии (опираясь на то, что если гражданин прекратил предпринимательскую деятельность, а у него осталось право на товарный знак, данное право не должно у него отбираться, так как этот гражданин может в течение разумного срока или вновь приобрести статус предпринимателя и восстановить право на рассматриваемое средство индивидуализации, или продать его "надлежащему" лицу*(16)). Суждения по данному вопросу противоречивы. Исследователи, ссылаясь на судебную практику, отмечают возможность существования подхода, согласно которому "временное отсутствие регистрации предпринимателя не влечет прекращение прав предпринимателя на товарный знак", поскольку не изменилась правовая форма предпринимательской деятельности правообладателя, то физическим лицом не утрачено и право на товарный знак; правила ГК РФ о ликвидации юридических лиц к предпринимательской деятельности физических лиц - предпринимателей применению не подлежат*(17), что подтверждается также Информационным письмом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации "Обзор практики разрешения споров, связанных с ликвидацией юридических лиц (коммерческих организаций)"*(18). Отмечается и наличие примеров иного характера, аргументируемых тем, что способность физического лица находиться в роли обладателя исключительного права на товарное обозначение является специальной правоспособностью, появляющейся при наличии статуса индивидуального предпринимателя у физического лица и наличии свидетельства на товарный знак, выданного указанному лицу, обладающему статусом индивидуального предпринимателя. При прекращении в определенный момент у физического лица специальной правоспособности и последующем появлении оснований для ее возникновения она не может быть восстановлена автоматически*(19). Эта позиция кажется предпочтительной, ввиду того, что лицо, прекратившее свою предпринимательскую деятельность (будь то организация или предприниматель), обладать исключительным правом на товарное обозначение уже не может (исходя из положений ст. 1478 ГК РФ), в связи с чем, надо полагать, судьба товарного знака должна быть решена еще в процессе прекращения деятельности соответствующего лица.

Несколько иначе обстоит положение с прекращением осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и определением судьбы исключительного права на товарный знак в ситуации смерти гражданина, обладавшего при жизни статусом индивидуального предпринимателя и являвшегося обладателем исключительного права.

То, что право на товарное обозначение может наследоваться, сомнений не вызывает. В пользу этого свидетельствуют положения ст. 1112 ГК РФ (потому как право на обозначение не связано неразрывно с личностью обладателя и является имущественным), п. 5 ст. 1232 ГК РФ (в соответствии с которым государственная регистрация перехода исключительного права на средство индивидуализации или на результат интеллектуальной деятельности по наследству основывается на свидетельстве о праве на наследство), ст.ст. 132 и 1178 ГК РФ (указывающие на возможность наследования права на товарное обозначение в составе предприятия), ст.ст. 1173 и 1241 ГК РФ.

Сложности возникают в том случае, когда наследник не обладает статусом индивидуального предпринимателя. В такой ситуации возможны следующие варианты развития событий: право на товарный знак прекращается в день открытия наследства на основании ст. 1113, 1114, 1478, пп. 4 п. 1 ст. 1514 ГК РФ; или же наследник имеет возможность принять право на товарный знак, для чего ему необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, или произвести отчуждение исключительного права на рассматриваемое средство индивидуализации (основания для такого вывода дает рассмотрение установлений ст. 1113, 1114, 1478, пп. 4 п. 1 ст. 1514 ГК РФ в сочетании с предписаниями ранее названных статей, касающихся возможности перехода права на товарный знак в порядке наследования, а также п. 4 ст. 1152, ст. 1180, 238 ГК РФ). При всем том важно отметить допустимость, вне зависимости от наличия статуса индивидуального предпринимателя, отчуждения права на товарный знак, поскольку правомочие распоряжения может быть реализовано и лицом, не обладающим соответствующим статусом.

Проблему наследования в условиях предъявления к собственнику соответствующего имущества особых требований, которым наследник на день открытия наследства не соответствует, решает ст. 1180 ГК РФ, из смысла которой следует, что такое имущество наследуются на общих основаниях, специального разрешения при этом не требуется. Впрочем, если соответствующее разрешение наследником получено не будет, его право собственности завершается по правилам ст. 238 ГК РФ*(20). И хотя подобное решение представляется наиболее логичным, исходя из специфики объектов интеллектуальной собственности, целесообразно дополнить п. 1 ст. 1514 ГК РФ положением, согласно которому правовая охрана товарного знака прекращается "в случае смерти индивидуального предпринимателя - обладателя исключительного права на товарный знак, если по истечении года со дня открытия наследства физическое лицо, являющееся наследником не было зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя либо не произвело отчуждение исключительного права на товарный знак".

Завершение правовой охраны товарного знака обозначает прекращение на него исключительного права. Завершение охраны по основаниям, установленным ГК РФ, является своеобразным средством конкурентной борьбы субъектов рынка интеллектуальной деятельности, придает мобильность товарным обозначениям, а также устанавливает правопорядок их оборота. На сегодняшний день устранен ряд существовавших ранее проблем, связанных с прекращением исключительного права на товарный знак (скорректированы положения, предусматривающие возможность подачи заинтересованным лицом заявления в арбитражный суд о завершении правовой охраны обозначения досрочно вследствие его неиспользования, расширен перечень лиц, при использовании которыми товарного знака его правовая охрана не подлежит досрочному прекращению и т.д.).

При всем том представляется целесообразным дальнейшее совершенствование существующих предписаний и процедур посредством реализации принципа "одного окна" при прекращении юридического лица - правообладателя или регистрации прекращения гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя - правообладателя; регламентации перехода права на товарный знак в порядке наследования или прекращения соответствующего права.

-------------------------------------------------------------------------

*(1) См.: Шульга А.К. Досрочное прекращение охраны товарного знака в связи с его неиспользованием // Общество и право. 2008. N 3. - С. 10.

*(2) См.: Информационное письмо Роспатента от 20 мая 2009 г. N 3 "Об определении заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием". Режим доступа: www1.fips.ru.

*(3) Решение Суда по интеллектуальным правам от 29 апреля 2014 года по делу N СИП-117/2014, Решение Суда по интеллектуальным правам от 23 апреля 2014 года по делу N СИП-41/2014 // Режим доступа: http://www.arbitr.ru/.

*(4) Постановление Президиума ВАС РФ от 01.03.2011 N 14503/10 по делу N А40-77602/09-15-252 // Режим доступа: http://www.arbitr.ru/.

*(5) Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS)// Собрание законодательства РФ. 10 сентября 2012 г. N 37 (приложение, ч. VI). - С. 2818-2849.

*(6) См.: Веденин B.C. К вопросу о прекращении охраны товарного знака вследствие его неиспользования // Налоги. 2009. N 17.

*(7) Мексика. Закон о промышленной собственности от 25.06.1991 г. Режим доступа: http:informationsecurity(lows_rus).htm.

*(8) Закон США о товарных знаках / Комитет РФ по патентам и товарным знакам (Роспатент), ВНИИПИ. М.: ВНИИПИ. 1995. 65 с.

*(9) Германия. Патентный закон // Законы зарубежных стран по изобретениям и полезным моделям: в 2 т. / ФИПС. - М.: ФИПС, 2005. Т. 1. - С. 28-55.

*(10) См.: Старженецкий В.В. Досрочное прекращение охраны товарного знака в связи с его неиспользованием // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2004. N 11. - С. 45.

*(11) См.: Кудаков А.Д. Неиспользование товарного знака как основание для прекращения его охраны. Автореферат, 155 с. Место защиты диссертации: Москва, 2006.

*(12) Intellectual Property: the Law of Copyrights, Patents and Trademarks. By R.T. Shechter, J. Thomas.Westlaw, 2003. P. 757-760.

*(13) Приказ Роспатента от 03.03.2003 N 28 "О Правилах принятия решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака и знака обслуживания в случае ликвидации юридического лица - обладателя исключительного права на товарный знак или прекращении предпринимательской деятельности физического лица - обладателя исключительного права на товарный знак".

*(14) См.: Гаврилов Э.П. Прекращение правовой охраны товарного знака: есть вопрос // Патенты и лицензии. 2006. N 11.

*(15) См., например, Гаврилов Э.П. Указ. соч.

*(16) См. Гаврилов Э.П. Указ. соч.

*(17) См.: Попенко В., Сычев А. Прекращение и последующее возобновление предпринимательской деятельности физического лица - правообладателя товарного знака: правовые последствия // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. N 6. 2008. - С. 79-88.

*(18) Информационное письмо Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.01.2000 г. N 50 "Обзор практики разрешения споров, связанных с ликвидацией юридических лиц (коммерческих организаций)".

*(19) См.: Попенко В., Сычев А. Указ. соч. - С. 79-88.

*(20) Лабзин М., Наследование права на товарный знак. Режим доступа: http://www.advocate-realty.ru/press/unitpress/?id=395268.