Общеизвестные товарные знаки: понятие и особенности правовой охраны (А.С. Ворожевич, Н.В. Козлова, журнал "Закон", N 12, декабрь 2015 г.)

Общеизвестные товарные знаки: понятие и особенности правовой охраны

А.С. Ворожевич,

аспирант кафедры

гражданского права МГУ им. М.В. Ломоносова

Н.В. Козлова,

профессор кафедры

гражданского права МГУ им. М.В. Ломоносова,

доктор юридических наук

Журнал "Закон", N 12, декабрь 2015 г., с. 179-190.

1. Зависимость объема правовой охраны от функций товарных знаков

Среди функций товарных знаков первичными являются индивидуализирующая и информационная. Товарный знак указывает потребителям на источник происхождения товаров и услуг (далее - товары), формирует их представление о свойствах продукта конкретного производителя либо исполнителя (далее - производитель). Такие маркеры стимулируют конкуренцию и способствуют повышению качества товаров. Исключительное право связывает товары производителя с конкретным обозначением. Функциональное назначение товарных знаков определяет границы этого права: власть правообладателя распространяется только на однородные товары. Однородные товары сходны между собой по качественным характеристикам, функциональному назначению, способам реализации. Маркировка служит основным, если не единственным критерием их разграничения, ориентиром для потребителей, позволяющим сделать правильный выбор. Напротив, сферы применения и назначение неоднородных товаров не пересекаются. Эти товары различаются по внешним и функциональным признакам, которые не позволяют атрибутировать их одному производителю. Нет необходимости ориентировать потребителей путем установления эксклюзивности идентификатора. Поэтому в отношении неоднородных товаров одинаковое обозначение может использоваться свободно.

Ситуация меняется при переходе товарного знака на стадию формирования бренд-имиджа. На основе товарного знака предприниматель формирует позитивный образ своего бизнеса, определяет маркетинг-стратегии, вырабатывает у потребителей положительные ассоциации. Товарный знак перестает быть просто маркером конкретного продукта и приобретает ценность сам по себе, привлекает потребителей независимо от объекта, на который нанесен. Использование обозначения, сходного с таким знаком, может ввести потребителей в заблуждение даже при неоднородности товаров. Особенно часто это происходит, когда потребителя намеренно обманывают, создавая у него искаженные представления о товаре и его производителе. Нередки случаи, когда потребитель понимает, что товар, имеющий маркировку, сходную с известным знаком, предлагается не правообладателем, а иным субъектом. Однако у покупателя уже сформировались представления об элитарности, связанные со знаменитой маркой. Своеобразная обращает на себя аура неизбежно охватывает и товары, маркированные сходными знаками. В итоге товар обращает на себя внимание и активно продается даже при отсутствии надлежащего качества и эффективной рекламы.

2. Международно-правовое регулирование

В ст. 6-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 г. (далее - Парижская конвенция) закреплена обязанность государств-членов отклонять или признавать недействительной регистрацию, запрещать использование товарного знака, сходного с общеизвестным знаком, если подобные действия способны вызвать смешение, а соответствующие обозначения используются для идентичных или подобных продуктов. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности определило критерии относимости товарных знаков к общеизвестным: участники Соглашения должны принимать во внимание известность товарного знака в соответствующих кругах общества, включая известность в стране-члене, которая была достигнута в результате рекламы товарного знака (п. 2 ст. 16). Принципиально важное положение получило закрепление в п. 3 ст. 16 Соглашения: ст. 6-bis Парижской конвенции применяется mutatis mutandis к товарам или услугам, отличным от тех, для которых зарегистрирован товарный знак, при наличии двух условий: 1) использование товарного знака иным, чем правообладатель, лицом будет указывать на взаимосвязь между его товарами и правообладателем; 2) интересы правообладателя могут быть ущемлены. Иными словами, объем правовой охраны общеизвестных знаков был расширен путем распространения на неоднородные товары.

В сентябре 1999 г. была принята совместная Рекомендация Ассамблеи Парижского союза по охране промышленной собственности и Генеральной ассамблеи Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) "О положениях в отношении охраны общеизвестных товарных знаков"*(1). Объем правовой охраны общеизвестного знака был уточнен. В ст. 3 Рекомендации указано, что государство - член Союза обеспечивает охрану общеизвестного товарного знака от конфликтующих знаков, указаний деловых предприятий и названий доменов. Конкурирующими знаками были признаны обозначения, зарегистрированные и (или) используемые как в отношении однородных товаров (услуг), так и неоднородных. В отношении неоднородных товаров конфликт обозначений будет иметь место при наличии одного из следующих условий: 1) товары, маркируемые конкурирующим знаком, могут быть связаны с обладателем прав на общеизвестный знак, нарушая его интересы; 2) использование конкурирующего знака приведет к ослаблению различительной способности общеизвестного знака; 3) использование конкурирующего знака влечет получение несправедливых преимуществ.

Таким образом, на международном уровне нарушением прав и законных интересов обладателей общеизвестных товарных знаков было признано не только намеренное введение потребителей в заблуждение путем использования обозначения, сходного с известным знаком, для маркировки однородных и неоднородных товаров, но также действия, приводящие к ослаблению различительной способности обозначения и (или) получению несправедливых преимуществ.

3. Опыт Европейского союза

Директива Европейского парламента и Совета ЕС от 22.10.2008 N 2008/95/ЕС "О сближении законодательств государств-членов в отношении товарных знаков и знаков обслуживания" установила право стран-членов предоставлять расширенную правовую охрану товарным знакам, обладающим репутацией. Это означает возможность отказа в регистрации, признания недействительным предоставления правовой охраны в качестве товарного знака обозначениям, тождественным или сходным с товарным знаком с репутацией (п. 4 (а) ст. 4). Кроме того, всем иным лицам запрещено использовать обозначения, сходные с подобным товарным знаком, в том числе в отношении неоднородных товаров (п. 2 ст. 5).

Приведенные положения Директивы неоднократно анализировались в процессе рассмотрения конкретных споров. В решении по делу Adidas-Saiomon AG, Adidas Beneiux BV v. Fitnessworid Trading Ltd.*(2) Суд Европейского союза указал, что государства-члены обязаны предоставлять специальную защиту товарным знакам с репутацией вне зависимости от однородности товаров. Причем для реализации мер защиты не требуется введения потребителей в заблуждение, достаточно, чтобы в их сознании возникала ассоциативная связь с товарным знаком с репутацией. В решении по спору Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd. Суд подчеркнул необходимость учета следующих обстоятельств: степень схожести между конфликтующими марками; сущность товаров, в отношении которых были зарегистрированы конфликтующие товарные знаки, включая степень схожести (различия) между этими товарами или услугами; конкретный сектор потребительского спроса; существенность деловой репутации, связанной с товарным знаком; риск введения потребителей в заблуждение*(3).

4. Опыт Германии

В Германии дифференциация режима товарных знаков в зависимости от осуществляемой ими функции обозначилась еще в начале XX в.*(4) Охрана обычных товарных знаков ограничивалась однородными товарами и устанавливалась Законом о товарных знаках 1894 г.*(5) Интересы правообладателей знаков, известных более чем 30% потребителей, получили защиту также на основе Закона о недобросовестной конкуренции*(6) и Германского гражданского уложения (ГГУ). Статьей 16 Закона о недобросовестной конкуренции был установлен запрет использования известных товарных знаков в отношении товаров, не конкурирующих, но связанных с товарами, которые предлагались правообладателями, если такое использование вводило в заблуждение потребителей. Норма ст. 1 Закона установила запрет на действия, противоречащие свободной конкуренции и интересам иных участников рынка, общества в целом. На этом основании суды стали признавать противоправным использование обозначения в целях формирования ассоциаций с известным брендом при ослаблении его различительной способности. Введение потребителей в заблуждение не требовалось.

Руководствуясь ст. 823, 826, 1004 ГГУ, суды квалифицировали использование известного товарного знака в качестве общего деликта. В подобных ситуациях специфическим объектом защиты признавалась "рекламная аура знаменитого товарного знака". Необходимость введения потребителей в заблуждение отсутствовала.

Таким образом, определились основные составы нарушений прав на общеизвестные товарные знаки: 1) использование обозначения, сходного с товарным знаком, в отношении однородных или неоднородных продуктов, повлекшее введение потребителей в заблуждение; 2) паразитирование на репутации, связанной с чужим брендом, которое привело к ослаблению различительной способности товарного знака. При оценке действий нарушителя учитывались разные обстоятельства: причинение вреда конкуренции или правообладателю, недобросовестная цель и др. По сути, речь шла о трех различных правонарушениях: недобросовестной конкуренции, деликте, злоупотреблении правом. Единый подход еще не сформировался.

Первым значимым прецедентом, связанным с предоставлением расширенной охраны известному бренду, было решение по бренду Odol (1925 г.). Обладатель прав на товарный знак Odol, маркирующий жидкость для полоскания рта, добился отказа в регистрации схожего обозначения в отношении неоднородных товаров. Суд признал, что использование ответчиком обозначения, сходного с известным товарным знаком, не вводит потребителей в заблуждение, стороны не конкурируют друг с другом. Однако использование "младшего" знака нарушает законные интересы правообладателя, поскольку существует риск размывания товарного знака. Способность истца конкурировать с другими производителями жидкости для полоскания рта будет нарушена, если ценность его товарного знака снизится*(7).

В решении по делу Quick Верховный суд констатировал, что эффективность маркетинговой кампании зависит от уникальности знака. Правообладатель товарного знака имеет законный интерес в поддержании эксклюзивности, которую он приобрел посредством существенных вложений, независимо от того, вводятся ли потребители в заблуждение относительно производителя товара*(8).

Рассматривая спор о товарном знаке Dimpie, суд установил, что такой бренд приобрел широкую известность применительно к высококачественному виски. Ответчик зарегистрировал тождественное обозначение в качестве товарного знака, маркирующего косметическую продукцию. Суд признал, что действия ответчика по регистрации и использованию обозначения Dimpie размывают рекламную ценность товарного знака. Использование репутации чужого товарного знака для продвижения на рынке своих продуктов противоречит принципу добросовестности*(9).

Как видим, предоставляя защиту известным знакам, суды руководствовались различными основаниями: снижением конкурентных преимуществ обладателя известного знака, нарушением эксклюзивности, недобросовестностью ответчика.

Анализируя правовой режим общеизвестных товарных знаков (Notorisch bekannte Marken), установленный современным правом ФРГ, можно выделить несколько особенностей.

Во-первых, обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, если оно идентично или сходно с товарным знаком с более ранней датой приоритета, который является общеизвестным в контексте ст. 6-bis Парижской конвенции. При этом должно наличествовать одно из следующих условий: 1) "старший" товарный знак зарегистрирован в отношении товаров (услуг), однородных с теми, в отношении которых испрашивается защита на "младший" знак; 2) существует риск введения в заблуждение потребителей, формирование у них ассоциаций со "старшим" знаком; 3) "старший" знак обладает широкой известностью и репутацией, использование сходного с ним обозначения иным субъектом приведет к получению несправедливых преимуществ и (или) причинит вред различительному характеру "старшего" обозначения, связанной с ним репутации. Однородность товаров (услуг) не является необходимым условием (ст. 10 действующего Закона о товарных знаках*(10)).

Во-вторых, существует возможность прекращения правовой охраны зарегистрированного товарного знака, в случае если он является тождественным с общеизвестным товарным знаком и существует риск получения правообладателем несправедливых преимуществ; размывания различительной способности товарного знака, причинения вреда связанной со "старшим" товарным знаком деловой репутации (ст. 9 Закона о товарных знаках).

В-третьих, запрещается использование обозначений, сходных или тождественных общеизвестному товарному знаку, в отношении как однородных, так и неоднородных товаров, если подобное использование приводит к получению несправедливых преимуществ или причиняет вред различительной способности или репутации общеизвестных товарных знаков (ст. 14 Закона о товарных знаках).

В немецкой и австрийской судебной практике различаются следующие составы нарушений прав на известный знак.

Во-первых, паразитирование на репутации, когда товарный знак с репутацией используется нарушителем в целях переноса репутации на продукты нарушителя. Примером является дело OLG Koin (6 U 147/08) "Deutschiand sucht den Superstar"*(11). При проведении розыгрыша продукции ответчик использовал логотип: овал с синим цветом заливки и цветовыми эффектами, в середине которого размещен слоган "S. sucht Deutschiands hassiichstes Jugendzimmer". Высший земельный суд Кёльна признал, что такой логотип вызывает ассоциации с комбинированным товарным знаком "Deutschiand sucht den Superstar", используемым для обозначения известного телешоу. Хотя вероятность введения в заблуждение потребителей отсутствует, действия ответчика являются необоснованным и несправедливым использованием репутации известного товарного знака. Нарушитель незаконно пытается распространить на свой бизнес положительную ауру, имиджевые характеристики, связанные с популярным знаком.

Схожим образом Верховный суд Австрии квалифицировал использование обозначения "BOSS" для индивидуализации энергетического напитка*(12). Как им было отмечено, истец предлагает рынку модную одежду высокого качества. Его бренд пользуется хорошей репутацией. Одежда и энергетические напитки являются типичными конечными продуктами (товарами, используемыми конечными потребителями). Производитель безалкогольных напитков "переносит" на свой продукт положительную репутацию, имидж известного бренда "BOSS". Суд запретил ответчику использовать спорных товарный знак.

Во-вторых, причинение вреда репутации посредством использования обозначения, сходного с известным товарным знаком, для маркировки ненадлежащих товаров ненадлежащего качества. В результате со знаменитым знаком начинают связываться негативные ассоциации*(13).

В-третьих, причинение вреда различительной способности товарного знака, когда использование обозначения, сходного с известным знаком, приводит к ослаблению его привлекательности для потребителей. Так, в деле по товарному знаку Shall.de (ZR 138/99 of 2001)*(14) ответчик зарегистрировал известный товарный знак в качестве доменного имени, вследствие чего заинтересованные потребители перенаправлялись на сайт нарушителя. Суд постановил, что подобные действия привели к размыванию товарного знака.

Способами защиты от ослабления различительной способности известного знака, паразитирования на его репутации являются: 1) требование о запрете использования такого обозначения; 2) возмещение убытков в размере, достаточном для компенсации затрат на восстановление рекламной ценности товарного знака.

5. Опыт США

В США нарушением исключительного права на товарный знак признается его коммерческое использование иным лицом при отсутствии согласия правообладателя, в том числе воспроизведение, копирование, имитация зарегистрированного товарного знака при продаже или рекламе товаров. Необходимым условием признания такого использования нарушением является обман или введение в заблуждение потребителей. На признак однородности или неоднородности товаров закон не указывает (ст. 1114 Закона о товарных знаках - Lanham Act)*(15). В регистрации товарного знака может быть отказано либо такая регистрация может быть аннулирована, если она нарушает правомерные интересы иного лица, в том числе при ослаблении различительной способности чужого товарного знака (ст. 1063, 1064 Закона о товарных знаках). Однако четких оснований предоставления расширенной правовой охраны общеизвестным знакам Закон о товарных знаках не содержит.

В литературе и судебной практике долгое время отсутствовало единое мнение о целесообразности предоставления особой защиты прав на известные бренды. Зарождение теории размывания товарных знаков в США связывается с именем известного юриста Шехтера (Schechter). В 1927 г. он опубликовал статью, в которой на основе анализа опыта Германии пришел к выводу, что обладатель товарного знака должен иметь возможность пресекать попытки других лиц паразитировать на оригинальности, уникальности обозначения*(16). В середине XX в. некоторые штаты начали принимать законы, направленные против ослабления товарных знаков (anti-dilution acts). Однако американские суды не спешили применять эти правила.

В 1996 г. Конгресс США принял первый федеральный закон "О противодействии ослаблению товарных знаков" (FTDA). Его целью являлась защита известных товарных знаков от снижения их различительной способности, вне зависимости от наличия или отсутствия конкуренции между правообладателем и иными лицами, использующими товарный знак. В названном Законе отсутствовали четкие критерии, которым должны соответствовать товарные знаки, подпадающие под его защиту. Лишь отмечалось, что такие обозначения должны быть известны до момента начала использования конкурирующего обозначения. Иногда суды отмечали, что Закон распространяется только на обозначения, обладающие по самой своей сути существенной различительной способностью, оригинальностью*(17). В других случаях суды признавали достаточным, чтобы знак приобрел различительную способность вследствие его активного использования*(18).

В отсутствие определения понятия "знаменитый товарный знак" Закон указал на ряд факторов, которые должен учитывать правоприменитель при решении вопроса о предоставлении конкретному обозначению защиты от ослабления: 1) степень изначальной или приобретенной различительной способности; 2) продолжительность и объем использования товарного знака в отношении товаров и услуг; 3) интенсивность рекламирования марки; 4) территория использования товарного знака; 5) каналы реализации товаров, для индивидуализации которых используется товарный знак; 6) степень признания товарного знака; 7) природа и объем использования сходных с товарным знаком обозначений иным лицом.

Ослабление товарного знака определялось как уменьшение способности известного товарного знака идентифицировать и разграничивать товары или услуги независимо от наличия или отсутствия: 1) конкуренции между обладателем прав на известный товарный знак или других сторон; 2) вероятности смешения, введения в заблуждение потребителей. На практике данный Закон также стал применяться к действиям, порочащим репутацию известного знака (tarnishment). В частности, нарушением признавалось формирование у потребителей ассоциаций с известными товарными знаками при "продвижении" на рынке дешевых, низкопробных продуктов; наркотических средств и пр.*(19)

Правомерным использованием известного чужого знака признаны: 1) добросовестное использование известного знака иным лицом в сравнительной рекламе товаров и услуг; 2) некоммерческое использование, в том числе пародия; 3) все формы новостных сообщений и комментариев. В качестве примера можно привести дело по иску корпорации Mattei, Inc. (производитель кукол Barbie) к американской звукозаписывающей компании о нарушении прав на товарный знак Barbie, его ослаблении посредством причинения вреда репутации, связанной с товарным знаком. По мнению истца, в песне, исполняемой группой Aqua, был создан фривольный образ куклы Barbie, что запятнало репутацию знака. Суд отказал в удовлетворении исковых требований на том основании, что песня есть результат творческой деятельности, и ответчик не использовал товарный знак для обозначения товара*(20).

В 2006 г. в США был принят закон, направленный на борьбу с ослаблением различительной способности известных знаков, - Trademark Diiution Revision Act (TDRA). Он четко разграничил два вида противоправного использования товарного знака, приводящих к ослаблению его различительной способности: 1) размывание товарного знака (diiution by biurring) вследствие формирования у потребителя ассоциации с известным товарным знаком путем использования сходного обозначения, что приводит к снижению различительной способности известного знака; 2) использование обозначения, сходного с известным знаком и порочащего его репутацию посредством формирования негативной ассоциации (diiution by tarnishment)*(21). Для признания факта размывания товарного знака должны быть установлены: 1) степень схожести между используемым обозначением и знаменитым товарным знаком; 2) степень изначальной или приобретенной различительной способности товарного знака; 3) степень поддержания правообладателем эксклюзивности товарного знака; 4) узнаваемость товарного знака; 5) пытается ли правообладатель создать ассоциации со знаменитым товарным знаком; 6) любая действительная ассоциация между знаменитым товарным знаком и сходным с ним обозначением.

Не считаются нарушением прав на известный знак следующие действия: 1) добросовестное использование (любое использование товарного знака, не относящееся к индивидуализации источника происхождения товаров); 2) упоминание бренда в новостных репортажах и комментариях; 3) любое некоммерческое использование.

Законом были определены способы защиты товарных знаков от ослабления: запрет на использование товарного знака и взыскание убытков.

6. Российский опыт

В России товарный знак признается общеизвестным, если в результате интенсивного использования он приобрел широкую известность в отношении товаров заявителя*(22). Правовая охрана таких знаков распространяется на однородные и неоднородные товары. Для применения мер защиты достаточно, чтобы потребители ассоциировали обозначение, используемое иным лицом, с известным знаком. Особенностью российского права является необходимость формального признания Роспатентом товарного знака в качестве общеизвестного. В настоящее время в Реестр общеизвестных товарных знаков включено около 200 знаков: "Известия", "Арарат", "Лукойл", "Уралмаш", Kaspersky, Reebok и др.

При присоединении к ВТО представители российской стороны подчеркнули, что действующий ГК РФ не содержит норм, которые устанавливают связь между предоставлением правовой охраны товарному знаку как общеизвестному и его включением в Реестр. Следовательно, при нарушении прав обладателя такого товарного знака суд должен предоставить защиту независимо от факта включения товарного знака в перечень*(23).

Целостная доктрина ослабления различительной способности товарных знаков в российском правопорядке пока не сложилась. Однако российские суды нередко также квалифицируют в качестве правонарушений действия, которые в других странах признаются нарушениями прав обладателей общеизвестных товарных знаков.

Например, при рассмотрении спора о товарном знаке Vacheron Constantin Высший Арбитражный Суд РФ установил, что товары истца (обладателя известного, "старшего" товарного знака) и товары ответчика (зарегистрировавшего на себя сходный знак) не являются однородными. Вместе с тем, вопреки мнению нижестоящих судебных инстанций, ВАС РФ признал противоправной регистрацию сходного ("младшего") знака, поскольку она направлена на получение необоснованного преимущества за счет использования сложившейся деловой репутации широко известного знака и создает угрозу возникновения заблуждения потребителя относительно товара или его изготовителя*(24). Следует отметить, что в отношении товарного знака Vacheron Constantin суд использовал формулировку "широко известный". Думается, что de lege lata термин "общеизвестный" относится только к обозначениям, признанных таковыми Роспатентом. Основанием аннулирования регистрации товарного знака и пресечения его последующего использования послужило злоупотребление правом (ст. 10 ГК РФ). Наконец, суд посчитал важным указать на вероятность введения потребителей в заблуждение.

Представляет интерес решение, вынесенное Судом по интеллектуальным правам 3 июня 2015 г.*(25) по заявлению компании "КОНСИТЕКС С.А. / CONSITEX S.A." о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку Zegna, зарегистрированному в отношении 10-го и 34-го классов МКТУ на имя компании "АЛИГУСТА ЛТД.". Заявителю принадлежит ряд товарных знаков, включающих в себя элемент Zegna, зарегистрированных в отношении мужской одежды, продукции из текстиля, аксессуаров, очков, парфюмерии и соответствующих услуг. Суд определил, что подобные товары неоднородны с теми, в отношении которых был зарегистрирован спорный товарный знак. Однако требования заявителя были удовлетворены на том основании, что продукция группы компаний Zegna известна во всем мире, а правообладатель не представил убедительных доводов в обоснование выбора обозначения Zegna для индивидуализации своих товаров и услуг. С учетом обстоятельств дела суд пришел к выводу, что в действиях компании "АЛИГУСТА ЛТД." содержатся признаки паразитирования на чужой репутации. Тем самым суд указал на признаки противоправности, обнаруженные в поведении лица, которое пользовалось товарным знаком, сходным с известным. Вопрос о введении потребителей в заблуждение не поднимался.

Суд по интеллектуальным правам квалифицировал в качестве злоупотребления правом "недобросовестность в форме паразитирования на чужой репутации". В числе признаков подобного правонарушения суд указал: 1) широкую известность товарного знака, обусловившую его деловую репутацию; 2) умысел заявителя на получение необоснованного преимущества именно за счет использования сложившейся деловой репутации известного бренда*(26).

Как видим, практика российских судов также направлена против ослабления различительной способности известных товарных знаков.

Использование обозначения, сходного с известным товарным знаком, в целях получения несправедливых преимуществ, паразитирования на его репутации признается злоупотреблением правом (ст. 10 ГК РФ).

Способами защиты от нарушений служат: признание недействительным предоставления правовой охраны обозначению, сходному до степени смешения с общеизвестным товарным знаком; аннулирование регистрации и запрет на его использование.

7. Выводы

Изложенное позволяет сделать ряд выводов о необходимости совершенствования механизма защиты интересов правообладателя известного товарного знака.

Во-первых, использование чужого общеизвестного товарного знака в отношении неоднородных товаров при наличии заблуждения потребителей и его использование при отсутствии такого заблуждения представляют собой принципиально разные правонарушения, требующие выбора адекватного способа защиты.

Использование общеизвестного знака при введении потребителей в заблуждение представляет собой традиционное нарушение исключительного права. В данном случае поражается индивидуализирующая функция товарного знака. Страдают интересы потребителей. Правообладатель при этом несет характерные для подобного нарушения потери.

Поясним последний тезис. Требование однородности маркируемых товаров вполне закономерно, поскольку правообладатель и нарушитель являются потенциальными конкурентами, и появление на рынке одноименных товаров лишает правообладателя части потребителей, уменьшает его прибыль. Появление на рынке одноименных, но принципиально иных по сути товаров не влияет на бизнес правообладателей, не лишает их потребителей. С общеизвестными товарными знаками ситуация иная. Потребители часто заинтересованы в приобретении не столько конкретной вещи, сколько бренда, имиджа, стиля, который он олицетворяет. Спектр потенциально конкурирующих товаров существенно возрастает. Кроме того, правообладатель может понести потери, связанные с низким качеством товаров нарушителя. Потребители экстраполируют свои негативные впечатления, связанные с использованием контрафакта, на известный бренд в целом. Поэтому использование чужого известного бренда при введении потребителей в заблуждение должно пресекаться с использованием института нарушения исключительного права. В пользу правообладателя в такой ситуации должна взыскиваться компенсация (ст. 1515 ГК РФ).

Важно заметить, что "брендовые паразиты", как правило, действуют очень обдуманно. Они не просто используют чужой бренд, но и регистрируют сходное с ним обозначение в качестве товарного знака. Подобная практика возможна по следующим причинам.

В соответствии со ст. 1483 ГК РФ при рассмотрении заявки на регистрацию товарного знака Роспатент устанавливает наличие: 1) сходных (тождественных) товарных знаков, ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров; 2) зарегистрированных (внесенных в перечень) общеизвестных товарных знаков. Проверка проводится формально, согласно установленным требованиям. Роспатент не может анализировать, есть ли в действиях заявителей признаки злоупотребления правом. "У административного органа нет ни полномочий, ни должной квалификации для рассмотрения вопроса о злоупотреблении исключительным правом"*(27).

"Брендовые паразиты" требуют регистрации сходных с известными знаков в отношении близких, но не однородных товаров (например, часы и предметы одежды и др.). При этом они избегают общеизвестных знаков, признанных в установленном порядке*(28).

Получается, что у Роспатента нет правовых средств, чтобы воспрепятствовать деятельности "брендовых паразитов", стремящихся получить легальную возможность использования конкретного обозначения. Правообладатель известного, "старшего" товарного знака может лишь оспаривать предоставление правовой охраны "брендовому паразиту" в судебном порядке, доказывая наличие в действиях нарушителя признаков злоупотребления правом.

Теоретически признание правовой охраны товарного знака недействительной означает ее отсутствие с момента подачи в Роспатент заявки на его регистрацию. Правообладатель "старшего" знака сначала должен добиться аннулирования регистрации "младшего" знака, а потом предъявить к бывшему правообладателю последнего иск о нарушении исключительного права и взыскании компенсации. Между тем согласно действующему российскому законодательству он не может это сделать, если маркируемые товары не являются однородными. В соответствии с п. 3 ст. 1484 ГК РФ к нарушениям исключительного права на товарный знак относится лишь использование сходного с ним обозначения в отношении однородных товаров. Единственное исключение из данного правила предусмотрено для официально зарегистрированных общеизвестных товарных знаков. Получается, что недобросовестные предприниматели, действуя под маской известного бренда, могут пользоваться потребительской неразборчивостью в течение длительного времени, пока об этом не узнает правообладатель "старшего" знака. При этом самой серьезной угрозой для них будет лишь аннулирование регистрации и запрет на использование товарного знака, сходного до степени смешения с общеизвестным.

Практика показывает, что обладателю известного бренда часто удается аннулировать "младший" товарный знак. Однако восстановить свои потери ему удается не всегда.

Если использование известного товарного знака сопровождается введением потребителей в заблуждение, убытки обладателя бренда оказываются весьма существенными. Напротив, недобросовестный владелец "младшего" знака нередко получает сверхприбыль от эксплуатации известного бренда.

Представляется необходимым связать факт нарушения исключительного права на товарный знак с введением потребителей в заблуждение, а не с однородностью товаров. Между тем презумпция того, что если товары (услуги), в отношении которых используется товарный знак и сходное с ним обозначение, однородны, то потребители будут введены в заблуждение, должна сохраниться. В отношении неоднородных товаров введение потребителей в заблуждение должны обосновывать дополнительные аргументы, в том числе о широкой известности товарного знака. Недобросовестная регистрация обозначения, сходного до степени смешения с известным товарным знаком, должна аннулироваться. После чего правообладатель может обратиться в суд с иском о нарушении исключительного права на товарный знак и взыскании компенсации на основе ст. 1515 ГК РФ.

Паразитирование на чужом известном товарном знаке суды признают противоправным независимо от введения в заблуждение потребителей. Однако использование известного знака в отношении неоднородных продуктов умаляет его индивидуализирующую функцию, нарушает интересы как потребителей, так и правообладателя известного бренда.

Требуют конкретизации способы защиты нарушенного интереса правообладателя вследствие регистрации и использования известного товарного знака при ослаблении его правовой охраны.

Прежде всего, действия предпринимателя, использующего обозначение, сходное с известным товарным знаком, при отсутствии введения потребителей в заблуждение требуют адекватной юридической квалификации. Речь идет о выборе не только теоретического, но и институционально-правового основания и средств пресечения подобного поведения. Если акцентировать внимание на факте причинения вреда, то налицо традиционный деликт (ст. 1064 ГК РФ и др.), если же рассматривать указанные действия как недобросовестное поведение, их можно признать злоупотреблением правом (ст. 10 ГК РФ).

Рассматривая неправомерное использование известного бренда как деликт, следует определить субъективное право, которое в данном случае нарушается, т.е. установить наличие у заинтересованного лица права на иск в материальном смысле слова (ч. 1 ст. 4 АПК РФ). Проблема состоит в том, что при отсутствии факта введения потребителей в заблуждение путем использования сходного обозначения на однородных товарах нельзя говорить о нарушении исключительного права обладателя общеизвестного товарного знака.

Теоретически и практически можно признать, что возникает не только исключительное право на известный бренд, но также имущественные права на деловую репутацию (п. 1 ст. 150 ГК РФ), на гудвилл. По метафорическому замечанию М. Спенса, гудвилл представляет собой "силу притяжения"*(29), которой обладает конкретный бизнес. По сути, подобного эффекта пытается добиться "брендовый паразит", используя чужой известный товарный знак. Цель его использования состоит не в том, чтобы ввести потребителей в заблуждение, а в том, чтобы привлечь повышенное внимание к товару. Исходя из наличия имущественного права на подобный нематериальный актив, можно сделать вывод, что такое право носит абсолютный характер, позволяя правообладателям устранять всех иных лиц от использования соответствующего объекта.

Получается, что владелец известного бренда обладает исключительным правом на товарный знак и одновременно имущественными правами на деловую репутацию, на гудвилл. При использовании известного товарного знака при отсутствии введения потребителей в заблуждение субъект нарушает указанные имущественные права.

Следовательно, правообладатель может требовать возмещения ему убытков, в том числе присуждения ему выгоды и доходов, незаконно полученных нарушителем (абз. 2 п. 2 ст. 15 ГК РФ).

В то же время оправданности подобного подхода может быть противопоставлен ряд контраргументов. Так, по мнению М. Зенфтлебена (M. Senftieben), имущественные права на бренд-имидж не возникают. Правообладатель известных товарных знаков не может запрещать иным лицам использовать обозначение просто потому, что оно копирует его товарный знак. Отсутствуют сильные политико-правовые аргументы в пользу имущественного права на гудвилл. Напротив, "соблазнительные сообщения об особом стиле жизни, которые посылают известные марки и которые зачастую не связаны с действительными характеристиками продукта, заставляют потребителей делать свой выбор на необъективных характеристиках и лишают предпринимателя с объективно лучшим предложением преимущества на рынке"*(30). Гудвилл является достаточно аморфным понятием, тогда как к абсолютным правам предъявляется требование предельно четкого содержания. Установление имущественного права на такой объект может породить правовую неопределенность и повысить издержки как предпринимателей по ведению бизнеса, так и судебной системы. Особые проблемы возникнут с известными товарными знаками, имеющими приобретенную, а не изначальную существенную различительную способность. Предоставление имущественного права на связанный с ними гудвилл может привести к монополизации общеупотребимых слов.

При рассмотрении "бренд-паразитирования" с позиции злоупотребления правом акцент делается на установлении недобросовестных целей обладателя "младшего" обозначения. Проблема использования обозначений с приобретенной различительной способностью не возникает. В каждой конкретной ситуации суды будут устанавливать, что имело место: простое использование общеупотребительного слова либо паразитирование на известном бренде. Иными словами, они будут определять, преследовал ли потенциальный нарушитель цель получения несправедливых преимуществ, привлечения потребителей к своим товарам путем установления ассоциаций с известным брендом.

При этом необходимо различать два специфических правонарушения: злоупотребление правом и недобросовестная конкуренция.

В случае злоупотребления правом речь идет о нарушении интересов самого правообладателя. Такой субъект заинтересован в эксклюзивном использовании бренда, в распространении гудвилл исключительно на собственные товары, зачастую весьма низкого качества. Оригинальный правообладатель не заинтересован в том, чтобы такие товары прямо или косвенно ассоциировались с его именем, пусть даже без введения потребителей в заблуждение. Злоупотреблением правом будет регистрация и (или) использование лицом обозначений, схожих с известным брендом, в целях паразитирования на репутации, имидже обладателя оригинального товарного знака во вред такому обладателю. Мерами пресечения подобного правонарушения должен быть запрет на использование обозначения, сходного с известным товарным знаком, а в случае регистрации "младшего" знака - признании ее недействительной. Кроме того, правообладателю должны возмещаться причиненные убытки (ст. 15 ГК РФ и др.).

Правообладатель известного товарного знака и "брендовый паразит" не являются конкурентами. Они предлагают рынку неоднородные, невзаимозаменяемые товары. Вместе с тем у "брендового паразита" имеются конкуренты на рынке тех товаров, которые он предлагает. По отношению к таким субъектам его паразитирование на известном бренде представляет собой недобросовестную конкуренцию. Если добросовестные предприниматели стремятся привлечь потребителей, вкладывая средства в рекламу и повышение качества своих товаров, то "брендовый паразит" просто размещает на своих товарах известный знак.

Как видим, права и законные интересы обладателей общеизвестных товарных знаков нуждаются в усилении их охраны, что обусловлено особыми имиджевыми свойствами таких знаков.

------------------------------------------------------------------------

*(1) См.: Совместная рекомендация о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков: принята Ассамблеей Парижского союза по охране промышленной собственности и Генеральной ассамблеей Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) на 34-й серии заседаний Ассамблей государств - членов ВОИС 20-29 сентября 1999 г.

*(2) См.: ECC. Adidas-Salomon AG and Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Ltd. Judgment of 23 October 2003. Case N C-408/01.

*(3) См.: ECC. Intel Corporation v. CPM United Kingdom Ltd. Judgment of 27 November 2007. Case N 252/2007.

*(4) См.: Lehmann M. Unfair Use of and Damage to the Reputation of Well-Known Marks, Names and Indications of Source in Germany: Some Aspects of Law and Economics // International Review of Industrial Property and Copyright Law. 1986. Vol. 17. N 6. P. 746-767.

*(5) См.: German Trademark Act of 12 May 1894 (Warenzeichengesetz).

*(6) См.: Act Against Unfair Competition of 1896 (Gesetz Gegen Den Unlauteren Wettbewerb).

*(7) Odol, Juristiche Wocheschrift 502, XXV Markenschutz und WeHbewerb 265 (1925).

*(8) Quick. [1959] GRUR, 182.

*(9) Dimple. [1985] GRUR 550.

*(10) The German Trademark Act of 1994.

*(11) См.: OLG Koln. Urteil vom 06. Februar 2009. 6 U 147/08.

*(12) См.: OGH. 13.05.1997. Geschaftszahl. 4Ob105/97p.

*(13) См.: BGH. GRUR 1994, 808, Markenverunglimpfung I; BGH GRUR 1995, 57 - Markenverunglimpfung II.

*(14) См.: BGH. 22.11.2001 - I ZR 138/99. Shell.de.

*(15) См.: Lanham Trade-Mark Act of 1946. 50 Stat. 427 (JulY 5, 1946).

*(16) См.: Swann J. The evolution of dilution in the United States from 1927 to 2013. URL: http://inta.org/TMR/Documents/Volume%20103/vol103_no4_a1.pdf (дата обращения: 12.11.2015).

*(17) См.: New York Stock Exchange, Inc. v. N.Y., N.Y. Hotel, LLC. 293 F.3d 550 (2d Cir. 2002); TCPIP Holding Co. v. Haar Comms., Inc. 244 F.3d 88 (2d Cir. 2001).

*(18) См.: Thane Intern., Inc. v. Trek Bicycle Corp. 305 F.3d 894, 912 n. 14 (9th Cir. 2002).

*(19) См.: Coca-Cola Co. v. Gemini Rising, Inc. 346 F. Supp. 1183, 1188 (E.D.N.Y. 1972).

*(20) См.: Mattel v. MCA Records. 296 F.3d 894 (9th Cir. 2002).

*(21) См.: Victoria's Secret Stores, Inc., and Victoria's Secret Catalogue, Inc., Plaintiffs-Appellees, v. Victor Moseley and Cathy Moseley. 259 F.3d 464; 2001 U.S. App. LEXIS 16937; 2001 FED App. 0247P (6th Cir.); 59 U.S.P.Q.2D (BNA) 1650.

*(22) См.: ст. 1508 ГК РФ; Правила признания товарного знака общеизвестным, утв. приказом Роспатента от 17.03.2000 N 38.

*(23) См.: Report of the working party on the accession of the Russian Federation to the World Trade Organization WT/ACC/RUS/70 WT/MIN(11)/2, 17 November 2011.

*(24) См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 24.04.2012 N 16912/11 по делу N А40-73286/10-143-625.

*(25) См.: решение Суда по интеллектуальным правам от 03.06.2015 по делу N СИП-1010/2014.

*(26) См.: постановление Суда по интеллектуальным правам от 05.11.2014 по делу N СИП-317/2014.

*(27) См.: Протокол N 1 заседания Научно-консультативного Совета при Суде по интеллектуальным правам от 27.12.2013. URL: http://ipc.arbitr.ru/node/13437 (дата обращения: 12.11.2015).

*(28) См. там же.

*(29) Spence M. Intellectual property. Oxford, 2007. P. 225.

*(30) Senftieben M. The Trademark Tower of Babel - Dilution Concepts in International, US and EC Trademark Law // International Review of Intellectual Property and Competition Law. 2009. Vol. 40. N 1. Р. 45-77.