Применение доктрины эстоппеля к патентным спорам: опыт США, отечественные перспективы (А.С. Ворожевич, "Законодательство", N 1, январь 2014 г.)

Применение доктрины эстоппеля к патентным спорам: опыт США, отечественные перспективы

По мере продвижения мирового сообщества к "экономике знаний" ученые, законодатели, судьи и международные организации все чаще сталкиваются с дискуссиями о ее правовых основах. Особое значение в рассматриваемом аспекте приобретает фундаментальный правовой принцип справедливости, о котором отечественная цивилистика нередко забывает.

Как отмечал Г. Смит, принцип справедливости в частном праве выступает как "согласованность целого комплекса функций, подчиненных в значительной мере одной главной цели - предотвращению оппортунизма"*(1). Применительно к патентным спорам он предполагает сбалансированность разнонаправленных интересов (патентообладателей, их конкурентов, общества) в конкретном объекте интеллектуальной собственности (далее - ОИС), включающую получение награды изобретателем, обеспечение инновационного развития, адекватное распределение выгод, связанных с созданием ОИС.

Реализация на практике таких установок требует применения специфических гибких стандартов и механизмов оценки конкретного патентного конфликта. Одним из них выступает доктрина эстоппеля*(2), получившая в зарубежных правопорядках широкое применение при рассмотрении патентных споров.

I. Доктрина эстоппеля: сущность, проблемы восприятия ее российской правовой системой

По мнению Т. Аренсона, эстоппель может быть лучшим возражением на обвинение в трудном споре. Он подходит для разнообразных фактических обстоятельств и обеспечивает значительные возможности для отказа в иске*(3).

В силу действия доктрины эстоппеля субъект лишается возможности отрицать или утверждать определенный факт ввиду его собственного предшествующего поведения, утверждения или отрицания, на которые полагалась и сообразно с которыми действовала другая сторона*(4).

В отечественном правопорядке эстоппель развивается преимущественно в рамках договорного права. Так, в проекте изменений в Гражданский кодекс РФ*(5) предлагается, в частности, установить, что сторона, подтвердившая действие договора, не вправе требовать признания этого договора незаключенным, если иное не предусмотрено законом (ст. 446.1). При этом фактически данное правило уже признается российской судебной практикой*(6). Еще одним примером применения эстоппеля выступает предлагаемое в проекте изменений в Гражданский кодекс РФ правило (ст. 450.1): "Когда при наличии оснований для отказа от договора сторона, имеющая право на такой отказ, подтверждает действие договора, последующий отказ от договора по тем же основаниям не допускается".

Иные подотрасли гражданского права не проявляют интереса к рассматриваемой доктрине, хотя ее реализация применительно к отдельным спорам могла явиться наиболее эффективным и логичным решением.

Так, симптоматичным в рассматриваемом аспекте является постановление Президиума ВАС РФ от 26 февраля 2012 г. по иску акционера ОАО "Междуречье" к ОАО "Междуречье" и ООО "Геоинвест" о признании недействительным договора купли-продажи акций ЗАО "Обогатительная фабрика "Междуреченская"", заключенного данными юридическими лицами*(7).

Как следует из материалов дела, между ОАО "Междуречье" и ООО "Геоинвест" 25 августа 2004 г. был заключен договор купли-продажи 18 037 акций. По мнению истца, в данной сделке имелась заинтересованность члена совета директоров общества "Междуречье" Скурова А.Г., занимающего должность генерального директора общества "Геоинвест" - покупателя по сделке. Сделка в установленном порядке не была одобрена собранием акционеров общества "Междуречье".

Оспаривание данной сделки усложнил тот факт, что ее исполнение было отсрочено на шесть лет: покупатель, имея передаточное распоряжение, вручил его реестродержателю лишь в ноябре 2010 г, после чего акции в количестве 18 037 штук были списаны с лицевого счета общества "Междуречье" и зачислены на лицевой счет общества "Геоинвест".

Суд квалифицировал подобное длительное неисполнение как злоупотребление правом. При этом на основании ст. 10 и 168 ГК РФ он признал недействительными сами действия по исполнению договора и обязал ООО "Геоинвест" возвратить акции ОАО "Междуречье", а ОАО "Междуречье" - возвратить полученные по договору денежные средства в сумме более 18 млн. руб.

Обозначенная логика постановления не является безупречной. Так, вопросы вызывает сама по себе возможность признания недействительными действий по исполнению договора и применения последствий недействительности распорядительных сделок.

Суд фактически проигнорировал сущность требования истца об оспаривании непосредственно сделки купли-продажи акций между ответчиками, порок в которой, несомненно, имел место, взамен признав недействительными действия по исполнению сделки.

Подобную замену можно отчасти оправдать стремлением суда разрешить спор по справедливости. Для того чтобы "добраться" до купли-продажи, правоприменителю необходимо было преодолеть ссылку на истечение срока исковой давности, чего он сделать не смог. В связи с этим суд не нашел ничего лучше, чем обратиться не к отдаленной по времени сделке, а действиям, направленным на ее исполнение, признав их на основе принципа незлоупотребления правом недействительными. Но здесь возникает следующий вопрос.

На уровне судебной практики сложилось четкое правило: сделки признаются недействительными со ссылкой на ст. 168 ГК РФ, если злоупотребление имело место при их заключении*(8). В рамках же рассматриваемого спора суд установил злоупотребление на этапе исполнения сделки. Даже если допустить возможность признания распорядительной сделки недействительной, невозможно говорить о моменте ее заключения.

Логически более выверенный подход могло гарантировать использование доктрины эстоппеля с опорой на принцип справедливости. Не вручая передаточное распоряжение в течение шести лет, покупатель создал у юридического лица - продавца и его акционеров видимость отсутствия намерения исполнять заключенный договор. Последние, полагаясь на это, не подавали иск об оспаривании сделки с заинтересованностью.

В соответствии с данными выводами следовало бы признать продавца лицом, утратившим интерес к договору, и, воспользовавшись свойственным доктрине эстоппеля средством защиты - "предполагаемым отказом", отклонить все его возражения, связанные с оспариваем договора купли-продажи акций, в том числе касающиеся истечения срока исковой давности. Это открыло бы для правоприменителя путь к удовлетворению требований истца о признании недействительным непосредственно договора купли-продажи акций.

Неприменение эстоппеля при явной в том необходимости можно отметить еще в одном не вполне корректном в части мотивировки постановлении Президиума ВАС РФ*(9).

Краткая фабула дела такова: государственное областное унитарное предприятие "Мурманскводоканал" в 2000-2010 гг. являлось участником ООО "Диамант-норд". Доля "Мурманскводоканала" в уставном капитале общества составляла 12%. В 2011 г. на общем собрании участников общества было принято решение об исключении предприятия из числа участников в связи с неоплатой доли. Предприятие "Мурманскводоканал", полагая, что решение собрания является незаконным и нарушает его права как участника общества, обратилось в арбитражный суд с иском.

Президиум ВАС РФ счел требования истца подлежащими удовлетворению. При этом он руководствовался следующими соображениями.

В соответствии с п. 3 ст. 23 Закона об ООО*(10) в редакции, применимой к спорным правоотношениям, доля участника, который при учреждении общества не внес в срок свой вклад в уставный капитал в полном размере, переходит к обществу. При этом согласно ст. 24 Закона об ООО такая доля в течение одного года со дня ее перехода к обществу должна быть по решению общего собрания участников общества распределена между всеми участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества либо продана участникам общества и (или), если это не запрещено уставом общества, третьим лицам. Нераспределенная или непроданная часть доли должна быть погашена с соответствующим уменьшением уставного капитала общества.

В указанные в ст. 24 Закона об ООО сроки общество "Диамант-норд" не распорядилось долей предприятия "Мурманскводоканал" в уставном капитале общества. Не были исполнены эти обязанности и в течение общего срока исковой давности. Таким образом, на момент принятия обжалуемого решения у общего собрания отсутствовало право на исключение предприятия из общества и распределение его доли. Следовательно, у судов не имелось оснований для отказа в удовлетворении заявленного требования.

Как минимум спорной видится в данном случае квалификация правоприменителем указанных в ст. 24 Закона об ООО сроков в качестве пресекательных. Нетрудно заметить, что цитируемая норма говорит не об осуществлении права, а о том, что общество должно провести соответствующие действия в определенный период. В связи с этим, как представляется, речь идет о сроке исполнения обязанности, за нарушение которого не установлено конкретных санкций. Еще больше вопросов вызывает ссылка суда на истечение срока исковой давности.

Логичнее было бы на основе доктрины эстоппеля признать общество утратившим право ссылаться на факт неоплаты истцом доли в уставном капитале ввиду того, что оно в течение длительного времени признавало предприятие "Мурманскводоканал" своим участником.

Таким образом, при рассмотрении корпоративных споров отечественные суды только пытаются применять логику, сходную с доктриной эстоппеля. При этом аргументация выстраивается ими не напрямую на основе исследуемой доктрины, а посредством традиционных цивилистических институтов, что приводит к некорректным с теоретической позиции заключениям.

Что касается патентных споров, то они остаются еще более (в сравнении даже с корпоративными) закрытыми для применения гибких подходов, основанных на принципе справедливости*(11). В связи с этим, полагаем, целесообразно строить исследование отдельных разновидностей доктрины патентного эстоппеля следующим образом:

1) рассмотреть случаи и особенности применения их в США;

2) исследовать перспективы их возможного применения в российской правовой системе и их соотношение с существующими правовыми институтами.

II. Разновидности доктрины эстоппеля в патентной сфере

1. Patent marking estoppel

Применяется к правоотношениям между патентообладателем и лицензиаром, маркировавшим производимые товары номером патента.

1.1. Понятие и роль принципа patent marking estoppel. В соответствии со ст. 273 Патентного закона США патентообладатели, а также лица, предлагающие к продаже или продающие на территории США любые запатентованные товары или импортирующие подобные товары, могут уведомлять общественность о том, что соответствующий продукт охраняется патентом посредством фиксации на продукте слова "патент" (patent) или сокращения "пат." вместе с номером патента либо вместе с адресом размещения его в Интернете, который связывает запатентованное изделие с номером патента. В случае если указанные субъекты отказываются маркировать продукты, патентообладатели при предъявлении ими иска о нарушении исключительных прав не могут рассчитывать на взыскание убытков.

Институт патентной маркировки, таким образом, имеет важное предупредительное значение в отношении патентных злоупотреблений.

Для лица, самостоятельно разработавшего некий ОИС и желающего выйти с ним на рынок, нередко оказывается объективно невозможным или по меньшей мере крайне затратным выявление всех патентов, существующих в конкретной сфере. Подобной ситуацией могут воспользоваться недобросовестные правообладатели. Скрывая до поры наличие у них патентов, они дожидаются расширения производства инноватора, после чего обращаются к нему с претензией о нарушении их исключительных прав с тем, чтобы взыскать существенные убытки. Патентная же маркировка позволяет значительно облегчить процесс обнаружения инноваторами запатентованных разработок.

В отечественном правопорядке подобные правила, касающиеся маркировки продуктов, отсутствуют. Вместе с тем, как представляется, по мере возрастания количества патентных споров, а также таких явлений, как патентные злоупотребления и патентное рейдерство, необходимость в таких правилах может возникнуть.

Раскрытие общего понятия патентного эстоппеля будет неполным без рассмотрения такой его разновидности, как patent marking estoppel.

С тем чтобы избежать негативных последствий, связанных с отсутствием маркировки, американские лицензиары-патентообладатели, как правило, требуют от своих лицензиатов маркировать продукты, в основе которых лежит запатентованная технология, номерами соответствующих патентов.

Сложная ситуация возникает, когда лицензиат произвел и продал некое количество подобных маркированных продуктов, а затем понял, что его продукция не охватывается формулой изобретения. Наиболее простым решением, на первый взгляд, является прекращение выплат лицензиатом роялти. Даже если субъект в таком случае не сможет возместить ранее выплаченное, он хотя бы избежит будущих обременительных платежей. Вместе с тем, согласно позиции американских судов, подобное решение не отвечает принципу справедливости.

Маркируя продукт, лицензиат заявляет своим контрагентам, конкурентам, обществу в целом, что он в своей деятельности опирается на патент. Таким образом, он получает все преимущества патентной монополии. Являясь свободным от обвинений в патентных нарушениях, такой субъект способен сдерживать конкуренцию. Иные участники рынка, полагая, что продукт защищен патентом, и соответственно опасаясь обвинений в патентном нарушении, не стремятся его повторять и усовершенствовать*(12). Кроме того, патентная маркировка способна явиться дополнительным маркетинговым преимуществом для соответствующего субъекта.

В подобной ситуации прекращение выплат лицензиатом роялти, являвшихся условием лицензионного соглашения, приведет к получению им больших выгод, чем те, на которые рассчитывают обычные лицензиаты. Он получит все патентные преимущества, не понеся при этом адекватных расходов.

Доктрина patent marking estoppel призвана препятствовать подобной несправедливости. В соответствии с ней сторона, которая маркирует продукт патентным номером, лишается возможности отрицать, что изделие является воплощением заявленного патента.

1.2. Обзор практики применения доктрины patent marking estoppel судами. Еще 130 лет назад в рамках рассмотрения спора Covell v. Bostwick суд установил: "Лицензиат, который добросовестно платил роялти за то, что впоследствии было определено как не лицензионный продукт, лишен права оспаривать тот факт, что его продукт был создан в рамках патентной формулы <...> Ответчик, который пользовался преимуществом исключительной лицензии, не может впоследствии утверждать, что он не обязан платить роялти за те же самые продукты, за которые платил в свое время"*(13).

В деле Crane Co. v. Aeroquip Corp.*(14) ответчик - исключительный лицензиат производил два вида стяжек: обычных 5700-й серии и модифицированных 5700-й серии. Все свои продукты он маркировал номером патента лицензиара. Между тем роялти им уплачивались исключительно в процентах от продаж обычных стяжек 5700-й серии, без учета продаж модифицированного продукта. По мере возрастания продаж последнего сумма выплачиваемых роялти снижалась. Лицензиар подал иск. Судом было сформулировано правило о том, что производство продукта с патентным номером не позволяет лицензиату избежать выплаты роялти и что "прекращение маркировки не препятствует применению эстоппеля".

Значимым является вопрос намерений, умысла лицензиата как возможного условия применения доктрины эстоппеля.

В рассматриваемом деле Crane Co. v. Aeroquip Corp. суд отметил, что доктрина эстоппеля не является карательной. Намерения, цель лицензиата не имеют значения для ее применения.

Иной подход прослеживается в деле Kodak v. E. I. Du Pont. Лицензиат неумышленно ошибочно маркировал продукт, и, когда его инженер обнаружил эту ошибку, было принято решение убрать ссылки на патент со всех ошибочно маркированных продуктов. Суд констатировал, что, поскольку ошибочная маркировка была непреднамеренной, доктрина эстоппеля применяться не должна*(15).

В деле Elite Licensing Inc. v. Thomas Plastic*(16) суд сконцентрировал свое внимание на формировании у покупателей представления о наличии у продукта патентной охраны, а не на намерении обмануть: "Согласно доктрине эстоппеля сторона, которая намеренно и сознательно маркирует свой продукт патентом в течение многих лет и тем самым показывает публике, что продукт защищен патентом, позже лишается права отрицать, что ее продукт связан с патентом".

При рассмотрении спора Barnett v. Storm суд в качестве условий применения доктрины эстоппеля рассмотрел исключительно количественно-временные показатели: "Размещение патентного номера на продукте, если оно было недолгим и охватывало незначительное количество единиц товара, не повлечет негативных последствий для патентообладателя и потребителей, если прекратить маркировку по причине неиспользования в продукте патента"*(17).

Таким образом, можно констатировать, что в отсутствие унифицированной позиции американских судов относительно необходимости установления намерений, умысла лицензиата в большинстве своем они все же исходят из того, что для применения доктрины эстоппеля достаточно объективной несправедливости.

Учитывая, что нормативные положения, касающиеся маркирования продуктов, в российской правовой системе отсутствуют, закономерно, что не применяется и рассмотренная разновидность доктрины эстоппеля. Между тем отечественные суды склонны учитывать указания производителя, размещенные на товаре или документации к нему, в качестве доказательства использования спорной разработки и, соответственно, основания для расчета роялти при наличии лицензионного договора*(18).

1.3. Основания и условия применения patent marking estoppel с позиции его места в системе гражданско-правовых институтов. В американской судебной практике лицензионный эстоппель иногда связывается с договорным принципом недопустимости одностороннего расторжения обязательства*(19). Вместе с тем, как представляется, проблема лежит в иной плоскости.

В соответствии с лицензионным соглашением лицензиат получает право использовать конкретный ОИС, обязуясь при этом выплачивать роялти в процентах от реализованной продукции, в основе которой лежит запатентованный ОИС. Сами продукты, с реализации которых исчисляются роялти, при этом к условиям рассматриваемого договора не относятся. Объектом соответствующего правоотношения являются права на ОИС, а не выпускаемые лицензиатом продукты. Следовательно, отказ лицензиата выплачивать роялти с реализации конкретного товара не является нарушением условий договора и не может рассматриваться как изменение его условий или расторжение самого соглашения.

Не идет речь в данном случае и о деликте. Вина не является необходимым условием применения доктрины. Не нарушает субъект и конкретную законодательную норму.

В большинстве анализируемых судебных решений акцент был сделан на том, что в отсутствие лицензионного эстоппеля субъект получит несправедливую выгоду: воспользовавшись всеми преимуществами патентной монополии, он отказался их оплатить. При этом страдают общественные интересы. Таким образом, суть в том, что действия субъекта направлены на получение не основанных на законе преимуществ за счет ущемления законных интересов других лиц. Подобное поведение, на первый взгляд, подпадает под понятие "злоупотребление правом".

Но не все так просто. Неотъемлемым условием злоупотребления правом в рамках всех правопорядков является наличие субъективного права. В рассматриваемой ситуации данное условие не выполняется. Лицензиат обладает правом на использование ОИС. Однако вопрос о применении доктрины эстоппеля ставит не факт осуществления этого права, а оспаривание стороной факта использования ею ОИС в продукте. В данном случае речь идет не об осуществлении или защите субъективного права, а о действиях стороны, направленных на реализацию субъективного интереса. Данный интерес является законным - он заключается в стремлении субъекта избежать выплаты роялти за реализацию продукта, в котором в действительности не использовались ОИС. Вместе с тем, учитывая, что реализация данного интереса сопряжена с нарушением принципа справедливости, получением стороной безосновательных выгод, в подобной реализации отказывается.

Иную, чем в случае со злоупотреблением правом, роль в рассматриваемых спорах играет критерий добросовестности. В отношении злоупотребления правом недобросовестность выступает в качестве составоформирующего элемента, отражая притом как объективную, так и субъективную стороны данного специфического правонарушения, что позволяет говорить о ее определяющем значении для квалификации действий субъекта в качестве злоупотребления.

В случае же с лицензионным эстоппелем недобросовестность приобретает второстепенное значение. Равные последствия предусматриваются судебной практикой как для намеренной безосновательной маркировки товара патентным номером, так и для ситуации, когда субъект определенное время заблуждался относительно защищенности его товара патентом. Учитываются лишь объективные последствия: общественность на протяжении продолжительного времени считала, что субъект действует на основе патента, и производитель успел приобрести связанные с патентной монополией преимущества.

В рамках рассмотрения заявленной проблемы внимания заслуживает вопрос применения доктрины эстоппеля к случаям оспаривания лицензиатами действительности патента после того, как они в течение определенного времени ссылались на него при создании продукта.

Изначально американские суды исходили из возможности применения к подобным ситуациям доктрины эстоппеля.

Так, в деле U.S. v. Harvey США сторона была лишена возможности оспаривать действительность патента при обосновании отказа выплачивать роялти*(20).

Однако по прошествии времени данный подход был изменен на противоположный. Поворотным стало дело Lear v. Adkins case (1969 г.). По итогам рассмотрения данного спора суд сформулировал принцип: "Не должно ограничиваться право лицензиата оспаривать действительность патента в ответ на обвинения в нарушении лицензионного соглашения". При этом было определено, что "общественный интерес заключается в свободной конкуренции, нахождении идей в общественном достоянии, а также обнаружении недействительных патентов"*(21).

Таким образом, реализация patent marking estoppel основывается на неустойчивой совокупности разнонаправленных интересов, сопряженных с ОИС, и принципа справедливости. В одном случае "перевешивает" несправедливость получения лицензиатом патентных преимуществ при отказе выплаты им роялти, что обусловливает применение эстоппеля, во втором - общественный интерес в прекращении недействительных патентов. При этом спор не сводится к традиционным институтам гражданского права: нарушению договора, деликту, злоупотреблению правом.

2. Patent equitable estoppel doctrine

2.1. Patent equitable estoppel doctrine применяется к правоотношениям между патентообладателем и предполагаемым нарушителем - лицом, использовавшим патент в своей деятельности, в ситуации, когда патентообладатель создал у последнего убеждение, что он не будет инициировать разбирательство о патентном нарушении.

Суть данного принципа может быть сформулирована следующим образом: "Если субъект полностью полагается на заверения патентообладателя о том, что патент не будет приведен в действие, и если подобное заверение причинило нарушителю значительный вред, в защите исключительного права патентообладателю может быть отказано"*(22).

2.2. Практика применения patent equitable estoppel doctrine. В деле Scholle Corp. v. Black-hawk Molding Co.*(23) суд установил следующее.

Компания Scholle Corp. уведомила компанию Black-hawk Molding Co. о том, что последняя нарушает один из ее патентов. Компания Black-hawk Molding Co. попросила пояснить, какие конкретно элементы формулы патента нарушены, но ответа не последовало. Спустя три года компания Scholle Corp. подала иск к Black-hawk Molding Co. о патентном нарушении. Основываясь на доктрине эстоппеля, в иске суд отказал.

Среди недавних судебных споров примечательным является дело Aspex Eyewear Inc. v. Clariti Eyewear Inc.*(24)

В 2003 г. компанией Clariti Eyewear была выпущена новая линия очков - AirMag со специфическими оправами. Компания Aspex Eyewear Inc. незамедлительно предъявила претензию о нарушении ее патентов N 545 и 747. В ответ в марте 2003 г. компания Clariti Eyewear объявила истцу, что она не нарушает никаких его патентов, и запросила информацию о сущности патентов N 545 и 747. 12 мая 2003 г. истец вновь обвинил ответчика в нарушении его патентов, однако указал уже иные их номера. Оспариваемые ранее патенты N 545 и 747 среди них перечислены не были. 26 мая 2003 г. ответчик снова сообщил, что не считает какие-либо патенты истца нарушенными.

Более чем на три года переговоры между сторонами прекратились. 23 августа 2006 г. истец вновь обратился к ответчику с претензий о нарушении его патентов, так как до него дошли сведения о том, что компания Clariti Eyewear производит продукт AirMag, нарушая при этом патент N 747. Компания Clariti Eyewear отказалась прекратить продажу AirMag. В марте 2007 г. компания Aspex Eyewear подала иск против фирмы Clariti Eyewear, утверждая, что очки AirMag производятся с использованием патента истца на оправы.

Суды первой и апелляционной инстанций поддержали позицию ответчика, признав поведение истца вводящим в заблуждение. Требования истца были отклонены на основании доктрины эстоппеля.

2.3. Соотношение доктрины patent equitable estoppel и принципа незлоупотребления правом. В отличие от patent marking estoppel в данном случае речь идет об опоре истца именно на субъективное право - на защиту принадлежащего ему исключительного права на ОИС. Могут ли быть его действия подведены под категорию недобросовестных? Если правообладатель намеренно создает у иного субъекта уверенность в том, что не будет подавать в суд иск к последнему в защиту своих прав, а затем, дождавшись развития бизнеса субъекта, построенного на основе спорного патента, подает такой иск, то, очевидно, могут.

Но как быть в ситуации, когда из обстоятельств дела прямо не следует, что правообладатель заведомо вводил субъекта в заблуждение? Представим ситуацию: патентообладатель, считая свой патент нарушенным, предъявляет претензию предполагаемому нарушителю, а затем не идет в суд лишь потому, что не обладает на конкретный момент средствами на ведение затратного судебного разбирательства. Вряд ли ответ на поставленный ранее вопрос будет утвердительным.

Думается, что доктрина эстоппеля плохо сочетается с традиционным институтом злоупотребления правом. Дело даже не столько в том, "набирается" ли элементный состав подобного правонарушения, а в тех фактах, которые учитываются при оценке судами подобных ситуаций. При рассмотрении злоупотребления правом определяющее значение придается субъективной стороне: управомоченное лицо посредством своего права стремится достичь недопустимых с позиции буквы и (или) духа закона последствий. В ситуациях же применения доктрины эстоппеля акцент делается на объективном нарушении принципа справедливости действиями истца-правообладателя.

Примечательно, что в американской доктрине ссылки на патентное злоупотребление и доктрину патентного эстоппеля рассматриваются как разные средства возражения против иска*(25).

Что касается судебной практики американских судов, то весьма показательным в интересующем нас аспекте является дело B. Braun medical, inc. v. Abbott laboratories and NP Medical, Inc.*(26)

С 1987 г. компания B. Braun medical, inc. осуществляла производство и продажу запатентованного клапана SafSite, который позволял делать инъекции с помощью безыгольного шприца. В 1991 г. компании B. Braun medical, inc. и Abbot Laboratories заключили договор, в соответствии с которым последняя приобрела 536 тыс. указанных клапанов. Компания Abbott Laboratories при этом приняла на себя обязательство использовать SafSite только при производстве основной линии продукции. Впоследствии, не добившись от правообладателя отмены указанного ограничения, она обратилась к компании NP Medical с тем, чтобы последняя разработала заменитель спорных клапанов. Вскоре компания NP Medical представила готовый продукт - NP Medical Activated value.

В 1993 г. компания B. Braun medical подала иск о нарушении ее патента N 916 компаниями Abbott Laboratories и NP Medical. Ответчик, в свою очередь, просил отказать в иске на основе доктрин патентного злоупотребления и эстоппеля. Суд первой инстанции поддержал его позицию.

В апелляционной инстанции данное решение поддержки не нашло. Во-первых, суд констатировал отсутствие оснований для применения доктрины эстоппеля. Названный институт, лишающий сторону правовой защиты, состоит из трех элементов: 1) патентообладатель сообщил предполагаемому нарушителю (словами, поведением), что он не будет обвинять его в нарушении патента; 2) обвиняемый в нарушении полагался на данное сообщение; 3) последнему будет причинен ущерб, если иск патентообладателя будет удовлетворен. В деле. Braun medical, inc. v. Abbott laboratories and NP Medical, Inc. нет доказательств того, что B. Braun medical сообщил Abbott Laboratories или NP Medical какую-то информацию, создавшую у них уверенность в том, что не будет обвинять их в нарушении патента.

Во-вторых, суд установил (отдельно от вопроса эстоппеля) отсутствие патентного злоупотребления со стороны B. Braun medical. "Подход суда первой инстанции ошибочен... Доктрина патентного злоупотребления является порождением доктрины грязных рук (unclear hands doctrine). Суд первой инстанции в любом случае должен был сначала определить, вышли ли установленные B. Braun Medical ограничения за пределы предоставленного ему патента. Если этого не произошло, то он не может быть призван виновным в патентном злоупотреблении".

3. Prosecution history estoppel

Данная разновидность патентного эстоппеля применяется в практике зарубежных судов к ситуациям, когда необходимо установить пределы распространения доктрины эквивалентов на притязания в отношении формулы изобретения, которые были отклонены во время оценки патентоспособности изобретения.

Как отмечается в литературе, объем патентных притязаний зависит не только от окончательной версии заявки, но и от дополнений, поправок, пояснений, сделанных патентными поверенными. Традиционный тест на эквивалентность заключается в установлении того, осуществляет ли спорное устройство такую же по существу функцию тем же по существу способом (путем), чтобы получить такой же по существу результат. Prosecution history estoppel препятствует включению в надлежащий объем притязаний патентообладателя того, от чего он отказался в процессе получения патента*(27).

В деле Warner-Jenkinson Co. v. Hilton-Davis Chemical Co.*(28) суд обратился к доктринам эквивалентов и prosecution history estoppel.

Компания Hilton-Davis Chemical Co. обладала патентом на процесс ультрафильтрации при Ph 6.0-9.0. Компания Warner-Jenkinson Co. разработала сходный процесс, осуществляемый при Ph 5.0. Компания Hilton-Davis Chemical Co. утверждала, что процесс ультрафильтрации при Ph 5.0 является эквивалентом процесса ультрафильтрации при Ph 6.0-9.0, а потому компания Warner-Jenkinson Co. нарушила его патент. Warner-Jenkinson Co. в свою очередь утверждала, что prosecution history of estoppel должен препятствовать применению доктрины эквивалентов. В итоге компания Hilton-Davis Chemical Co. пересмотрела свои изначальные патентные притязания так, чтобы они не включали в себя процесс ультрафильтрации при Ph свыше 9.0.

Как установил суд, в данном деле патентный эксперт отклонил патентную заявку компании Hilton-Davis Chemical Co. из-за перекрытия с предыдущей, в которой раскрывался процесс ультрафильтрации при Ph свыше 9.0. В ответ на это заявителем в патентную формулу была добавлена фраза "при Ph, составляющей приблизительно 6.0-9.0". Верхний предел - 9.0, очевидно, был добавлен для разграничения патентной формулы с предыдущими. Причина добавления низшего предела - 6.0 - между тем неясна: он не служит отграничению от предшествующих заявок. По мнению суда, утверждение о том, что определенные причины для изменения формулы позволяют избежать prosecution history estoppel, не равносильно утверждению о том, что отсутствие причин для изменений может также позволить избежать применения доктрины эстоппеля. Суд полагает лучшим выходом возложить бремя доказывания причины изменений, происходящих на протяжении процесса подачи заявки, на патентообладателя. Суд же впоследствии решит, является ли причина существенной для преодоления доктрины patent prosecution estoppel как преграды к применению доктрины эквивалентов в отношении добавленных элементов. Если удовлетворительных объяснений не представлено, доктрина patent prosecution estoppel должна быть применена.

Как и в случае с patent equitable estoppel doctrine, в данном примере речь идет о защите субъектами права своего исключительного права. При этом препятствием к удовлетворению иска служит объективно противоречивое поведение правообладателя, приводящее к несправедливым выгодам для него.

Доктрина prosecution history estoppel осуществляет значимую функцию обеспечения единообразного установления объема правовой охраны в рамках процедуры выдачи патента, споров о нарушении исключительного права и действительности патентов. Ее реализация не допускает возникновения ситуации, когда в момент подачи патентной заявки субъект добивается одного понимания формулы изобретения с тем, чтобы последнее выдержало тест на новизну и изобретательский уровень, а затем, при предъявлении иска о нарушении исключительного права, расширяет сферу охвата патента.

В отечественной патентной сфере подобная практика получила значительное распространение*(29). Вместе с тем, как было справедливо замечено А.В. Залесовым, "ни одна правовая норма отечественного законодательства прямо не предписывает единообразного толкования значения объема правовой охраны изобретения в спорах о нарушении патента и спорах о действительности данного патента <...> Также не предусматривается использование документов из дела по заявке на выдачу патента (в частности, ответов заявителя на запросы эксперта Роспатента) при установлении объема патентной охраны в деле о нарушении данного патента"*(30), что свидетельствует о невосприимчивости российской системы к принципам, созвучным prosecution history estoppel.

* * *

В качестве общих выводов необходимо констатировать следующее.

Доктрина эстоппеля, и в частности патентного эстоппеля, является эффективным механизмом разрешения спорных ситуаций на основе принципа справедливости, пресечения действий, которые формально не являются правонарушениями, но влекут за собой необоснованные преимущества одной из сторон при нарушении интересов другой и общества в целом.

Рассмотренные разновидности патентного эстоппеля имеют различную степень сходства с традиционным институтами гражданского права, прежде всего со злоупотреблением. При этом они обладают самостоятельными значением и правовой природой.

В отсутствие должного внимания к проблемам патентного эстоппеля в отечественной правовой литературе использование данной доктрины на практике сопряжено с более фундаментальной проблемой - отсутствием понимания и практики реализации принципа справедливости применительно к правовым спорам. В настоящее время в рамках отечественной правовой системы из всего арсенала его инструментов используются лишь требование добросовестности и доктрина незлоупотребления правом.

Рассмотренные корпоративные споры являются наглядным доказательством того, как, столкнувшись с ситуаций несправедливости, суды стремятся подвести ее под известные ГК РФ конструкции, прежде всего злоупотребление. В то же время в зарубежных правопорядках к оценке ситуации может применяться как непосредственно сам принцип справедливости, так и разработанные на его основе частные принципы и инструменты (в том числе доктрина эстоппеля).

Список литературы

1. Джермакян В.Ю. Президиум ВАС РФ и доктрина эстоппель // Патенты и лицензии. 2012. N 6.

2. Залесов А.В. Злоупотребление патентом в России и зарубежом // Патенты и лицензии. N 1. 2013.

3. Залесов А.В. Соотношение споров о нарушении патента и патентоспособности изобретения в России и за рубежом // Журнал Суда по интеллектуальным правам. N 1. 2013.

4. Arenson T.L. The triumph of equity: equitable estoppel in modern litigation // http://ssrn.com/abstract=1013106.

5. Black's Law Dictionary. West Publishing Co., 1990.

6. Karson M. Rediscovering the doctrine of marking estoppel aftermedimmune: balancing the public interest and private rights // 7 J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. 573 (2008).

7. Lim D. Misconduct in standard setting: the case for patent misuse // http://www.atrip.org/Content/Essays/Daryl%20Lim.pd.f.

8. Locke S. Patent marking estoppel and the paten licensee // Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property. 2011. Vol. 6. (http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njtip/vol9/iss6/1).

9. Meuller J. Patent through the capture of industry standards // Berkley technology journal. 2002. Vol. 17:623.

10. Smith H. An economic analysis of law versus equity. Harvard, 2010 // http://www.law.yale.edu/documents/pdf/LEO/HSmith_LawVersusEquity7.pdf.

А.С. Ворожевич,

аспирантка кафедры гражданского права

юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

"Законодательство", N 1, январь 2014 г.

------------------------------------------------------------------------

*(1) Smith H. An economic analysis of law versus equity. Harvard, 2010 (см.: http://www.law.yale.edu/documents/pdf/LEO/HSmith_LawVersusEquity7.pdf). Здесь и далее перевод выполнен автором настоящей статьи.

*(2) Эстоппель, англ. estoppel (от англ. estop - лишать права возражения) - процессуальный отвод, лишение права возражать.

*(3) Arenson T.L. The triumph of equity: equitable estoppel in modern litigation // http://ssrn.com/abstract=1013106.

*(4) Black's Law Dictionary. St. Paul, Minn., 1990. P. 551.

*(5) См.: законопроект N 47538-6 "О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую гражданского кодекса Российской Федерации, а также отдельные законодательные акты" // СПС "Гарант".

*(6) См.: постановления Президиума ВАС РФ от 6 сентября 2011 г. по делу N А51-23410/2009, от 22 марта 2011 г. по делу N А60-62482/2009-С7; ФАС Дальневосточного округа от 26 июля 2011 г. N А24-4571/2010 // www.arbitr.ru.

*(7) См.: постановление Президиума ВАС РФ от 26 февраля 2012 г. N 12913/12 // http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70276690/.

*(8) Постановление Президиума ВАС РФ от 13 сентября 2011 г. N 1795/11 // www.arbitr.ru; Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации. П. 9 // информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25 ноября 2008 г. N 127.

*(9) Постановление Президиума ВАС РФ от 26 февраля 2013 г. N 12614/12 // http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70276686/.

*(10) Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (с изменениями).

*(11) На единичный случай применения сходной с патентным эстоппелем логики указывает В.Ю. Джермакян. См.: Джермакян В.Ю. Президиум ВАС РФ и доктрина эстоппель // Патенты и лицензии. 2012. N 6. С. 35-46. Однако следует заметить, что в обозначенном исследователем случае (постановление Президиума ВАС РФ от 31 сентября 2012 г. N 11025/11 // http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70054628) суд руководствовался не принципами справедливости и гибкого подхода к ситуации патентного конфликта, а принципом правовой определенности.

*(12) Locke S. Patent marking estoppel and the paten licensee // Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property. 2011. Vol. 6 (см.: http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njtip/vol9/iss6/1).

*(13) Covell v. Bostwick, 39 F. 421 (C. C.S. D.N. Y. 1889).

*(14) Crane Co. v. Aeroquip Corp. 364 F. Supp. at 560 (N. D. Ill. 1973).

*(15) Locke S. Op. cit.

*(16) Elite Licensing, Inc. v. Thomas Plastics 250 F. Supp. 2 d. 372 (S. D.N. Y. 2003).

*(17) Barnett v. Strom, 265 F. Supp. 2 d 946 (N. D. Ill. 2003).

*(18) См., напр.: постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 26 марта 2008 г. N А82-8610/2007-11 // http://www.lawmix.ru/2ap/8799.

*(19) Karson M. Rediscovering the doctrine of marking estoppel aftermedimmune: balancing the public interest and private rights // 7 J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. 573 (2008).

*(20) United States v. Harvey Steel Co., 227 U.S. 165 (1913).

*(21) Lear, Inc. v. Adkins, 395 U.S. 653 (1969).

*(22) Mergers R.P., Kuhn J.M. An Estoppel Doctrine for Patented Standards // http:/ssrn.com/abstract=1134000.

*(23) Scholle Corp. v. Black-hawk Molding Co., 133 F.3 d 1469 (Fed. Cir. 1998).

*(24) Aspex Eyewear Inc. v. Clariti Eyewear, Inc., Nos. 09-1147,-1162 (Fed. Cir. May 24, 2010).

*(25) Meuller J. Patent through the capture of industry standards // Berkley technology journal. 2002. Vol. 17:623. P. 658-670; Lim D. Misconduct in standard setting: the case for patent misuse // http://www.atrip.org/Content/Essays/Daryl%20Lim.pdf.

*(26) B. Braun medical, inc. v. Abbott Laboratories Nos. 96-1508, 96-1525. 124 F.3 d 1419 (1997).

*(27) Chandler W. Prosecution history estoppel, the doctrine of equivalents and the scope of the patent // Harvard Journal of law and technology. 2000. Vol. 13. N. 3. P. 466.

*(28) Warner Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co. (95-728), 520 U.S. 17 (1997).

*(29) Залесов А.В. Злоупотребление патентом в России и за рубежом // Патенты и лицензии. N 1. 2013. С. 18.

*(30) Залесов А.В. Соотношение споров о нарушении патента и патентоспособности изобретения в России и за рубежом // Журнал Суда по интеллектуальным правам. N 1. 2013. С. 27.