Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29 апреля 2014 г. N 09АП-11289/14

г. Москва

29 апреля 2014 г.

Дело N А40-42044/13

Резолютивная часть постановления объявлена 22 апреля 2014 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 29 апреля 2014 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Птанской Е.А.,

судей Расторгуева Е.Б., Валиева В.Р.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Хундиашвили Д.М.,

ЗАО "Турботект Санкт-Петербург"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от "04" февраля 2014 г.

по делу N А40-42044/13,

принятое судьёй Ведерниковым М.А.,

по иску ЗАО "Турботект Санкт-Петербург"

(ОГРН 1027810354440, ИНН 7826023340, дата регистрации 30.03.1998 г., 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, дом 11/1, кв. 2)

к Турботект АГ, (5400 Баден, Швейцария Бадштрассе 15);

третье лицо: Федеральная служба по интеллектуальной собственности,

(ОГРН 1047730015200, ИНН 7730176088; дата регистрации 23.06.2004 г., 123995, г. Москва, Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Г-59, ГСП-5);

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Михеичева А.С., Метляев Д.А.(по доверенности от 03.04.2013)

от ответчика: Чиженок М.В. (по доверенности от 26.10.2011)

в судебное заседание не явились представители:

от третьего лица: извещен.

УСТАНОВИЛ:

Закрытое акционерное общество "Турботект Санкт-Петербург" (далее - ЗАО "Турботект Санкт-Петербург", истец) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к Турботект АГ (далее - ответчик) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 524156 в отношении всех товаров 01, 02 и 04 классов МКТУ.

К участию в деле в порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Федеральная служба по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент, третье лицо).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 04.02.2014 г. в удовлетворении заявленных исковых требований отказано.

При этом суд исходил из отсутствия оснований считать, что товарный знак по свидетельству N 524156 создает какие-либо препятствия заявителю для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности на территории Российской Федерации.

Не согласившись с вынесенным судебным актом, истец обратился с апелляционной жалобой, в которой просил отменить решение суда и вынести по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных исковых требований.

В обоснование доводов апелляционной жалобе истец, указывает на то, что Арбитражным судом г. Москвы вынесено незаконное и необоснованное решение, которое не отвечает требованиям п. 3 и 4 ст. 170 АПК РФ; неполное выяснение обстоятельств имеющих значение для дела; несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела; несоответствие доказательств, критерию относимость по субъекту использования товарного знака; нарушение или неправильное применение норм материального и процессуального права.

В заседании суда апелляционной инстанции представитель ответчика, против удовлетворения апелляционной жалобы возражал.

Представитель ответчика представил письменные объяснения в порядке ст. 81 АПК РФ на апелляционную жалобу.

Третье лицо Роспатент своего представителя в суд не направило, о времени и месте извещено надлежащим образом.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству вместе с соответствующим файлом размещена на сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в картотеке арбитражных дел (http://arbitr.ru/) в соответствии положениями ч. 6 ст. 121 АПК РФ.

В соответствии со статьями 123, 156 АПК РФ, (в том числе, с учетом правил пунктов 4 - 16 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 г. N 12), апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие представителя третьего лица.

Повторно рассмотрев дело по правилам ст. ст. 266, 268 АПК РФ, изучив доводы жалобы, письменные объяснения ответчика, позицию истца, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы от 04.02.2014 г. на основании следующего.

Как установлено судом апелляционной инстанции и подтверждается материалами дела, оспариваемый товарный знак по международной регистрации N 524156 зарегистрирован 26.04.1988 г. с приоритетом от 03.12.1987 г. в отношении товаров 01,02,04 классов МКТУ, а именно детергенты, включенные в 01 класс МКТУ, антикоррозийные препараты и консервирующие средства 02 класса МКТУ, промышленные масла и смазки, смазочные материалы, топливные присадки 04 класса МКТУ.

Как указал истец, ЗАО "Турботект Санкт-Петербург" образовано в 1998 году.

Основной сферой деятельности является производство машин и оборудования для объектов промышленного профиля, а также химических препаратов, по их уходу, в том числе моющих растворов для очистки системы аппаратов воздушного охлаждения газов (АВО-газа). Мотивируя свою заинтересованность, заявитель указал, что он располагает химическим цехом с собственной высокотехнологичной технологической линией по производству моющих растворов. В настоящее время ЗАО "Турботект Санкт-Петербург" производятся растворы АС 100 и АС200, предназначенные для внутренней и внешней очистки металлических поверхностей разнопрофильных агрегатов любых промышленных установок, имеющих систему трубоотведений, от загрязнений. ЗАО "Турботект Санкт-Петербург" занимается разработкой и внедрением новых технологий на производстве. Созданные составы для промывки содержат помимо моющих компонентов добавки ингибиторного характера, что позволяет при их технологическом использовании пассивировать (защищать) металлические поверхности, что значительно расширяет линейку производимой химической продукции с точки зрения ее применения на различных промышленных объектах. Производимые компанией маслозаправочные установки для восполнения безвозвратных потерь масла в маслобаках (МЗУ), а также очистители масла (ОЭМ), используемые для очистки минеральных и синтетических масел, и устройства для сбора масла (УСМ) оснащены специальной системой фильтров с нанесенными на них химическими многокомпонентными добавками и присадками, произведенными компанией по своей собственной технологии.

Кроме этого истец указал, что он намерен использовать для индивидуализации всей производимой им продукции, в том числе химических препаратов, часть своего фирменного наименования на русском и английском языке, обозначение TURBOTECT/ ТУРБОТЕКТ, использование которого третьими лицами на территории Российской Федерации в отношении товаров 01, 02 и 04 классов зарегистрированных в отношении товарного знака по международной регистрации им не выявлено.

Заявителем подана на регистрацию заявка на товарные знаки по международной регистрации N 524156 в отношении всех перечисленных в указанной регистрации товаров 01,02 и 04 классов МКТУ.

Любое заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за судебной защитой нарушенного права (ст. 4 АПК РФ).

Следовательно, предъявление любого иска должно иметь своей целью восстановление нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов обратившегося в суд лица.

При этом ответчик в ходе судебного заседания в суде апелляционной инстанции и в представленных письменных объяснениях на апелляционную жалобу, пояснил, что в материалах дела имеются все необходимые доказательства, которые показывают продолжительность и непрерывное использование товарного знака "TURBOTECT" на территории Российской Фендерации и поясняют участие ЗАО "Турботект Санкт-Петербург" в использовании товарного знака, как торгового агента Турботект АГ, перепродающего товары Турботект АГ.

Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Как разъяснено в п. 2.4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", решая вопрос о прекращении правовой охраны товарного знака досрочно вследствие его неиспользования, суды должны исходить из трехлетнего срока такого неиспользования (п. 1 ст. 1486 ГК РФ) вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак. При этом, согласно ч. 3 ст. 1486 ГК РФ, бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Согласно ч. 2, 3 данной статьи, использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со ст. 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда, соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также, использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по не зависящим от него обстоятельствам.

Согласно ч. 2 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Таким образом, при разрешении спора по существу в предмет доказывания по настоящему делу входит установление обстоятельств использования правообладателем спорного товарного знака в смысле ст. 1484 ГК РФ.

Установление указанных выше обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение настоящего спора, при этом, вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Период времени, в течение которого должно быть подтверждено использование товарного знака правообладателем составляет три года, предшествующих дате подачи заявления, то есть с 06.04.2010 г. по 05.04.2013 г.

Так, из материалов дела установлено, что в суде первой инстанции правообладателем представлены документы, подтверждающие факт использования им спорного товарного знака по международной регистрации N 524156 в оспариваемый период.

Так, Турботект АГ является юридическим лицом, созданным по праву Швейцарии 05 октября 1988 года. Целью деятельности Турботект АГ является производство и сбыт химической продукции, а именно топливных и горючих материалов, смазочных материалов, чистящих средств и связанной с ними продукции, а также продукции для систем впрыска и отчистки, и оказание соответствующих консультационных услуг. Данные обстоятельства подтверждаются выпиской из торгового реестра кантона Ааргау от 09 декабря 2011 года. Турботект АГ является разработчиком комплексной технологи промывки компрессоров газовых турбин, которая предусматривает производство и использование топливных добавок и моющих средств, труб и резервуаров для впрыска топливных добавок и моющих средств в компрессор газовой турбины. Данная технология была защищена в качестве ноу-хау, а также, частично, в качестве изобретений, в том числе на территории Российской Федерации. Данные обстоятельства подтверждаются выданными на имя Турьотект АГ патентами Российской Федерации N 2027074 "Вспрыскивающие устройства для очистки компрессоров" с датой приоритета - 11 октября 1991 года и N 2323785 "Способ и инжекционное сопло для наполнения газового потока капельками жидкости" с датой приоритета - 19 ноября 2003 года.

Турботект АГ является правообладателем ряда товарных знаков, охраняемых во многих странах мира, в том числе и в Российской Федерации. В частности, на имя Турботект АГ зарегистрированы следующие товарные знаки:

словесный товарный знак "TURBOTECT" по международной регистрации N 524156 от 26 апреля 1988 года, с датой приоритета - 03 декабря 1987 года, охраняемый в Российской Федерации в отношении товаров 01, 02 и 04 классов МКТУ;

комбинированный товарный знак по международной регистрации N 819349 от 09 декабря 2003 года, с датой приоритета - 24 октября 2003 года, охраняемый в отношении товаров 02, 03 и 04 классов МКТУ;

комбинированный товарный знак по международной регистрации N 1042996 от 28 мая 2010 года, с датой приоритета - 03 декабря 1987 года, охраняемый в Российской Федерации в отношении широкого перечня товаров и услуг 01, 02, 04, 06, 07, 37 и 43 классов МКТУ;

словесный товарный знак "ТУРБОТЕКТ" по свидетельству Российской Федерации N 451034 от 13 января 2012 года с датой приоритета - 30 марта 2010 года, охраняемый в отношении широкого перечня товаров 01, 02, 03, 04 и 06 классов МКТУ.

Как пояснил ответчик, разработанные Турботект АГ устройства для промывки компрессоров газовых турбин, а также моющие, антикоррозийные и противообледенительные средства "TURBOTECT 950" (сокращенно Т-950), "TURBOTECT 2020" (сокращенно Т-2020), "TURBOTECT ARF-301" и другие применяются на многих предприятиях во многих странах мира, в том числе на предприятиях Хендай Пауер Компани (Корея), Ибердрола Интернешнл (Мексика), Министерства Электричества и Воды (Бахрейн), КС Энерджи Лимитед (Австралия), Электрабел Недерланд БВ (Нидерланды), Ямама Семент Ко. (Саудовская Аравия).

Начиная с 1995 года технология и товары под товарными знаками "TURBOTECT" регулярно рекламируются в российских специализированных средствах массовой информации, в частности в журналах "Газовая промышленность" и "Электрические станции". В 1996-1997 годах Турботект АГ провела первые поставки и испытания своих товаров на производствах российских потребителей, что подтверждается перепиской Турботект АГ с Российским акционерным обществом "ГАЗПРОМ" и гигиеническим сертификатом на жидкость для очистки компрессоров газовых турбин "TURBOTECT 950". С 1999 года Турботект АГ осуществляет регулярные оптовые поставки своей продукции под товарным знаком "TURBOTECT" в Россию, потребителями которых являются многие российские предприятия, в том числе Мострансгаз, Пермьтрансгаз, Авиагаз, Белрансгаз, Искра-Авиагаз, Сургуттрансгаз, Авиадвигатель, Машпроект, Люлька-Сатурн, Пермьмотор, ЛМЗ. Данные обстоятельства подтверждаются счетами на поставку моющих и иных химических средств ("TURBOTECT-950", "TURBOTECT-927", "TURBOTECT-2020", "TURBOTECT-ARF-301") N 202 1590 от 25 сентября 2002 года, N 203 1650 от 02 октября 2003 года, N 204 1480 от 16 августа 2004 года, N 205 110 от 21 января 2005 года.

За последний трехлетний период, с 2010 по 2013 год, Турботект АГ поставило на российской рынок моющих и антикоррозийных средств под товарным знаком "TURBOTECT" в количестве около 117 637 килограмм (брутто). Данные обстоятельства подтверждаются документами на поставку товаров по ордерам N В-100 0280 от 05 февраля 2010 года, N В-100 0620 от 15 апреля 2010 года, N В-100 0680 от 03 мая 2010 года, N В-110 490 от 28 марта 2011 года, N В-110 990 от 28 июня 2011 года и справкой о поставках товаров под товарным знаком "TURBOTECT" в Российскую Федерацию в 2010-2012 годах.

Товары Турботект АГ, поставляемые в Российскую Федерацию, а также документация, сопровождающая эти товары, содержат обозначение "TURBOTECT", воспроизводящее товарный знак по международной регистрации N 524156. Данное обстоятельство подтверждается фотографиями контейнеров, макетами маркировки для контейнеров и паспортами безопасности для очистителей компрессоров газовых турбин "TURBOTECT 2020", "TURBOTECT 950" и антифриза "TURBOTECT ARF". В суде апелляционной инстанции ответчик повторно пояснил, что ЗАО "Турботект Санкт-Петербург", учрежденное в 1998 году, является российским юридическим лицом, аффилированным с Турботект АГ, поскольку одним из учредителей и собственников ЗАО "Турботект Санкт-Петербург" является гражданин Швейцарии, г-н Николай Банкул, являющийся также одним из собственников Турботект АГ и находившийся до последнего времени в составе совета директоров Турботект АГ. Данное обстоятельство подтверждается уставом ЗАО "Турботект Санкт-Петербург" и выпиской из торгового реестра кантона Ааргау. ЗАО "Турботект Санкт-Петербург" до последнего времени осуществляло представительство интересов Турботект АГ на территории Российской Федерации, продвигало товары Турботект АГ на российской рынке, обслуживало российских потребителей товаров Турботект АГ, а также производило некоторые моющие средства под товарным знаком "ТУРБОТЕКТ" из поставляемых Турботект АГ полуфабрикатов (концентратов). Данные обстоятельства дополнительно подтверждаются следующими доказательствами: доверенность, выданная Турботект АГ на имя будущего генерального директора ЗАО "Турботект Санкт-Петербург"; контрактом N 187/А1 между Турботект АГ и ЗАО "Турботект Санкт-Петербург" на поставку товаров от 01 октября 1998 года; сведениями, опубликованными на сайте Турботект АГ в сети

Интернет по адресам www.turbotect.com и www.turbotect.ru, содержащие указание на ЗАО "Турботект Санкт-Петербург" как представителя Турботект АГ в России; рекламой в журналах "Газотурбинные технологии" и "Газовая промышленность" в 2011 и 2012 годах, в которой ЗАО "Турботект Санкт-Петербург" указывает в качестве своего сайта в сети Интернет адрес сайта Турботект АГ - www.turbotect.com; заявлением учредителя и собственника ЗАО "Турботект Санкт-Петербург" от 17 июля 2012 года, представленное в Окружной суд города Баден (Швейцария), в котором указывается, что ЗАО "Турботект Санкт-Петербург" закупает товары у Турботект АГ и реализует их на российском рынке.

Таким образом, ЗАО "Турботект Санкт-Петербург" рекламирует, заказывает и продает на российском рынке в том числе товары Турботект АГ, а также изготавливает и продает товары из полуфабрикатов (концентратов), поставляемых Турботект АГ, используя при этом в отношении данных товаров товарные знаки Турботект АГ, в том числе товарный знак по международной регистрации N 524156. Также ответчик указал, что Турботект АГ не препятствовало ЗАО "Турботект Санкт-Петербург", как аффилированному лицу, продвигающему товары Турботект АГ на российском рынке, использовать в отношении таких товаров товарные знаки Турботект АГ, в том числе товарный знак по международной регистрации N 524156.

ЗАО "Турботект Санкт-Петербург", являясь в течение длительного времени единственным контрагентом Турботект АГ на территории России и имея под своим контролем всю документацию, относящуюся к ввозу и продаже товаров Турботект АГ на территории России, предпринимает в настоящее время попытку захвата прав на товарные знаки Турботект АГ в Российской Федерации, обращаясь в различные органы власти с заявлениями, направленными на лишение Турботект АГ этих прав. Так, 15 и

20 февраля 2012 года ЗАО "Турботект Санкт-Петербург" обратилось в Федеральную службу по интеллектуальной собственности с возражениями против предоставления правовой охраны товарным знакам Турботект АГ по международной регистрации N 1042996 и свидетельству N 451034. Доводом этих возражений было сходство товарных знаков Турботект АГ с фирменным наименованием ЗАО "Турботект Санкт-Петербург". ЗАО "Турботект Санкт-Петербург" также обратилось в Федеральную службу по интеллектуальной собственности с заявками на товарные знаки N 2013710676 "TURBOTECT" и N 2013710675 "ТУРБОТЕКТ", которые являются тождественными товарным знакам Турботект АГ и заявленны в отношении товаров, однородных тем, для которых зарегистрированы товарные знаки Турботект АГ.

Одновременно с этим ЗАО "Турботект Санкт-Петербург" направило в Арбитражный суд города Москвы три заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков Турботект АГ по международным регистрациям N N 524156, 819349, 1042996.

Выслушав позицию сторон, исследовав материалы дела, Девятый арбитражный апелляционный суд соглашается с выводом Арбитражного суда г. Москвы о том, что материалами дела опровергается факт неиспользования спорного товарного знака ответчиком, в связи с чем, ссылки истца на нормы ст. 1486 ГК РФ не могут быть признаны обоснованными.

В соответствии со статьями 8 и 9 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. Так доводы жалобы заявителя отклоняются апелляционным судом, поскольку представитель заявителя жалобы, явившейся в судебное заседание, каких либо доказательств в обоснование доводов жалобы суду апелляционной инстанции не представил, не опроверг и не оспорил выводы суда.

Так, в разъяснение статей 8, 9 и 65 АПК РФ Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 06.03.2012 г. N 12505/11 указал, что нежелание представить доказательства должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументировано со ссылкой на конкретные документы указывает процессуальный оппонент. Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения.

Оценив представленные сторонами в материалы дела доказательства, суд первой инстанции принял законное и обоснованное решение.

Доводы жалобы истца о вынесении незаконного, необоснованного и не соответствующего фактическим обстоятельствам дела решения отклоняются апелляционным судом, поскольку у суда апелляционной инстанции отсутствуют правовые основания, предусмотренные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для изменения обжалуемого решения суда от 04.02.2014 г.

Нарушений норм материального и процессуального права апелляционным судом не установлено.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы относятся на заявителя и уплачены им по платежному поручению N 337 от 26.02.2014 г.

Руководствуясь статьями 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 04.02.2014 г. по делу N А40-42044/13 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Е.А. Птанская

Судьи

В.Р. Валиев Е.Б. Расторгуев