Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30 апреля 2014 г. N 09АП-12114/14

город Москва

30 апреля 2014 г.

Дело N А40-149236/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 28 апреля 2014 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 30 апреля 2014 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи О.Н. Лаптевой,

судей Н.В. Лаврецкой, А.И. Трубицына,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Э.Ш. Алимовой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

International Law Association S.A. / ИНТЕРНЭШНЛ ЛАУ АССОСИЭЙШН С.А.

на решение Арбитражного суда города Москвы от 10 декабря 2013 года

по делу N А40-149236/2012, принятое судьей Н.Ю. Каревой,

по иску Закрытого акционерного общества "Натур Продукт Интернешнл"

(ОГРН 1037804033057, 188800, Ленинградская обл., г. Выборг, Крепостная ул., д. 23 )

к Обществу с ограниченной ответственностью "СэйлНэймс"

(ОГРН 1057748734064, 115093, г. Москва, ул. Б. Серпуховская, д. 44, оф. 19),

International Law Association S.A. / ИНТЕРНЭШНЛ ЛАУ АССОСИЭЙШН С.А.

третье лицо: Общество с ограниченной ответственностью "НЕТЛИНК"

о запрете использовать обозначение, обязании аннулировать регистрацию

при участии в судебном заседании:

от истца: Трифонова Е.А. (по доверенности от 01.08.2013)

от ответчиков: 1) не явился, извещен

2) Примаков Д.Я. (по доверенности от 10.04.2014)

от третьего лица: не явился, извещен

УСТАНОВИЛ:

Закрытое акционерное общество "Натур Продукт Интернэшнл" (далее - истец) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к International Law Association S.A. / ИНТЕРНЭШНЛ ЛАУ АССОСИЭЙШН С.А., Обществу с ограниченной ответственностью "СэйлНэймс" (далее - ответчики) о запрете International Law Association S.A. / ИНТЕРНЭШНЛ ЛАУ АССОСИЭЙШН С.А. использовать обозначение "NATURINO", сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 207183 в доменном имени naturino.ru в сети Интернет; обязании Общества с ограниченной ответственностью "СэйлНэймс" аннулировать регистрацию доменного имени naturino.ru с одновременным предоставлением Закрытому акционерному обществу "Натур Продукт Интернэшнл" преимущественного права на регистрацию вышеуказанного домена (с учетом принятого судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнения иска).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 10 декабря 2013 года исковые требования удовлетворены.

При этом суд исходил из обоснованности исковых требований.

Не согласившись с принятым решением, ответчик - International Law Association S.A. / ИНТЕРНЭШНЛ ЛАУ АССОСИЭЙШН С.А., обратился с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции, отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В обоснование жалобы заявитель ссылается на нарушение или неправильное применение норм материального и процессуального права, на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

Указывает, что регистрация за ответчиком - International Law Association S.A. / ИНТЕРНЭШНЛ ЛАУ АССОСИЭЙШН С.А. товарного знака "NATURINO" по классам 11, 36, 38 МКТУ (свидетельство N 480882) является основанием для использования данного обозначения любым законным способом, в том числе и в наименовании доменного имени.

Поскольку доменное имя "NATURINO" не используется ответчиком для индивидуализации товаров и услуг аналогичных товарам и услугам, на которые у истца имеются исключительные права применительно к товарному знаку и классам МКТУ, факт нарушения права истца на товарный знак отсутствует.

Считает, что в действиях ответчика отсутствует недобросовестность при осуществлении предпринимательской деятельности.

Ссылается, что Общество с ограниченной ответственностью "СэйлНэймс" является регистратором доменных имен, а не владельцем (администратором) доменного имени naturino.ru.

Истец представил отзыв на апелляционную жалобу, в котором просит решение суда первой инстанции оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В судебном заседании апелляционного суда представитель ответчика - International Law Association S.A. / ИНТЕРНЭШНЛ ЛАУ АССОСИЭЙШН С.А. доводы апелляционной жалобы поддержал, истец против доводов жалобы возражал.

Ответчик - Общество с ограниченной ответственностью "СэйлНэймс", третье лицо, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы (в том числе, с учетом правил пунктов 4 - 16 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 г. N 12), явку представителей в судебное заседание не обеспечили, дело рассмотрено в порядке статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие указанных лиц.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке статей 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, оценив объяснения лиц, участвующих в деле, считает, что решение суда подлежит изменению, исходя из следующего.

Как видно из материалов дела, Закрытое акционерное общество "Натур Продукт Интернэшнл" является правообладателем товарного знака со словесным элементом "NATURINO" (по свидетельству N 207183, приоритет от 26.04.2001 г., дата регистрации 14.12.2001 г., дата истечения срока регистрации 26.04.2021 г.), зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности 14.12.2001 г. в отношении товаров и услуг 05, 30, 31, 32 классов МКТУ.

International Law Association S.A. / ИНТЕРНЭШНЛ ЛАУ АССОСИЭЙШН С.А., в свою очередь, является правообладателем товарного знака "NATURINO" (по свидетельству N 480882, приоритет от 25.11.2011 г., дата истечения срока регистрации 25.11.2021 г.), зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности 15.02.2013 г. в отношении товаров и услуг 11, 36, 38 классов МКТУ.

Общество с ограниченной ответственностью "СэйлНэймс" является регистратором домена naturino.ru, а International Law Association S.A. / ИНТЕРНЭШНЛ ЛАУ АССОСИЭЙШН С.А. является администратором домена naturino.ru.

Данные обстоятельства сторонами не оспариваются.

Полагая, что действия ответчика - International Law Association S.A. / ИНТЕРНЭШНЛ ЛАУ АССОСИЭЙШН С.А. по использованию в доменном имени naturino.ru обозначения, тождественного товарному знаку истца "NATURINO", право на которое у последнего возникло ранее, нарушают исключительные права общества на указанный знак, Закрытое акционерное общество "Натур Продукт Интернэшнл" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском по настоящему делу.

Удовлетворяя заявленные исковые требования, суд первой инстанции обоснованно исходил из следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением) (пункт 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно статье 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 г., ратифицированной Союзом Советских Социалистических Республик 19.09.1968 г., участники Конвенции обязаны обеспечить эффективную защиту от недобросовестной конкуренции, актом которой считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

В Постановлении от 11.11.2008 г. N 5560/08 Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации разъяснил, что при оценке действий администратора домена на предмет наличия или отсутствия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10 bis Парижской конвенции, суду необходимо проверить наличие или отсутствие трех критериев в совокупности: доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица; у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

Как указано выше, Закрытое акционерное общество "Натур Продукт Интернэшнл" является правообладателем товарного знака со словесным элементом "NATURINO" (по свидетельству N 207183, приоритет от 26.04.2001 г., дата регистрации 14.12.2001 г., дата истечения срока регистрации 26.04.2021 г.), зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности 14.12.2001 г. в отношении товаров и услуг 05, 30, 31, 32 классов МКТУ.

International Law Association S.A. / ИНТЕРНЭШНЛ ЛАУ АССОСИЭЙШН С.А., в свою очередь, является правообладателем товарного знака "NATURINO" (по свидетельству N 480882, приоритет от 25.11.2011 г., дата истечения срока регистрации 25.11.2021 г.), зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности 15.02.2013 г. в отношении товаров и услуг 11, 36, 38 классов МКТУ.

Товарные знаки сторон являются тождественными.

В определении от 13.03.2013 г. по делу N А40-55153/2011 Высший Арбитражный Суд Российской Федерации указал, что товарный знак с более ранним приоритетом имеет преимущество как средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее (пункт 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации).

При этом на момент регистрации доменного имени naturino.ru и обращения истца в суд с иском по настоящему делу ответчик - International Law Association S.A. / ИНТЕРНЭШНЛ ЛАУ АССОСИЭЙШН С.А. не обладал какими-либо законными правами и интересами в отношении доменного имени naturino.ru, не являлся владельцем одноименного товарного знака (товарный знак "NATURINO" зарегистрирован ответчиком 15.02.2013 г.), доменное имя не отражало его имени или фирменного наименования его компании.

В пункте 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", разъяснено, что в силу пункта 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Кодекса.

Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

В рассматриваемом случае судебная коллегия приходит к выводу о том, что действия ответчика - - International Law Association S.A. / ИНТЕРНЭШНЛ ЛАУ АССОСИЭЙШН С.А. по использованию в доменном имени naturino.ru обозначения, тождественного товарному знаку истца, право на которое возникло ранее, нарушают исключительные права общества на указанный знак.

Поскольку товарный знак истца с более ранним приоритетом имеет преимущество как средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее (пункт 6 статьи 1252 Гражданского кодекса), а регистрация на имя ответчика товарного знака произведена после регистрации домена, такие действия - International Law Association S.A. / ИНТЕРНЭШНЛ ЛАУ АССОСИЭЙШН С.А. по администрированию и использованию спорного домена нарушают исключительные права Закрытого акционерного общества "Натур Продукт Интернэшнл" на товарный знак, являются актом недобросовестной конкуренции.

С учетом квалификации действий ответчика по использованию спорного домена не только как нарушения исключительных прав истца на товарные знаки, но и как акта недобросовестной конкуренции, приняв во внимание положения пункта 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 г. N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" и статьи 10 Гражданского кодекса, апелляционный суд не находит оснований для отказа Закрытому акционерному обществу "Натур Продукт Интернэшнл" в защите права на использование товарного знака, зарегистрированного на его имя, в спорном доменном имени.

Данный вывод суда соответствует правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по спору с аналогичными обстоятельствами, изложенной в Постановлении Президиума от 04.06.2013 г. по делу N А40-55153/2011.

Таким образом, действия ответчика по использованию в доменном имени naturino.ru товарного знака "NATURINO", принадлежащего истцу, учитывая, что товарный знак истца с более ранним приоритетом имеет преимущество как средство индивидуализации, а также учитывая, что на момент обращения истца с иском по настоящему делу - International Law Association S.A. / ИНТЕРНЭШНЛ ЛАУ АССОСИЭЙШН С.А. не обладало какими-либо законными правами и интересами в отношении доменного имени naturino.ru, создают препятствия Закрытому акционерному обществу "Натур Продукт Интернэшнл" для размещения информации о ней и ее товарах с использованием данного товарного знака в названном домене российской зоны сети Интернет и нарушают исключительное право истца, предусмотренное подпунктом 5 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации на использование товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени.

В Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.11.2011 г. N 18012/10 разъяснено, что в отсутствие в отсутствие законных прав и интересов у администратора домена, создание правообладателю препятствий для регистрации домена в российском сегменте сети интернет, воспроизводящего принадлежащий правообладателю товарный знак, не позволяет реализовать его законные права на товарные знаки, и иск о запрете использования домена таким администратором подлежит удовлетворению.

На этом основании суд первой инстанции правомерно удовлетворил исковое требование Закрытого акционерного общества "Натур Продукт Интернэшнл" о запрете ответчику - International Law Association S.A. / ИНТЕРНЭШНЛ ЛАУ АССОСИЭЙШН С.А. использовать обозначение "NATURINO", сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 207183 в доменном имени naturino.ru в сети Интернет.

Также из положений статей 12, 1229 и 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что наряду с признанием действий ответчика по использованию доменного имени нарушением исключительных прав истца и взысканием компенсации за незаконное использование товарного знака могут применяться и другие способы защиты прав на товарный знак, направленные на пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, в том числе запрет другим лицам использовать товарный знак.

В соответствии с Правилами регистрации доменных имен в домене.РФ, а также Правилами регистрации доменных имен в домене.РФ, пользователь самостоятельно выбирает доменное имя и несет ответственность за возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и использованием доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями.

В силу пункта 8 Правил регистрации доменных имен в случае признания действий ответчика (администратора домена) по использованию спорного домена нарушающими исключительные права истца на товарный знак в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом или письменной заявкой администратора о прекращении права администрирования домена может быть аннулирована регистрация доменного имени, то есть исключена информации о доменном имени из реестра.

Для этого, согласно упомянутым правилам, в резолютивной части судебного акта должно быть прямо указано на необходимость совершения регистратором действий по аннулированию регистрации.

Аннулирование регистрации доменного имени на основании судебного акта, вступившего в законную силу, осуществляется регистратором самостоятельно после истечения срока преимущественного права регистрации доменного имени лицом, в пользу которого принят судебный акт, что предусмотрено разработанным координационным центром в виде приложения к Правилам регистрации доменных имен Положением о процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах (пункт 6.4).

Кроме того, пунктом 6.1 названного Положения установлено, что регистратор самостоятельно прекращает право администрирования доменного имени в течение 45 календарных дней после вступления в законную силу судебного акта, запрещающего администратору использование в доменном имени обозначения, правами на которое обладает истец и (или) запрещающего администратору использование соответствующего доменного имени и (или) признающего администрирование домена администратором нарушением прав истца.

На этом основании суд первой инстанции, учитывая доводы истца, приведенные в обоснование его требований, в том числе об исполнимости судебного акта, исходя из целей обращения в суд с заявленными требованиями (прекращение права администрирования ответчиком спорного доменного имени и передача этого права истцу), а также принимая во внимание правовую позицию, изложенную в постановлении пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.06.2013 г. N 445/3, правомерно удовлетворил исковое требование Закрытого акционерного общества "Натур Продукт Интернэшнл" об обязании Общества с ограниченной ответственностью "СэйлНэймс" аннулировать регистрацию доменного имени naturino.ru

Вместе с тем, суд апелляционной инстанции не может согласиться с выводами суда первой инстанции о предоставлении Закрытому акционерному обществу "Натур Продукт Интернэшнл" преимущественного права на регистрацию вышеуказанного домена по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 6.3 Положения "О процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах" (приложение к правилам регистрации доменных мен в доменах.RU и.РФ), лицо, в пользу которого вынесен судебный акт, пользуется преимущественным правом регистрации доменного имени. Для реализации этого права это лицо должно в течение 30 календарных дней с даты вступления судебного акта в законную силу заключить договор с регистратором, осуществляющим поддержку этого доменного имени, оплатить услугу по регистрации доменного имени и подтвердить свое согласие на получение права администрирования в порядке, установленном процедурами регистратора. В этом случае регистратор уведомляет Координатора в течение одного рабочего дня о намерении произвести соответствующую регистрацию доменного имени.

Таким образом, в соответствии с названными правилами регистрация домена и реализация преимущественного права регистрации доменного имени носит заявительный характер.

На этом основании исковое требование о предоставлении Закрытому акционерному обществу "Натур Продукт Интернэшнл" преимущественного права на регистрацию вышеуказанного домена удовлетворению не подлежит.

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что при принятии обжалуемого решения судом первой инстанции были неправильно применены норма материального права, в связи с чем на основании пункта 4 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение суда подлежит изменению, требования Закрытого акционерного общества "Натур Продукт Интернэшнл" подлежат удовлетворению в части запрета International Law Association S.A. / ИНТЕРНЭШНЛ ЛАУ АССОСИЭЙШН С.А. использовать обозначение "NATURINO", сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 207183 в доменном имени naturino.ru в сети Интернет, обязания Общества с ограниченной ответственностью "СэйлНэймс" аннулировать регистрацию доменного имени naturino.ru. В удовлетворении остальной части исковых требований следует отказать.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации.

При подаче иска сумма государственной пошлины, подлежащая уплате в федеральный бюджет, составляла 8.000 руб. (заявлено два неимущественных требования - государственная пошлина 4.000 руб. за каждое).

Истец уплатил государственную пошлину в размере 6.000 руб.

В связи с частичным удовлетворением исковых требований, с ответчика -International Law Association S.A. / ИНТЕРНЭШНЛ ЛАУ АССОСИЭЙШН С.А. в пользу истца подлежит взысканию государственная пошлина в размере 4.000 руб., с ответчика - Общества с ограниченной ответственностью "СэйлНэймс" в пользу истца подлежит взысканию государственная пошлина в размере 2.000 руб., с истца в доход федерального бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 2.000 руб.

Руководствуясь статьями 110, 176, 266 - 268, пунктом 2 статьи 269, пунктом 4 части 1 статьи 270, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 10 декабря 2013 года по делу N А40-149236/2012 изменить.

Запретить International Law Association S.A. / ИНТЕРНЭШНЛ ЛАУ АССОСИЭЙШН С.А. использовать обозначение "NATURINO", сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 207183 в доменном имени naturino.ru в сети Интернет.

Обязать Общество с ограниченной ответственностью "СэйлНэймс" (ОГРН 1057748734064) аннулировать регистрацию доменного имени naturino.ru.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с International Law Association S.A. / ИНТЕРНЭШНЛ ЛАУ АССОСИЭЙШН С.А. в пользу Закрытого акционерного общества "Натур Продукт Интернэшнл" (ОГРН 1037804033057) расходы по уплате государственной пошлины по иску в размере 4.000 (четыре тысячи) рублей.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "СэйлНэймс" (ОГРН 1057748734064) в пользу Закрытого акционерного общества "Натур Продукт Интернэшнл" (ОГРН 1037804033057) расходы по уплате государственной пошлины по иску в размере 2.000 (две тысячи) рублей.

Взыскать с Закрытого акционерного общества "Натур Продукт Интернешнл" (ОГРН 1037804033057) в доход федерального бюджета государственную пошлину по иску в размере 2.000 (две тысячи) рублей.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

О.Н. Лаптева

Судьи

Н.В. Лаврецкая А.И. Трубицын