Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 28 мая 2014 г. N 13АП-5974/14

г. Санкт-Петербург

28 мая 2014 г.

Дело N А56-64630/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 20 мая 2014 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 28 мая 2014 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Старовойтовой О.Р.

судей Горбик В.М., Полубехиной Н.С.

при ведении протокола судебного заседания: секретарем Колокольцевой О.С.

при участии:

от истца: Решенников И.Г. доверенность от 16.07.2012 г.

от ответчика: Муанга Д.Г. доверенность от 01.11.2013 г.

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-5974/2014) ОАО "Парнас-М" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 23.01.2014 г. по делу N А56-64630/2013 (судья Кузнецов М.В.), принятое

по иску Закрытого акционерного общества "Микояновский мясокомбинат"

к Открытому акционерному обществу "Парнас-М"

о нарушении исключительного права на товарный знак, взыскании 1 000 000 руб. и обязании изъять из оборота контрафактную продукцию,

установил:

Закрытое акционерное общество "Микояновский мясокомбинат" (далее - ЗАО "Микояновский мясокомбинат") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к Открытому акционерному обществу "Парнас-М" (далее - ОАО "Парнас-М") о взыскании 1 000 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака, о запрете ответчику выпуска продукции под товарным знаком "Школьные" и обязании изъять из оборота контрафактный товар с товарным знаком "Школьные".

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области решением от 23.01.2014 г. взыскал с ОАО "Парнас-М" в пользу ЗАО "Микояновский мясокомбинат" 250 000 руб. компенсации и 7 750 руб. расходов по госпошлине; запретил ОАО "Парнас-М" выпуск продукции под товарным знаком "Школьные"; обязал ОАО "Парнас-М" изъять из оборота контрафактный товар с товарным знаком "Школьные".

На решение суда подана апелляционная жалоба, в которой ответчик просит решение от 23.01.2014 г. отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований ЗАО "Микояновский мясокомбинат".

По мнению подателя апелляционной жалобы, суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требования ЗАО "Микояновский мясокомбинат", не принял во внимание факт недобросовестного приобретения истцом исключительного права на товарный знак "Школьные".

В судебном заседании представитель ответчика поддержал доводы апелляционной жалобы.

По мнению присутствовавшего в судебном заседании представителя истца, апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению.

Законность и обоснованность обжалуемого решения проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, ЗАО "Микояновский мясокомбинат" является правообладателем товарного знака "Школьные" на основании Свидетельства о государственной регистрации на товарный знак (знак обслуживания) N 302687 от 14.03.2006 г.

В августе 2013 года ЗАО "Микояновский мясокомбинат" стали известны факты производства и реализации ответчиком однородных товаров (сосисок) под торговой маркой "Школьные" - производитель ОАО "Парнас-М" в магазинах на территории Российской Федерации, что подтверждается представленными в материалы дела фототаблицей и кассовыми чеками.

Ссылаясь на незаконное использование ответчиком товарного знака в регионах Российской Федерации, ЗАО "Микояновский мясокомбинат" обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

В силу пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникает вероятность смешения.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

В рассматриваемом случае ЗАО "Микояновский мясокомбинат" не распоряжалось своим исключительным правом в пользу ОАО "Парнас-М", а потому факт использования ответчиком товарного знака, принадлежащего истцу, и нарушения его исключительного права суд первой инстанции посчитал доказанным.

В соответствии со статьей 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российском Федерации, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. Предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации способы защиты интеллектуальных прав могут применяться по требованию правообладателей. Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав.

По смыслу статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В апелляционной жалобе ответчик указывает на то, что истец недобросовестно приобрел исключительное право на товарный знак "Школьные", ссылаясь на следующее.

Как разъяснено в пункте 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 г. N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Гражданского кодекса Российской Федерации. Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.01.2012 г. N 5282/11, если ответчик добросовестно использует спорное обозначение ранее приоритета товарного знака истца, то истцу в иске следует отказать.

Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 г. N 14186/12, действия лица, не принимавшего участия в производстве, ввозе, реализации и рекламе продукции, направленные на регистрацию в качестве своего товарного знака обозначения, которое ранее широко применялось другими производителями в отношении данной продукции, представляют собой злоупотребление правом и акт недобросовестной конкуренции.

Исследовав имеющиеся в деле доказательства, дополнительно представленные доказательства и доводы сторон, апелляционный суд приходит к выводу об отсутствии достаточных оснований для квалификации действий истца по регистрации и использованию товарного знака как злоупотребление правом и недобросовестную конкуренцию.

При этом апелляционный суд принимает во внимание следующие обстоятельства, на которые ссылается истец.

Первоначально товарный знак "Школьные" (149141) был зарегистрирован 15.01.1997 г. за правообладателем ОАО "Московский мясокомбинат "МИКОМС", ранее владевшим производственными мощностями, расположенными по адресу: г. Москва, ул. Талалихина, дом 41, стр. 14. Выпуск продукции под данным товарным знаком осуществлялся правообладателем до начала 1998 года, что подтверждается распечаткой из базы данных ФИПС.

В связи с экономическими причинами в 1998 г. ОАО "Московский мясокомбинат "МИКОМС" прекратило производственную деятельность, но выдало ЗАО "АВК "Эксима" письменное разрешение, оформленное письмом от 01.06.1998 г., на использование практически всех принадлежащих комбинату товарных знаков (включая товарный знак "Школьные") в производственной деятельности структурного подразделения ЗАО "АВК "Эксима", расположенного на производственных площадях, ранее находящихся в собственности ОАО "Московский мясокомбинат "МИКОМС". Кроме того, ОАО "Московский мясокомбинат "МИКОМС" передало ЗАО "АВК "Эксима" технические условия и рецептуры на производство.

В 1998 г. ОАО "Московский мясокомбинат "МИКОМС" Арбитражным судом г. Москвы признан несостоятельным (банкротом) и в 2003 г. ликвидирован. Основные производственные мощности перешли в собственность ЗАО "АВК "Эксима".

ЗАО "АВК "Эксима" производило выпуск сосисок "Школьные" начиная с 1998 года по 1999 год, что подтверждается письмом ЗАО "АВК "Эксима" от 18.03.2014 г., в которое вошли данные по отгрузкам, полученные из базы данных "Сбыт".

Выпуск товара под торговой маркой "Школьные" в 1998 г. подтверждается информацией сертификата соответствия N РОСС RU.nP78.B08758 от 11.02.2000 г., а именно указанием на гигиеническое заключение N 77.01.04.921.Т.55640.12.8 от 17.12.1998 г., выданное ЦГСЭН в г. Москве и ТУ 9213-016-00425277-93 от 1993 года, а также договорами со школьно-базовыми столовыми г. Москвы - ГП Школьно-базовая столовая "Выхино" и ГП ШБС "Хамовники".

В апреле 1999 г. ЗАО "АВК "Эксима" учредило ЗАО "Микояновский мясокомбинат", наделив его производственными мощностями, расположенными по адресу г. Москва, ул. Талалихина, дом 41, стр. 14.

В апреле 1999 года выпуск сосисок "Школьные" производится ЗАО "Микояновский мясокомбинат". При этом с 1999 года по 2004 год товар производится на основании вышеуказанного разрешения ОАО "Мясокомбинат МИКОМС" от 01.06.1998 г., а начиная с 2004 года в соответствии со свидетельством на товарный знак N 302687 от 28.10.2004 г.

Факт производства товара в период с 1999 года по 2004 год подтверждается: Техническими условиями ТУ 9213-011-51032326-00, выданными взамен ТУ 9213-016-00425277-93 от 1993 года; товарной накладной N 161 от 02.01.2003 г.

В январе 2001 года ЗАО "Микояновский мясокомбинат" было заказано в НИИ питания РАМН исследование "Клиническое изучение эффективности сосисок в питании детей дошкольного и школьного возраста". 30 января 2001 года Головным испытательным центром пищевой продукции при институте питания РАМН было выдано экспертное заключение о пригодности сосисок "Школьные" для детского питания и о включении данного вида продукции, производства ЗАО "Микояновский мясокомбинат" в государственный реестр товаров, предназначенных для питания детей.

На момент подачи заявки на регистрацию товарного знака "Школьные" в 2004 г. ЗАО "Микояновский мясокомбинат" не было известно о выпуске продукции под аналогичным товарным знаком иными правообладателями. Данный факт подтверждается отсутствием в торговой сети г. Москвы товара с наименованием "Школьные" по регистрационному 29 классу МКТУ и в настоящее время.

При этом необходимо учитывать, что в Российской Федерации деятельность по выработке мясопродуктов осуществляет несколько сотен предприятий, и провести мониторинг производства продукта по одному наименованию товара на всей территории страны не представляется возможным и такой порядок не предусмотрен действующим законодательством. Таким образом, на момент обращения за государственной регистрацией права на товарный знак "Школьные" ЗАО "Микояновский мясокомбинат" не были известны факты выпуска товара под данным наименованием другими производителями мясной гастрономии, тем более, что ЗАО "Микояновский мясокомбинат" знало о наличии правовой охраны данного товарного знака у ОАО "МИКОМС", в связи с чем истцу представлялось, что наличие законных производителей с использованием данного товарного знака в таком случае исключено.

Таким образом, ЗАО "Микояновский мясокомбинат" при приобретении и использовании исключительных прав на товарный знак "Школьные" стремилось лишь к приобретению средств индивидуализации производимой им и находящейся в гражданском обороте продукции.

Принимая решение о регистрации товарного знака "Школьные", ЗАО "Микояновский мясокомбинат" не знало, что данное обозначение используется ОАО "Парнас-М", тем более, что данное использование для ОАО "Парнас-М" являлось незаконным ввиду наличия данного знака у ЗАО "Московский мясокомбинат "МИКОМС". При этом именно ОАО "Парнас-М" выпускало товар без разрешения правообладателя, что не свидетельствует о его добросовестности при использовании товарного знака.

С учетом изложенного суд первой инстанции пришел к правильному выводу об удовлетворении исковых требований ЗАО "Микояновский мясокомбинат", в связи с чем апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 23 января 2014 года по делу N А56-64630/2013 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий

О.Р. Старовойтова

Судьи

В.М. Горбик Н.С. Полубехина