Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 11 сентября 2014 г. N 02АП-7004/14

г. Киров

11 сентября 2014 г.

Дело N А31-1093/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 10 сентября 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 11 сентября 2014 года.

Второй арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Малых Е.Г.,

судей Поляковой С.Г., Савельева А.Б.,

при ведении протокола судебного заседания Шмыриной А.М.,

при участии в судебном заседании:

представителя истца - Сухова А.В., действующего на основании доверенности от 03.09.2014

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "РусПот"

на решение Арбитражного суда Костромской области от 17.06.2014 по делу N А31-1093/2014, принятое судом в составе судьи Паниной С.Л.,

по иску индивидуального предпринимателя Лазарева Михаила Львовича (ОГРНИП: 304440134400461; ИНН: 444300065901)

к обществу с ограниченной ответственностью "РусПот" (ОГРН: 1103335000295; ИНН: 3309459388)

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью "Морегранд"

о защите исключительных прав,

установил:

индивидуальный предприниматель Лазарев Михаил Львович (далее - истец, Лазарев М.Л.) обратился с иском в Арбитражный суд Костромской области к индивидуальному предпринимателю Брусникиной Елене Ивановне о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки N N 480245, 458528 в сумме 100 000 руб. 00 коп.; о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки NN 480246, 492554 в сумме 100 000 руб. 00 коп. и обществу с ограниченной ответственностью "РусПот" (далее - ООО "РусПот", ответчик): об обязании прекратить производить, вводить в гражданский оборот сухарики, на упаковке которых использованы товарные знаки NN 480245, 458528,480246,492554; об обязании уничтожить за свой счет имеющиеся упаковки сухариков, на которых размещены товарные знаки NN 480245, 458528, 480246, 492554; о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав истца на товарные знаки NN 480245, 458528 в сумме 5 000 000 руб.; о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав истца на товарные знаки NN 480246, 492554 в сумме 5 000 000 руб.; об обязании опубликовать в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности решение суда о неправомерном использовании товарных знаков NN 480245, 458528, 480246, 492554.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика привлечено общество с ограниченной ответственностью "Морегранд", являвшееся заказчиком продукции, выпускаемой ООО "РусПот".

В ходе рассмотрения дела Лазарев М.Л. и Брусникина Е.И. достигли мирового соглашения, утвержденного судом, производство в данной части прекращено (дело А31-11041/2013).

Требования к ООО "РусПот" выделены в отдельное производство определением от 06.02.2014. Дело рассмотрено по существу.

Решением Арбитражного суда Костромской области от 17.06.2014 суд решил: обязать ООО "РусПот", прекратить производить, вводить в гражданский оборот сухарики, на упаковке которых использованы товарные знаки N 480245; N 458528; N 480246; N492554; обязать ООО "РусПот" уничтожить за свой счет имеющиеся у него упаковки сухариков, на которых размещены товарные знаки N 480245; N 458528; N 480246; N492554. Взыскать с ООО "РусПот" в пользу Индивидуального предпринимателя Лазарева Михаила Львовича г. Кострома 800 000 руб. 00 коп. компенсации за нарушение исключительных прав, а также 17 840 руб. 00 коп. расходов по оплате государственной пошлины.

Обязать ООО "РусПот" опубликовать в официальном бюллетене "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров" Федеральной службы по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ) решение суда о неправомерном использовании Ответчиком товарных знаков Истца N 480245; N 458528; N 480246; N492554.

ООО "РусПот" с принятым решением суда не согласно, обратилось во Второй арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит: отменить решение в части прекращения производить, вводить в гражданский оборот сухарики, на упаковке которых использованы принадлежащие истцу товарные знаки, уничтожения упаковок сухариков, на которых размещены товарные знаки; в части обязания ООО "РусПот" опубликовать в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ) решение суда о неправомерном использовании товарных знаков истца.

Также ответчик просит изменить решение в части взыскания с ООО "РусПот" в пользу индивидуального предпринимателя Лазарева Михаила Львовича 800 000 руб. 00 коп. компенсации за нарушение исключительных прав, 17 840 руб. 00 коп. расходов по оплате государственной пошлины и принять по делу новый судебный акт.

По мнению заявителя жалобы, выводы, изложенные в решении суда первой инстанции, не соответствуют обстоятельствам дела. Ответчик указывает на отсутствие доказательств продолжения производства спорной продукции, наличия остатка товара либо упаковки, а также на отсутствие доказательств ущерба деловой репутации истца в связи с выявленным нарушением исключительных прав

Заявитель жалобы считает, что судом не правильно применены нормы материального права; указывает, что в общей сложности размер компенсации превысил в 4 раза сумму отгруженных сухарей "Солнечная фабрика".

Истец в отзыве на апелляционную жалобу просит оставить решение без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.

ООО "РусПот", ООО "Морегранд" представили заявления о фальсификации истцом доказательств.

Ответчик, третье лицо явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие представителей указанных сторон.

Заявление ответчика и третьего лица о фальсификации признано не подлежащим рассмотрению по существу по правилам статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, т.к. при рассмотрении дела в суде первой инстанции подобное заявление не было сделано (часть 2 статьи 268 того же Кодекса; пункт 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 36 от 28 мая 2009 года). Кроме того, по существу указанное заявление касается обстоятельств, не влияющих на правильность судебного акта.

Законность решения Арбитражного суда Костромской области проверена Вторым арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, индивидуальный предприниматель Лазарев Михаил Львович является правообладателем ряда товарных знаков, к числу которых относятся: товарный знак по свидетельству N 480245, зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 06 февраля 2013 г. с датой приоритета от 10 февраля 2011 года; товарный знак по свидетельству N 458528, зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 04 апреля 2012 г. с датой приоритета от 31 августа 2010 года; товарный знак по свидетельству N 480246, зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 06 февраля 2013 г. с датой приоритета от 25 июля 2011 года; товарный знак по свидетельству N 492554, зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 25 июля 2013 г. с датой приоритета от 25 июля 2011 года; товарный знак по свидетельству N 492554, зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 25 июля 2013 г. с датой приоритета от 25 июля 2011 года.

Товарный знак, регистрация которого подтверждается свидетельством N 480245, представляет собой: прозрачную упаковку сложной формы, на которой расположено графическая композиция и словесный элемент.

Объемное обозначение является трехмерной фигурой сложной формы с прозрачными плоскостями, внутри которой расположены объемные пластинообразные элементы расположенные в хаотичном порядке и окрашенные в желтый, золотистый, оранжевый, бежевый, коричневый цвета.

На верхней части объемной фигуры расположена графическая композиция. В центре расположено стилизованное изображение медали. Изображение медали состоит из круга и трех окружностей. Изображение представлено под небольшим наклоном и имеет перспективное искажение. Медаль имеет черный абрис и градиентную заливку от желтого (золотого) к белому цвету, имитируя тем самым блик. На небольшом расстоянии от края расположена окружность черного цвета, кроме этого в середине расположены две окружности черного цвета на небольшом расстоянии друг от друга. В центре медали расположено изображение двух звезд синего цвета. Большая звезда получена за счет жирного контура и внутрь вписана еще одна звезда меньшего размера. Она вписана таким образом, что между контуром большой звезды и маленькой остается пространство. Маленькая звезда вписана на небольшом расстоянии в середину большой звезды. Медаль имеет ребро и оно окрашено градиентной заливкой от желтого (золотого) цвета, к белому таким образом, что получается стилизованное изображение ребер на боковой поверхности медали. Сверху и снизу "медали" расположены горизонтальные полосы синего цвета, идущие по всей ширине объемного обозначения. На нижней полосе слева и на верхней полосе справа, выходя за контур полосы, расположены овальные фигуры с 15 зубцами. Верхняя фигура окрашена в зеленый цвет с черным абрисом, а нижняя фигура окрашена в белый цвет с черным абрисом.

Словесный элемент представляет собой неохраняемое словосочетание "со вкусом" черного цвета, который расположен внутри верхней овальной зубчатой фигуры.

Товарный знак, зарегистрированный согласно свидетельству N 458528, представляет собой: изображения медали в двух проекциях: слева представлено изображение медали в профиль, а справа изображение представлено под небольшим наклоном.

Изображение медали в профиль состоит из круга и трех окружностей. Медаль имеет черный абрис и градиентную заливку от желтого (золотого) к белому цвету, имитируя тем самым блик. На небольшом расстоянии от края расположена окружность черного цвета, кроме этого в середине расположены две окружности черного цвета на небольшом расстоянии друг от друга. В центре медали расположено изображение двух звезд синего цвета. Большая звезда получена за счет жирного контура и внутрь вписана еще одна звезда меньшего размера. Она вписана таким образом, что между контуром большой звезды и маленькой остается пространство. Маленькая звезда вписана на небольшом расстоянии в середину большой звезды.

Наклонное изображение медали это изображение той же медали, что и в профиль, только оно имеет наклон влево и перспективное искажение. При наклоне у изображения медали появилось ребро (гурта). Ребро окрашено градиентной заливкой от желтого (золотого) цвета, к белому таким образом, что получается стилизованное изображение ребер на боковой поверхности медали.

Товарный знак по свидетельству N 480246, зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 06 февраля 2013 г. с датой приоритета от 25 июля 2011 г. (Приложение N3) и представляет собой словесное обозначение "Фишка".

Товарный знак, регистрация которого подтверждена свидетельством N 492554, представляет собой словесное обозначение "Фишка новый формат общения".

Заявленные обозначение служат для идентификации товаров и услуг Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг, в том числе - 30 - сухари; сухарики жареные соленые; сухарики жареные соленые с вкусовыми добавками и приправами; сухарики жареные в масле; сухарики жареные в масле соленые; сухарики жареные в масле с вкусовыми добавками и приправами; снеки из ржано-пшеничного хлеба; снеки из пшеничного хлеба; снеки зерновые; снеки рисовые; снеки кукурузные.

Все вышеуказанные товарные знаки используются истцом для индивидуализации, выпускаемой им продукции в виде сухариков под торговой маркой "Фишка".

29.07.2013 Лазаревым М.Л. было получено письмо от гражданина Маслова И.С. о том, что он, являясь постоянным покупателем сухариков ТМ "Фишка", при покупке сухариков ТМ "Фабрика" выпускаемых ООО "РусПот", был введен в заблуждение, полагая, что он приобретает сухарики, производимые Лазаревым М.Л.

16.08.2013 года Лазаревым М.Л. в магазине "Продукты" рассоложенном по адресу: г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 25 у индивидуального предпринимателя Брусникиной Елены Ивановны были приобретены 3 упаковки с сухариками под торговой маркой "Фабрика", производимых ООО "РусПот", что подтверждается товарным чеком от 16.08.13г.

Упаковка сухариков "Фабрика" на лицевой стороне в центре упаковки, а так же в нижнем правом углу тыльной стороны содержит изображение в форме наклонного изображения медали, с видимым ребром, окрашенным градиентной заливкой от желтого (золотого) цвета к белому таким образом, что получается стилизованное изображение ребер на боковой поверхности медали. Медаль имеет градиентную заливку от желтого (золотого) к белому цвету, имитируя тем самым блик. В центре медали расположено изображение звезды синего цвета. Звезда получена за счет жирного контура. Сверху и снизу "медали" расположены горизонтальные полосы синего и зеленного цвета, идущие по всей ширине объемного обозначения. На верхней полосе слева и на нижней полосе справа, выходя за контур полосы, расположены овальные фигуры. Верхняя фигура окрашена в зелено-белый цвет, а нижняя фигура окрашена в зеленый. На нижней части медали расположен словесный элемент "новая фишка в общении".

Полагая, что, упаковка сухариков торговой марки "Фабрика" производимых ООО "РусПот" содержит в себе изображения схожие до степени смешения с товарными знаками по Свидетельствам N 480245; N 458528, а также словесными товарными знаками "Фишка" -Свидетельство N 480246, и "Фишка новый формат общения" - Свидетельство N492554, правообладателем которых является Лазарев Михаил Львович, последний обратился с настоящим иском в суд о взыскании компенсации за нарушение прав.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, заслушав представителей истца, суд апелляционной инстанции не нашел оснований для отмены или изменения решения суда исходя из нижеследующего.

В соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно статьи 1484 ГК РФ, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака упаковках.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

При сопоставлении обозначений с точки зрения их графического и визуального сходства должно быть учтено основное правило, согласно которому вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления). Для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителей.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Понятие тождества и сходства до степени смешения закреплено в методических рекомендациях по проверке заявленных на тождество и сходство, утвержденных Приказом N 197 от 31.12.2009 года Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Приказ N 197).

Так, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 4.2.2.1. графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Оригинальное графическое исполнение словесного обозначения может привести к восприятию его как изобразительного обозначения, а не словесного(пункт 4.2.2.3).. Смысловое (семантическое) сходство (пункт 4.2.3.).

Апелляционный суд считает обоснованным вывод суда первой инстанции, что в данном случае сходство до степени смешения определяется на основании совокупности признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (фишка новый формат общения - новая фишка в общении). Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

Установив факт нарушения исключительных прав истца в отношении принадлежащих ему товарных знаков, суд первой инстанции правомерно признал подлежащими удовлетворению исковые требования, предметом которых являются способы защиты исключительных прав, прямо предусмотренные статьей 1252 Гражданского кодекса.

Вопреки доводам заявителя апелляционной жалобы, истец доказал факт нарушения права, достаточный для применения указанных способов защиты. В свою очередь, ответчик (обязанный доказывать обоснованность собственных возражений против иска) не представил достаточных доказательств, которые бы исключали возможность применения мер защиты в виде прекращения производить, вводить в гражданский оборот сухарики, на упаковке которых использованы принадлежащие истцу товарные знаки, уничтожения упаковок сухариков, на которых размещены товарные знаки.

Примененные судом на основании обоснованного требования истца спорные меры защиты направлены на пресечение в будущем возможных нарушений прав истца, что не противоречит правилам статьи 1252 ГК РФ.

Правовые основания для отказа в удовлетворении иска о публикации судебного решения также отсутствуют.

Определяя размер подлежащей взысканию компенсации за нарушение каждого из спорных товарных знаков, суд первой инстанции принял во внимание конкретные обстоятельства настоящего дела (длительность нахождения товаров в обороте, уклонение от добровольного удовлетворения требований истца). Ответчик не привел убедительных доводов и не сослался на доказательства, которые бы являлись достаточными основаниями для иной оценки указанных обстоятельств и дальнейшего уменьшения спорной компенсации. Указанная ответчиком общая стоимость переданной третьему лицу продукции сама по себе не может свидетельствовать о взыскании компенсации в завышенном размере.

Истец в части уменьшения суммы компенсации правильность судебного акта не оспаривал (часть 5 статьи 268 АПК РФ).

Учитывая конкретные обстоятельства по делу, суд апелляционной инстанции считает, что доводы ответчика, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного решения, либо опровергали выводы суда первой инстанции.

При таких обстоятельствах изложенные в апелляционной жалобе ответчика доводы оцениваются апелляционным судом критически и отклоняются как не подтвержденные надлежащим образом и противоречащие иным имеющимся в материалах дела документам.

Апелляционная коллегия находит обжалуемый судебный акт отвечающим нормам материального права, изложенные в нем выводы - установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по апелляционной жалобе относятся на заявителя жалобы, излишне уплаченная государственная пошлина подлежит возврату.

Руководствуясь статьями 258, 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Второй арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Костромской области от 17.06.2014 по делу N А31-1093/2014 оставить без изменения, а апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "РусПот" (ОГРН: 1103335000295; ИНН: 3309459388) - без удовлетворения.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "РусПот" (ОГРН: 1103335000295; ИНН: 3309459388) из федерального бюджета 13 500 (тринадцать тысяч пятьсот) рублей излишне уплаченной государственной пошлины по платежному поручению N 235 от 16.07.2014. Выдать справку.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Председательствующий

Е.Г. Малых

Судьи

С.Г. Полякова А.Б. Савельев