Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27 октября 2014 г. N 09АП-39208/13

г. Москва

27 октября 2014 г.

Дело N А40-51664/13

Резолютивная часть постановления объявлена 20 октября 2014 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 27 октября 2014 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Н.И. Левченко,

судей В.Р. Валиева, М.Е. Верстова,

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.В. Антоновым,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Общества с ограниченной ответственностью "НПТО "КОРДА"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 01 октября 2013 года

по делу N А40-51664/13, принятое судьей Ю.Л. Матюшенковой,

по иску Общества с ограниченной ответственностью "НПО КОРДА"

(ОГРН: 1087746208263; 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, 2А)

к Обществу с ограниченной ответственностью "НПТО "КОРДА"

(ОГРН: 1027739362650; 117218, г. Москва, ул. Б. Черемушкинская, д. 25, 142)

о защите прав на товарные знаки и взыскании 1 000 000 рублей компенсации

при участии в судебном заседании:

от истца: Смирнова С.Н. (доверенность от 27.12.2013)

от ответчика: Токарева Е.Ю. (доверенность от 12.12.2013)

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "НПО КОРДА" (далее - ООО "НПО КОРДА", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к Обществу с ограниченной ответственностью "НПТО "КОРДА" (далее - ООО "НПТО "КОРДА", ответчик) об обязании ответчика удалить с Интернет-сайта по адресу: www.korda.ru обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками, зарегистрированными на имя истца по свидетельству N 230686 и по свидетельству N 408317, а также о взыскании с ответчика 1000 000 рублей компенсации за незаконное использование названных товарных знаков.

Решением арбитражного суда первой инстанции от 01.10.2013 требования ООО "НПО КОРДА" удовлетворены частично, на ООО "НПТО "КОРДА" возложена обязанность удалить с Интернет-сайта по адресу: www.korda.ru обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками, зарегистрированными по свидетельству N 230686 и по свидетельству N 408317;

Судом взыскано с ООО "НПТО "КОРДА" в пользу ООО "НПО КОРДА" 200 000 рублей компенсации за незаконное использование товарных знаков, а также 8 600 рублей расходов по уплате государственной пошлины при подаче иска.

В удовлетворении остальной части требований о взыскании компенсации судом отказано.

Не согласившись с указанным судебным актом, ответчик обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил решение от 01.10.2013 отменить и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении иска.

Заявитель указывает на незаконность и необоснованность оспариваемого судебного акта, принятого при неполном выяснении обстоятельств, имеющих значение для дела.

В судебном заседании 18.12.2013 представитель ответчика заявил ходатайство о приостановлении производства по делу до рассмотрения Арбитражным судом города Москвы дела N А40-168733/13 по иску об оспаривании сделки, на основании которой истец приобрел товарный знак по свидетельству N 230686 у ООО "НПТО "КОРДА".

Определением от 19.12.2013 суд апелляционной инстанции приостановил производство по настоящему делу до вступления в законную силу судебного акта по делу N А40-168733/13.

Решением Арбитражного суда города Москвы 13.03.2014 по делу N А40-168733/2013 в удовлетворении заявленных требований ООО "НПТО "КОРДА" отказано в полном объеме.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 02.07.2014 решение суда первой инстанции отменено; договор от 26.08.2009 N 1ТЗ об отчуждении исключительного права на товарный знак признан судом недействительным; а также применены последствия недействительности сделки, в виде признания за ООО "НПТО "КОРДА" исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 230686.

Определением от 14.08.2014 производство по делу N А40-51664/13 возобновлено.

Постановлением от 16.10.2014 постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 02.07.2014 по делу N А40-168733/2013 оставлено без изменения, кассационная жалобу ООО "НПО КОРДА" - без удовлетворения.

В судебном заседании 20.10.2014 представитель ООО "НПТО "КОРДА" заявил ходатайство о прекращении производства по делу на основании пункта 5 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее -АПК РФ).

В обоснование заявленного ходатайства истец указал, что в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО "НПО Корда", 15.09.2014 указанная организация исключена из ЕГРЮЛ на основании пункта 2 статьи 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

В соответствии с пунктом 1 статьи 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ) юридическое лицо, которое в течение последних двенадцати месяцев, предшествующих моменту принятия регистрирующим органом соответствующего решения, не представляло документы отчетности, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и не осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету, признается фактически прекратившим свою деятельность. Такое юридическое лицо может быть исключено из государственного реестра юридических лиц в порядке, предусмотренном этим законом.

В силу пункта 2 названной статьи Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ при наличии одновременно всех указанных в пункте 1 настоящей статьи признаков недействующего юридического лица регистрирующий орган принимает решение о предстоящем исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц (далее - решение о предстоящем исключении).

Согласно пункту 4 статьи 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ заявления могут быть направлены в срок не позднее чем три месяца со дня опубликования решения о предстоящем исключении. В случае направления заявлений решение об исключении недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц не принимается и такое юридическое лицо может быть ликвидировано в установленном гражданским законодательством порядке.

Кроме того, в соответствии с пунктом 8 статьи 22 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ исключение недействующего юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц может быть обжаловано кредиторами или иными лицами, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением недействующего юридического лица из Реестра, в течение года со дня, когда они узнали или должны были узнать о нарушении своих прав.

Указанный срок не истек.

Представитель ответчика пояснила, решение об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ в настоящее время оспаривается.

Исходя из конкретных обстоятельств по делу, суд апелляционной инстанции не усматривает правовых оснований для прекращения производства по делу.

Судом отклонено ходатайство представителя истца о приостановлении производства по делу в связи с оспариванием ООО "НПТО "КОРДА" сделки по передаче доменного имени "korda.ru" иному лицу, поскольку на момент обращения с иском названный сайт ответчику принадлежал.

Представитель ответчика представил письменные пояснения с учетом состоявшихся по делу N А40-168733/2013 судебных актов и решения Роспатента о признании недействительным правовой охраны товарного знака в части, изложив доводы жалобы.

Представитель истца против удовлетворения апелляционной жалобы возражала, ссылаясь на законность решения от 01.10.2013 на момент его вынесения.

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 АПК РФ, изучив доводы жалобы, заслушав объяснения представителей истца и ответчика, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о том, что решение Арбитражного суда города Москвы от 01.10.2013 подлежит отмене с принятием нового судебного акта об отказе в иске на основании следующего.

Как установлено судом апелляционной инстанции, на момент обращения с иском ООО "НПО КОРДА" являлся правообладателем комбинированного товарного знака "БАЗАЛЬТИН" по свидетельству N 230686, дата приоритета.

Указанный товарный знак был приобретен истцом 26.08.2009 у ответчика на основании договора N 1ТЗ об отчуждении исключительного права на товарный знак, согласно пунктам 1.1 и 1.2 которого правообладатель передает безвозмездно в полном объеме, а приобретатель принимает право на товарный знак в виде словесно-изобразительного обозначения "БАЗАЛЬТИН" по свидетельству Российской Федерации N 230686 в отношении товаров 19 (неметаллические строительные материалы) и услуг 35 (изучение рынка, импорт-экспорт, сбыт товаров через посредников, реклама) и 42 (реализация товаров 19 класса) классов МКТУ, для которых зарегистрирован этот товарный знак. Договор зарегистрирован Роспатентом 01.06.2011 за N РД0081807, о чем в реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации внесена соответствующая запись.

Судом также установлено, что истец зарегистрировал изобразительное обозначение в виде трех шаров одинакового диаметра, объединенные четырьмя пересекающимися под прямым углом линиями по заявке N 2008739521 зарегистрировано в качестве товарного знака 12.05.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за N 408317 с приоритетом от 23.12.2008 в отношении товаров 16, 17, 19 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Удовлетворяя исковые требования в части суд первой инстанции пришел к выводу о наличии нарушения прав ООО "НПО КОРДА". При принятии оспариваемого решения суд исходил из того, что ООО "НПО КОРДА" принадлежат товарные знаки по свидетельствам N 230686 и N 408317.

Однако постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 02.07.2014 по делу N А40-168733/2013 договор от 26.08.2009 N 1ТЗ об отчуждении исключительного права на товарный знак признан судом недействительным, применены последствия недействительности сделки, в виде признания за ООО "НПТО "КОРДА" исключительного права на товарный знак по свидетельству N 230686.

Кроме того, товарный знак по свидетельству N 230686 зарегистрирован в отношении неметаллических строительных материалов 19 класса МКТУ, а ООО "НПТО "КОРДА" использует обозначение "БАЗАЛЬТИН" в отношении неоднородных им товаров - звукотеплоизоляционные материалы (стр. 3 Протокола), указанные товары относятся к товарам 17 класса МКТУ. Так, в протоколе осмотра интернет-сайта указано, что на нем размещена информация о теплоизоляционном материале "БАЗАЛЬТИН"

Суд апелляционной инстанции, отклоняет довод представителя истца о наличии у ООО "НПО КОРДА" прав на товарный знак по свидетельству N 230686, поскольку он приобретен по недействительной (ничтожной) сделке, которая недействительна с момента ее совершения.

Таким образом, правообладателем товарного знака по свидетельству N 230686 является не ООО "НПО КОРДА", а ООО "НПТО КОРДА". Следовательно, ответчик на законных основаниях размещает на Интернет-сайте www.korda.ru обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком N 230686, а у истца отсутствуют основания требовать от ответчика удаления указанной информации и выплаты компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству N 230686.

Также ООО "НПО КОРДА" обладает исключительными правами на товарный знак N 408317 только в отношении части товаров 16 класса, а именно: "фотоснимки; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); шрифты; клише типографские".

Первоначально товарный знак N 408317 был зарегистрирован в отношении товаров и услуг 16, 17, 19, 35 и 42 классов МКТУ.

Однако Решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 17.12.2013 г. предоставление правовой охраны товарному знаку N 408317 в отношении части товаров 16 класса МКТУ, всех товаров 17, 19 и услуг 35, 42 классов МКТУ было признано недействительным.

Указанное Решение Роспатента было оспорено ООО "НПО КОРДА" в рамках судебного дела N СИП-160/2014.Вступившим в законную силу решением Суда по интеллектуальным правам от 07.07.2014 ООО "НПО КОРДА" было отказано в удовлетворении требования о признании незаконным решения Роспатента от 17.12.2013.

Следовательно, у истца отсутствуют права на товарный знак N 408317 в отношении части товаров 16 класса МКТУ, всех товаров 17, 19 и услуг 35, 42 классов МКТУ и оно не имеет права требовать от ООО "НПТО КОРДА" удалить с Интернет-сайта www.korda.ru обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком N 408317 в отношении этих товаров и услуг (в том числе, в отношении звукоизоляционных материалов), и выплаты компенсации за незаконное использование указанного товарного знака в отношении этих товаров и услуг.

Ответчик, оспаривая решение от 01.10.2014, указывает на злоупотребление ООО "НПО КОРДА" своими правами.

Согласно разъяснениям пункта 62 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением действие части четвёртой гражданского кодекса российской федерации", суд вправе отказать лицу в защите его права па товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Также, согласно ст.Ю-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

В частности, подлежат запрету: все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента; ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента; указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

Как установлено решением Роспатента и поддержано Судом по интеллектуальным правам изобразительное обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака N 408317, использовалось на протяжении многих лет до даты приоритета указанного товарного знака ООО "НПТО "КОРДА" в отношении товаров и услуг, однородных товарам и услугам товарного знака N 408317. В результате такого использования изобразительное обозначение стало восприниматься потребителем как товарный знак ООО "НПТО "КОРДА".

Более того, изобразительное обозначение использовалось компанией ООО "НПТО "КОРДА" не только задолго даты приоритета оспариваемого товарного знака, но даже задолго до даты регистрации юридического лица - ООО "НПО "КОРДА", на имя которого он зарегистрирован.

В связи с этим, регистрация товарного знака N 408317 на имя ООО "НПО "КОРДА" способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Таким образом, действия ООО "НПО "КОРДА" по регистрации товарного знака N 408317 и подаче иска о взыскании компенсации за его использование и прекращении его использования, даже если бы указанный знак действовал в отношении всех первоначально зарегистрированных товаров и услуг, представляют собой злоупотребление правом, поэтому ООО "НПО "КОРДА" следует отказать в защите его прав на основании статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что при принятии обжалуемого решения судом первой инстанции были неполно выяснены обстоятельства, имеющие значение для дела, в связи с чем на основании пункта 1 части 1 статьи 270 АПК РФ решение Арбитражного суда города Москвы от 01.10.2013 подлежит отмене, исковые требования ООО "НПО "КОРДА" оставлению без удовлетворения.

В силу статей 110 АПК РФ, ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение иска и апелляционной жалобы относятся на истца.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 266 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 01 октября 2013 года по делу N А40-51664/13 отменить.

В удовлетворении иска ООО "НПО КОРДА" отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "НПО КОРДА" (ОГРН: 1087746208263; 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, 2А) в пользу Обществу с ограниченной ответственностью "НПТО "КОРДА" (ОГРН: 1027739362650; 117218, г. Москва, ул. Б. Черемушкинская, д. 25, 142) 2 000 (Две тысячи) рублей расходов по уплате государственной пошлины при подаче апелляционной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Н.И. Левченко

Судьи

В.Р. Валиев М.Е. Верстова