Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20 ноября 2014 г. N 09АП-44120/14

г. Москва

20 ноября 2014 г.

Дело N А40-35337/14

Резолютивная часть постановления объявлена 17 ноября 2014 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 20 ноября 2014 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Н.И. Левченко

судей В.Р. Валиева, Д.Н. Садиковой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.В. Антоновым,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы

Общества с ограниченной ответственностью "Лифан Моторс Рус" и Общества с ограниченной ответственностью "ТМС" (поступивших в электронном виде)

на решение Арбитражного суда города Москвы от 22 июля 2014 года

по делу N А40-35337/14, принятое судьей А.С. Чадовым,

по иску Общества с ограниченной ответственностью "Дистрибьюторский центр СанЙонг" (ОГРН: 1091674001693; 690001, Приморский край, г. Владивосток,

ул. Дальзаводская, 2)

к Обществу с ограниченной ответственностью "Лифан Моторс Рус"

(ОГРН: 1117746674484; 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, 30,1)

Обществу с ограниченной ответственностью "ЯНДЕКС"

(ОГРН: 1027700229193; 119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, 16)

Обществу с ограниченной ответственностью "ТМС"

(ОГРН: 1097746217634; 105082, г. Москва, ул. Б.Почтовая, 36, стр.10)

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам N 301311 и N 338488 в размере 850 000 рублей

при участии в судебном заседании:

от истца: Иванова Я.Н. (доверенность от 07.10.2014)

от ответчиков: Общество с ограниченной ответственностью "Лифан Моторс Рус" - Медведев Г.М. (доверенность от 01.01.2014), ООО "ТМС" - Баскакова Д.Ю. (доверенность от 07.11.2014)

от Общества с ограниченной ответственностью "ЯНДЕКС" - не явился, извещен.

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Дистрибьюторский центр СанЙонг" (далее - ООО "ДЦ СанЙонг", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к ответчикам Обществу с ограниченной ответственностью "Лифан Моторс Рус" (далее - ООО "Лифан Моторс Рус"); Обществу с ограниченной ответственностью "ЯНДЕКС" (далее - ООО "ЯНДЕКС") о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знака по свидетельствам N 301311 и N 338488 в размере 550 000 рублей.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечено Общество с ограниченной ответственностью "ТМС" (далее - ООО "ТМС").

Определением от 24.06.2014 суд привлек ООО "ТМС" в качестве соответчика.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 22.07.2014 исковые требования ООО "ДЦ СанЙонг" удовлетворены частично, с ООО "Лифан Моторс Рус" в пользу ООО "ДЦ СанЙонг" взыскана компенсация за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам N 301311 и N 338488 в размере 200 000 рублей и расходы по оплате государственной пошлины в размере 7 000 рублей.

Суд взыскал с ООО "ТМС" в пользу ООО "ДЦ СанЙонг" компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам N 301311 и N 338488 в размере 100 000 рублей и расходы по оплате государственной пошлины в размере 7000 рублей.

В удовлетворении требования ООО "ДЦ СанЙонг" о взыскании с ООО "ЯНДЕКС" компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам N 301311 и N 338488 в размере 50 000 рублей судом отказано.

ООО "Лифан Моторс Рус" не согласившись с принятым решением подало апелляционную жалобу в которой просило решение Арбитражного суда города Москвы от 22.07.2014 в части взыскания с ООО "Лифан Моторс Рус" компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки в размере 200 000 рублей и расходы по оплате государственной пошлины в размере 7000 рублей отменить и принять новый судебный акт.

В обоснование доводов апелляционной жалобы ответчик ссылается на отсутствие нарушений им прав истца, указывает, что фактически ответственно за данное нарушение ООО "ТМС".

От ООО "ТМС" также поступила апелляционная жалоба на решение от 22.07.2014, в которой общество просило изменить решение и принять по делу новый судебный акт, уменьшив компенсацию до 20 000 рублей.

В обоснование доводов апелляционной жалобы ответчик указывает, что при принятии решения судом был завышен размер компенсации. Считает, что нарушение прав истца было прекращено ООО "ТМС" до подачи искового заявления в суд, а именно 10.02.2014.

ООО "ЯНДЕКС", надлежащим образом уведомленное о времени и месте судебного заседания, своих представителей для участия в разбирательстве не направило.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству вместе с соответствующим файлом размещена в Картотеке арбитражных дел на сайте: http://kad.arbitr.ru/ в соответствии положениями части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Повторно рассмотрев дело в порядке статей 123, 156, 266, 268 АПК РФ, изучив доводы жалоб, заслушав представителей истца и ответчиков, исследовав и оценив представленные доказательства, суд апелляционной инстанции не находит оснований к удовлетворению апелляционных жалоб и отмене или изменению решения Арбитражного суда города Москвы от 22.07.2014 на основании следующего.

Как следует из материалов дела и установлено апелляционным судом согласно лицензионному договору, заключенному с правообладателем товарных знаков "SsangYong" и "Actyon" по свидетельствам N 301311 и N 338488 истцу предоставлена исключительная лицензия на использование на территории России указанных товарных знаков, включая использование в сети Интернет и в рекламе.

Истцу стало известно о том, что ответчиками на сайте www.auto.yandex.ru была размещена контекстная реклама автомобиля LIFAN X60 следующего содержания: "Ищете "SsangYongActyon"? LIFAN X60 - отличная альтернатива! От 499.900 р. В наличии у офиц. дилеров! Lifan-x60-promo.ru".

В порядке обеспечения доказательств по делу, нотариус Сидоров К.Е. 28.08.2013 произвел осмотр веб-сайта и установил факт размещения рекламного сообщения указанного содержания, о чем был составлен протокол осмотра.

Администратором доменного имени yandex.ru, в том числе домена третьего уровня auto.yandex.ru является ООО "ЯНДЕКС".

При переходе по ссылке, содержащейся в сообщении, открывается сайт, принадлежащий ООО "Лифан Моторс Рус".

По утверждению ООО "ЯНДЕКС" рекламодателем является ООО "ТМС", представившее текст рекламного сообщения.

По мнению истца, ответчики разместили в сети Интернет рекламное объявление, в тексте которого присутствовали обозначения товарных знаков истца.

Оценив представленные доказательства, суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу о том, что ответчики ООО "Лифан Моторс Рус" и ООО "ТМС" незаконно используют товарные знаки "SsangYong" и "Actyon" по свидетельствам N 301311 и N 338488 при размещении рекламного сообщения.

Содержание исключительного права на товарный знак составляет возможность правообладателя использовать его любыми, не противоречащими закону, способами, примерный перечень которых предусмотрен в пункте 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). В пункте 3 статьи 1484 ГК РФ предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

По смыслу указанной нормы права словесное упоминание чужого товарного знака не является использованием этого знака, если не вызывает смешения продукции истца и ответчика.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами.

При этом, перечень способов использования товарных знаков не исчерпывается пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, на что прямо указывают нормы пункта 1 статьи 1484, пункта 1 статьи 1229 ГК РФ. Именно правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, включая разрешение на введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Согласно правовой позиции Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 8 Постановления от 17.02.2011 N 11 "О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", способы использования товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара в силу статей 1484, 1519 ГК РФ не ограничиваются лишь размещением перечисленных средств индивидуализации. Правообладателю принадлежит исключительное право использования товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара любым не противоречащим закону способом.

Таким образом, ввоз на территорию Российской Федерации товаров, маркированных товарными знаками, является самостоятельным способом реализации исключительного права на товарный знак, что согласуется с правовой позицией, изложенной в пункте 33 Постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 года N 5/29 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".

Характерной особенностью правового режима использования товарного знака является почти полное отсутствие ограничений исключительного права правообладателя, при этом единственным таким ограничением является указание об исчерпании исключительного права (статья 1487 ГК РФ), в соответствии с которым не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Согласно пункту 14.4.2 Правилам составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (далее - Правила), составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Согласно пункту 14.4.2.3 Правил при установлении сходства изобразительных и объемных обозначений до степени смешения изобразительные и объемные обозначения сравниваются: с изобразительными обозначениями; с объемными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные элементы или объемные элементы;

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 14.4.3 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Непосредственным рекламодателем спорного сообщения являлось ООО "ТМС", заключившее с ООО "ЯНДЕКС" договор комиссии от 01.03.2010 N 13074/10. В соответствии с данным договором рекламные материалы должны соответствовать нормам и требованиям действующего законодательства РФ и "Требованиям к рекламным материалам", установленным комитентом.

В соответствии с пунктом 2.1.3 договора исполнитель обязуется разрабатывать для ООО "Лифан Моторс Рус" дизайн-макеты рекламы и отправлять на утверждение заказчику. Текст рекламного сообщения с заказчиком был согласован отличный от зафиксированного истцом. Спорное сообщение появилось в Интернете вследствие технической ошибки и далее изменено - обозначения "SsangYong" и "Actyon" из сообщения были устранены, что также подтверждается письменными пояснениями ответчика ООО "ЯНДЕКС".

В соответствии с пунктом 6.4 договора комиссии ООО "ТМС" и его клиенты самостоятельно в полном объеме несут ответственность за соответствие и содержание рекламных материалов требованиям законодательства, юридическую правомерность использования логотипов, фирменных наименований и прочих объектов интеллектуальной собственности и средств индивидуализации в рекламных материалах.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 23 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", в силу пункта 3 статьи 1250 ГК РФ отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применения в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав. Судам надлежит иметь в виду, что указанное правило подлежит применению к способам защиты соответствующих прав, не относящимся к мерам ответственности. Ответственность за нарушение интеллектуальных прав (взыскание компенсации, возмещение убытков) наступает применительно к статье 401 ГК РФ.

В соответствии со статьей 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

Являясь коммерческой организацией, при достаточной степени заботливости и осмотрительности ответчик имел возможность получения соответствующий прав на законное использование товарных знаков. Однако этого не сделал и не представил суду доказательств, свидетельствующих об отсутствии его вины.

При рассмотрении настоящего спора судом первой инстанции установлено наличие вины ответчика в форме неосторожности, поскольку ответчик, осуществляя предпринимательскую деятельность при осуществлении купли-продажи товаров, которые в силу своей специфики потребления и назначения, могут содержать средства индивидуализации, не проявил той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, и не принял все меры для надлежащего исполнения этого обязательства.

Изложенная позиция содержится также в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 11 "О некоторых вопросах применения особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".

Согласно разъяснениям, данным в пунктах 43.2, 43.3 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем 2 статьи 1301 ГК РФ. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

При указанных обстоятельствах, руководствуясь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения исключительного права истца, с учетом характера правонарушения, срока использования, степени вины нарушителя, суд признал заявленное истцом требование о взыскании с ответчика 2 компенсации подлежащим удовлетворению в размере 200 000 рублей и расходы по оплате государственной пошлины в размере 7000 рублей, с третьего лица в пользу истца взыскана компенсация за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам N 301311 и N 338488 в размере 100 000 рублей и расходы по оплате государственной пошлины в размере 7000 рублей.

Довод заявителя апелляционной жалобы ООО "ТМС" о необходимости снижения размера компенсации до 20 000 рублей признается судом апелляционной инстанции необоснованным, поскольку при определении размера подлежащей взысканию с ответчика компенсации в сумме 100 000 рублей судом первой инстанции были учтены все обстоятельства, входящие в предмет доказывания по данному требованию (степень вины нарушителя, характер допущенного нарушения), с учетом принципа разумности, справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В то же время в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.11.2012 N 8953/12 указано, что размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно.

Суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что компенсация за незаконное использование товарного знака правомерно взыскана судом первой инстанции в размере 200 000 рублей с ответчика и в размере 100 000 рублей с третьего лица, поскольку указанные суммы с учетом характера нарушения, срока незаконного использования товарного знака, являются разумной и справедливой.

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции полагает, что решение от 22.07.2014 отмене не подлежит.

Разрешая спор, суд правильно определил юридически значимые обстоятельства, дал правовую оценку установленным обстоятельствам и постановил законное и обоснованное решение. Выводы суда соответствуют обстоятельствам дела. Нарушений норм процессуального права, влекущих отмену решения, судом допущено не было.

Государственная пошлина по апелляционным жалобам в порядке статьи 110 АПК РФ относится на заявителей.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 22 июля 2014 года по делу N А40-35337/14 оставить без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Н.И. Левченко

Судьи

В.Р. Валиев Д.Н. Садикова