Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 6 апреля 2015 г. N 09АП-5037/15

г. Москва

06 апреля 2015 г.

Дело N А40-47237/13

Резолютивная часть постановления объявлена 19 марта 2015 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 06 апреля 2015 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи В.Р. Валиева,

судей А.И. Трубицына, Д.Н. Садиковой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Д.М. Ханиным,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы

ООО "СВЕБА", ИП Наличаева И.Б., ООО НПП "ЭнергоТехСервис"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 18 декабря 2014 г.

по делу N А40-47237/13, принятое судьёй Матюшенковой Ю.Л.

по иску ИП Наличаева И.Б.; ООО "СВЕБА"

к ООО НПП "ЭнергоТехСервис"

третье лицо: ФКУ "Центр обеспечения деятельности федеральной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий"

о защите исключительных прав

при участии в судебном заседании:

от истцов:

от Наличаева И.Б. - Туленинов А.Н. (по доверенности от 19.11.2013), Байкова Е.А. (по доверенности от 06.12.2012)

от ООО "СВЕБА" - Туленинов А.Н. (по доверенности от 19.11.2013) Байкова Е.А. (по доверенности от 06.12.2012)

в судебное заседание не явились представители:

от ответчика: извещен

УСТАНОВИЛ

Иск, с учетом принятого судом частичного отказа от иска, заявлен о запрещении ООО НПП "ЭнергоТехСервис" использовать любым способом товарные знаки "СВЕТОВАЯ БАШНЯ" по свидетельству N 359184 и "SVEBA" по свидетельству N 336205, а также сходные с ними до степени смешения обозначения, в частности, обозначения "СВЕБАШ", для товаров, в отношении которых охраняются товарные знаки; взыскании с ООО "ЭнергоТехСерсис" компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак "СВЕТОВАЯ БАШНЯ" по свидетельству N 359184 в размере 217 800 руб. и товарного знака и "SVEBA" по свидетельству N 336205 в размере 217 800 руб. в пользу ИП Наличаева И.Б. Истцы также просили опубликовать решение суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя товарных знаков "СВЕТОВАЯ БАШНЯ" по свидетельству N 359184 и "SVEBA" по свидетельству N 336205 Наличаева И.Б. в журнале "Вестник МЧС", издатель ФГБУ "Объединенная редакция МЧС России".

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 09.09.14 судебные акты по настоящему делу отменены, дело направлено на новое рассмотрение. При этом СИП дал следующие указания: учесть положения Правил и Методических рекомендаций при оценке сходства противопоставляемых обозначений до степени смешения; исследовать вопрос о наличии у ООО "СВЕБА" права на предъявление иска в защиту нарушенных исключительных прав; оценить доводы ООО НПП "ЭнергоТехСервис" о наличии в действиях предпринимателя злоупотребления правом и признаков недобросовестной конкуренции в случае их заявления при новом рассмотрении. При новом рассмотрении

дела суду необходимо установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, в том числе, установить наличие у каждого из истцов права на обращение с иском в защиту исключительных прав на товарные знаки; на основе установленных обстоятельств определить, имеется ли сходство до степени смешения между принадлежащими предпринимателю товарными знаками и использованным в товаросопроводительной документации обозначением; дать надлежащую правовую оценку доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам и принять решение в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Решением суда от 18 декабря 2014 г. Обществу с ограниченной ответственностью Научно- производственное предприятие "ЭнергоТехСервис" запрещено использовать товарные знаки "Световая башня" по свидетельству N 359184 и "SVEBA" по свидетельству N 336205, а также сходные с ним до степени смешения обозначения, в том числе обозначение "СВЕБАШ" для товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана вышеназванным товарным знакам.

С Общества с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ЭнергоТехСервис" в пользу Индивидуального предпринимателя Наличаева Ильи Борисовича взыскано 50 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав и 5 346 руб. 90 коп. госпошлины. В удовлетворении остальной части требований отказано.

При этом суд пришел к выводу, что ответчик является нарушителем исключительных прав истца на товарные знаки "СВЕТОВАЯ БАШНЯ" по свидетельству N 359184 и "SVEBA" по свидетельству N 336205, в связи с чем посчитал справедливым размер компенсации в сумме 50 000 руб.

В отношении требования о публикации решения суда о допущенном правонарушении, суд указал на его неисполнимость по причине не указания обязанного лица и не доказанности возможности для ответчика обеспечить публикацию каких-либо сведений в указанном истцом средстве массовой информации.

С решением не согласились стороны, по делу поданы две апелляционной жалобы.

По мнению истцов, размер компенсации до 50 000 руб. снижен судом необоснованно. Требование о публикации решения суда о допущенном нарушении отклонено неправомерно.

Ответчик считает, что словосочетание "световая башня" способно вызвать у потребителей следующие ассоциации - осветительное сооружение в виде высокой башни, вертикальный столб света, освещенное высотное здание, осветительная установка.

Следовательно, товар, в наименовании которого допускается сочетание слов "световая башня" представляет собой указание на свойство товара и не способно индивидуализировать какого-либо конкретного изготовителя в отсутствие полного обозначения товарного знака.

Действия истца Наличаева И.Б. представляются актом недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10-bis Парижской конвенции, и злоупотреблением правом не допустимым в силу статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заслушав доводы представителей истцов, исследовав и оценив в совокупности все доказательства по делу, судебная коллегия находит решение суда от 18 декабря 2014 г. подлежащим отмене в части отказа в иске об обязании опубликовать решение суда о допущенном правонарушении с принятием нового судебного акта об удовлетворении данного требования.

Как усматривается из материалов судебного дела, Наличаев Илья Борисович является правообладателем товарных знаков "СВЕТОВАЯ БАШНЯ" по свидетельству N 359184 и "SVEBA" по свидетельству N 336205.

Между Наличаевым И.Б. и ООО "СВЕБА" заключены лицензионные договоры о предоставлении права использования указанных товарных знаков. Договоры зарегистрированы Роспатентом 19.02.09 и 10.06.10. Кроме того, 21.10.14 Роспатентом зарегистрирован договор между Наличаевым И.Б. и ООО "СВЕБА" N РД 0159754, по которому ООО "СВЕБА" предоставлено право использования товарного знака.

Предприниматель и ООО "СВЕБА", полагая, что их права на товарные знаки были нарушены в результате открытого аукциона, проведенного в электронной форме, по итогам которого победителем конкурса стало ООО "НЛП ЭнергоТехСервис", с которым был заключен государственный контракт на поставку "Аварийной осветительной установки световая башня АОУ "СВЕБАШ" ELG(T5)600s 2.2SX" стоимостью 108 900 рублей, обратились в арбитражный суд с настоящим иском.

На открытый аукцион в электронной форме был выставлен лот "закупка аварийной осветительной установки световая башня на нужды МЧС России". Протоколом подведения итогов открытого аукциона в электронной форме подтверждается, что участником и победителем конкурса является ООО "НЛП ЭнергоТехСервис", с которым подлежал заключению государственный контракт на поставку Аварийной осветительной установки световая башня АОУ "СВЕБАШ" ELG(T5)600s 2.2SX стоимостью 108 900 руб. Контракт был заключен (N 357/2476-300 от 04.09.12) и исполнен, что подтверждается доказательствами: текстом контракта, счетом N 43 от 20.09.12, счетом-фактурой N 60 от 20.09.12, товарной накладной N 40 от 20.09.12, актом о приеме-передаче объекта основных средств. Материалами дела подтверждается и не оспаривается сторонами, что аварийная осветительная установка находится у Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Статьей 1479 Гражданского кодекса предусмотрено, что на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

В силу статьи 1484 Гражданского кодекса лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии со ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными

Ст. 1252 ГК РФ предусмотрены возможные способы защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации в том числе, путем предъявления требования: о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю; о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

В силу ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно правовой позиции, содержащейся в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного Информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 395184 является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде квадрата с закругленными краями, разделенного на две части широкой дугообразной линией желто-черного цветового сочетания, справа от которого расположен словесный элемент "СВЕТОВАЯ БАШНЯ", выполненный заглавными буквами жирным шрифтом, имеющим определенное цветовое сочетание: слово "СВЕТОВАЯ" выполнено в желтом цвете, "БАШНЯ" - в черном цвете. При этом словесный элемент "СВЕТОВАЯ БАШНЯ" не исключен из числа охраняемых элементов комбинированного товарного знака.

Словесное обозначение "Световая башня", использованное на товарно-распорядительной документации, выполнено в черном цвете стандартным шрифтом.

Товарный знак SVEBA является словесным. В документах, поданных ответчиком для участия в аукционе, использовано словесное обозначение "СВЕБАШ".

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах; в случае если одно обозначение ассоциируется с другим обозначением в целом, несмотря на их отдельные отличия, они считаются сходными до степени смешения.

Согласно подпункту 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание. Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. Данные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с разделом 3 Методических рекомендаций оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др.

Как следует из пункта 6.3.1. указанных Методических рекомендаций, при исследовании положения словесного и изобразительного элемента в комбинированном обозначении учитывается фактор визуального доминирования одного из элементов. Такое доминирование может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения).

При восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный. Если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что их словесные элементы тождественны или сходны до степени смешения, то такие комбинированные обозначения могут быть отнесены к сходным до степени смешения (пункт 6.3.2. Методических рекомендаций).

Используемые ответчиком обозначения "световая башня", "СВЕБАШ" очевидно сходны до степени смешения с товарными знаками истца "СВЕТОВАЯ БАШНЯ" и "SVEBA" по фонетическому, графическому и семантическому признакам.

То обстоятельство, что товарный знак "СВЕТОВАЯ БАШНЯ" является комбинированным, не препятствует оценке сходства обозначений, поскольку главное внимание потребителя фиксируется именно на словесной, а не изобразительной части. Поэтому использование словосочетания "световая башня" в аукционной и товаросопроводительной документации есть использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком.

Обозначение "СВЕБАШ" сходно с обозначением "SVEBA" по фонетическому и семантическому признаку, чему не препятствует разница в одну букву, а также выполнение обозначений буквами русского и латинского алфавитов. На слух они звучат практически одинаково, что также приводит в возможности смешения. Вопрос сходства данных обозначений уже был разрешен при рассмотрении Арбитражным судом города Москвы дела N А40-14024/2012.

В этой связи, довод ответчика об отсутствии сходства до степени смешения используемых ответчиком обозначений с товарными знаками истца отклоняется судебной коллегией.

Разрешение на использование товарных знаков было дано истцом только ООО "Свеба". Истец не давал ответчику разрешения на использование принадлежащих ему товарных знаков, в связи с чем реализация ответчиком товаров с использованием товарного знака истца и обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, является нарушением исключительных прав истца на товарные знаки. Обозначения были использованы ответчиком в товаросопроводительной документации.

В материалах дела имеется свидетельство на товарный знак "СВЕБАШ" N 385094 на имя ООО "НПП "ЭнергоТехСервис", выданные третьему лицу патенты на полезную модель N 57871, 47486, 36486, 73917 "аварийная осветительная установка", что не исключает само по себе нарушения прав истца на зарегистрированные на его имя товарные знаки.

С учетом совокупности обстоятельств, наличия нарушения исключительных прав истцов на товарные знаки, является обоснованным требование о запрещении ответчику ООО "НПП "ЭнергоТехСервис" совершать действия, нарушающие право, а также о взыскании с него компенсации.

Согласно разъяснениям, данным в п. п. 43, 43.2, 43.3 Постановления от 26.03.2009 г. совместного Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", применяя положения ст. ст. 1299 - 1301, 1309 - 1311, 1515 и 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации о взыскании компенсации, суды должны учитывать, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абз. 2 ст. 1301, абз. 2 ст. 1311, п. п. 1 п. 4 ст. 1515 или п. п. 1 п. 2 ст. 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Вместе с тем, заявленный истцом размер компенсации оценен судом как явно завышенный с учетом стоимости, по которой товар реализован ответчиком, отсутствия доказательств иных нарушений, доказательств несения истцом убытков, связанных с реализацией ответчиком соответствующих товаров, и иных неблагоприятных последствий нарушения его прав. Размер компенсации установлен судом в сумме 50 000 руб.

Поскольку снижение размера компенсации мотивировано судом (ст. 15 АПК РФ) сравнением со стоимостью реализуемого ответчиком товара, вывод суда о снижении заявленной компенсации нельзя признать необоснованным, а апелляционная жалоба истцов в части размера компенсации, по существу, направлена на пересмотр судейского усмотрения, что не является предусмотренным в ст. 270 АПК РФ основанием для отмены решения суда первой инстанции.

Утверждение ответчика о том, что действия ИП Наличаева И.Б. по регистрации товарного знака "Световая долина" по свидетельству N 359184 г являются злоупотреблением правом, не могут быть предметом рассмотрения по настоящему делу, так как судебных актов о признании недействительной регистрации товарного знака "Световая долина" по свидетельству N 359184 г, ответчиком не представлено.

Между тем, жалоба истцов подлежит частичному удовлетворению.

Иск в части обязания ответчика опубликовать решение суда о допущенном правонарушении (т. 4 л.д. 81), по сути, является предъявлением требования об обязании ответчика совершить действия.

В силу ст. 174 АПК РФ, при удовлетворении данного требования лицо, на которое возлагается исполнение решения суда, указывает суд.

Согласно ст. 65 АПК РФ, довод о невозможности обеспечить публикацию в заявленном истцом средстве массовой информации должен доказывать ответчик, к кому предъявлено это требование. Такие доказательства ответчиком не представлены, в связи с чем оснований отказа в иске в этой части не имелось.

Учитывая, что обязательными к исполнению являются вступившие в законную силу судебные акты (ст. 16 АПК РФ), суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что публикации применительно к положениям 1252 ГК РФ подлежит настоящее постановление.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, пунктом 2 статьи 269, пунктом 3 части 1 статьи 270, пунктом 2 статьи 2 статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ

Апелляционную жалобу ИП Наличаева Ильи Борисовича и ООО "СВЕБА" удовлетворить частично.

Решение Арбитражного суда города Москвы от 18 декабря 2014 года по делу N А40-47237/13 в части отказа в иске опубликовать решение суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя товарных знаков "СВЕТОВАЯ БАШНЯ" по свидетельству N 359184 и "SVEBA" по свидетельству N 336205 Индивидуального предпринимателя Наличаева Ильи Борисовича (ОГРНИП 305770002812032) в журнале "Вестник МЧС России", (свидетельство ПИ N ФС 77-37409 от 07.09.2009, издатель ФГБУ "Объединенная редакция МЧС России" отменить.

Обязать ООО НПП "ЭнергоТехСервис" опубликовать постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, принятое по настоящему делу с указанием действительного правообладателя товарных знаков "СВЕТОВАЯ БАШНЯ" по свидетельству N 359184 и "SVEBA" по свидетельству N 336205 Индивидуального предпринимателя Наличаева Ильи Борисовича (ОГРНИП 305770002812032) в журнале "Вестник МЧС России", (свидетельство ПИ N ФС 77-37409 от 07.09.2009, издатель ФГБУ "Объединенная редакция МЧС России".

Обязанности по публикации постановления Девятого арбитражного апелляционного суда, принятого по настоящему делу возложить на руководителя ООО НПП "ЭнергоТехСервис" в десятидневный срок со дня вступления постановления Девятого арбитражного апелляционного суда в законную силу.

В части запрета ООО НПП "ЭнергоТехСервис"использовать товарные знаки "Световая башня" по свидетельству N 359184 и "SVEBA" по свидетельству N 336205, а также сходные с ним до степени смешения обозначения, в том числе обозначение "СВЕБАШ" для товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана вышеназванным товарным знакам, взыскания с ООО НПП "ЭнергоТехСервис" в пользу ИП Наличаева Ильи Борисовича 50 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав и 5 346 руб. 90 коп. госпошлины, решение Арбитражного суда города Москвы от 18 декабря 2014 года по делу N А40-47237/13 оставить без изменения, апелляционную жалобу ООО НПП "ЭнергоТехСервис" без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

В.Р. Валиев

Судьи

А.И. Трубицын Д.Н. Садикова