Постановление Суда по интеллектуальным правам от 9 сентября 2014 г. N С01-787/2014 по делу N А40-47237/2013 Суд отменил судебные акты, состоявшиеся по делу о защите исключительных прав на товарные знаки, и направил дело на новое рассмотрение, поскольку судами не исследован вопрос о наличии у общества права на предъявление иска в защиту нарушенных исключительных прав с учетом положений, согласно которым право на защиту исключительных прав предоставлено только лицензиату, которому предоставлена исключительная лицензия

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 9 сентября 2014 г. N С01-787/2014 по делу N А40-47237/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 8 сентября 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 9 сентября 2014 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья Химичев В.А.,

судьи Данилов Г.Ю., Снегур А.А.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Наличаева Ильи Борисовича, общества с ограниченной ответственностью "СВЕБА"

на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.05.2014 (судьи Валиев В.Ф., Расторгуев Е.Б., Птанская Е.А.) по делу N А40-47237/2013,

по иску индивидуального предпринимателя Наличаева Ильи Борисовича (Москва, ОГРНИП 305770002812032), общества с ограниченной ответственностью "СВЕБА" (ул. Палехская, д. 143, Москва, 129347, ОГРН 1057749004411)

к федеральному государственному казенному учреждению "Приволжский региональный поисково-спасательный отряд МЧС России" (Микрорайон Красногорска, д. 59, г. Бор, Нижегородская область, 606446, ОГРН 1020202869587), обществу с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ЭнергоТехСервис" (ул. Промышленная, д. 5/1, кабинет 7, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай, 649002, ОГРН 1057418011188),

с участием в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора федерального казенного учреждения "Центр обеспечения деятельности федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий",

о защите исключительных прав на товарные знаки,

при участии в судебном заседании представителей:

от индивидуального предпринимателя Наличаева Ильи Борисовича, Сова Т.В. по доверенности от 06.12.2012,

от общества с ограниченной ответственностью "СВЕБА", Сова Т.В. по доверенности от 03.12.2012, установил:

индивидуальный предприниматель Наличаев Илья Борисович (далее - предприниматель) и общество с ограниченной ответственностью "СВЕБА" (далее - ООО "СВЕБА") обратились в Арбитражный суд города Москвы с иском (с учетом замены ответчика и уточнения предмета исковых требований) о запрещении обществу с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ЭнергоТехСервис" (далее - ООО НПП "ЭнергоТехСервис") использовать любым способом товарные знаки "СВЕТОВАЯ БАШНЯ" по свидетельству Российской Федерации N 359184 и "SVEBA" по свидетельству Российской Федерации N 336205, а также сходные с ними до степени смешения обозначения, в частности обозначение "СВЕБАШ", для товаров, в отношении которых охраняются товарные знаки; взыскании с ООО НПП "ЭнергоТехСервис" компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак "СВЕТОВАЯ БАШНЯ" в размере 217 800 рублей и товарный знак "SVEBA" в размере 217 800 рублей, всего 435 600 рублей; изъятии у федерального государственного казенного учреждения "Приволжский региональный поисково-спасательный отряд МЧС России" (далее - учреждение) аварийной осветительной установки световая башня АОУ "СВЕБАШ" ELG(T5)600s 2.2SX в количестве 1 шт. и уничтожении ее за счет ответчика; публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя товарных знаков "СВЕТОВАЯ БАШНЯ" по свидетельству N 359184 и "SVEBA" по свидетельству N 336205 Наличаева И.Б. в журнале "Вестник МЧС России". 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 04.02.2014 ООО НПП "ЭнергоТехСервис" запрещено использовать товарные знаки "Световая башня" по свидетельству N 359184 и "SVEBA" по свидетельству N 336205, а также сходные с ним до степени смешения обозначения, в том числе обозначение "СВЕБАШ" для товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана вышеназванным товарным знакам; с ООО НПП "ЭнергоТехСервис" взыскано в пользу предпринимателя и ООО "СВЕБА" 50 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав и 5 346 рублей 90 копеек государственной пошлины. В удовлетворении остальной части требований было отказано. 

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.05.2014 указанное решение было изменено, ООО НПП "ЭнергоТехСервис" запрещено использовать товарный знак "SVEBA" по свидетельству N 336205, а также сходные с ними до степени смешения обозначения, в том числе "СВЕБАШ", для товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку "SVEBA" по свидетельству N 336205, с ООО НПП "ЭнергоТехСервис" взыскано в пользу предпринимателя 50 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав и 5 344 рубля 35 копеек в возмещение расходов по оплате государственной пошлины за рассмотрение иска. В удовлетворении остальной части требований было отказано. 

Предприниматель и ООО "СВЕБА", указывая на нарушение судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, обратились в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой на принятое по делу постановление, в которой просят о его отмене и оставлении в силе решения суда первой инстанции. 

Согласно доводам кассационной жалобы, судом апелляционной инстанции неправильно, без учета положений подпунктов 14.4.2, 14.4.2.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила), и пунктов 3, 6.3.1 и 6.3.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных Приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации), дана оценка сходству до степени смешения словесного обозначения "Световая башня", используемого ответчиком, с комбинированным товарным знаком "СВЕТОВАЯ БАШНЯ" по свидетельству Российской Федерации N 359184 от 05.09.2008. 

Кроме того, по мнению заявителя, суд апелляционной инстанции необоснованно при оценке сходства обозначений сослался на судебный акт по делу N А50-8312/2013, в котором состав участников спора отличен от состава участников по настоящему делу. Кроме этого, как отмечает заявитель, в материалах настоящего спора отсутствуют какие-либо доказательства или их копии из дела N А50-8312/2013, по которым проводилось сравнение обозначений на предмет их сходства. При этом заявитель обращает внимание суда на то, что судебные акты по делу N А50-8312/2013 были отменены судом кассационной инстанции. 

ООО НПП "ЭнергоТехСервис" представило объяснения, в которых, указывая на наличие в действиях предпринимателя злоупотребления правом и признаков недобросовестной конкуренции, просило отменить обжалуемые судебные акты и передать дело на новое рассмотрение. Также просило приобщить к материалам дела приложенные к объяснению письменные документы. 

В судебное заседание явился представитель истцов, который поддержал доводы кассационной жалобы и просил отменить постановление суда апелляционной инстанции и оставить в силе решение суда первой инстанции. Относительно доводов ООО НПП "ЭнергоТехСервис" о наличии в действиях предпринимателя злоупотребления правом и признаков недобросовестной конкуренции, представитель истцов указал, что такие доводы при рассмотрении дела в суде первой и апелляционной инстанции не были заявлены, действия по регистрации товарных знаков являются правомерными. 

Другие лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы путем направления в их адрес копии определения о принятии кассационной жалобы к производству заказным письмом с уведомлением, а также размещения данной информации на официальном сайте картотеки арбитражных дел http://kad.arbitr.ru, в судебное заседание не явились, отзывы на кассационную жалобу не представили. 

Суд на основании части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации считает возможным рассмотреть кассационную жалобу в отсутствие не явившихся в судебное заседание лиц, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания. 

Рассмотрев в судебном заседании ходатайство ООО НПП "ЭнергоТехСервис" о приобщении к материалам дела дополнительных документов, суд считает необходимым отказать в его удовлетворении и возвратить документы, поскольку они направлены на установление фактических обстоятельств, что не входит в компетенцию суда кассационной инстанции. 

Законность судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Как усматривается из материалов дела и установлено судами, предприниматель является правообладателем товарных знаков "СВЕТОВАЯ БАШНЯ" по свидетельству Российской Федерации N 359184 и "SVEBA" по свидетельству Российской Федерации N 336205. 

Между предпринимателем и ООО "СВЕБА" заключены лицензионные договоры о предоставлении права использования указанных товарных знаков, зарегистрированные Роспатентом 19.02.2009 и 10.06.2010. 

Предприниматель и ООО "СВЕБА", полагая, что их права на товарные знаки были нарушены в результате открытого аукциона, проведенного в электронной форме, по итогам которого победителем конкурса стало ООО "НПП ЭнергоТехСервис", с которым был заключен (а в последствии исполнен) государственный контракт на поставку "Аварийной осветительной установки световая башня АОУ "СВЕБАШ" ELG(T5)600s 2.2SX" стоимостью 108 900 рублей, обратились в арбитражный суд с настоящим иском. 

Суд первой инстанции, частично удовлетворяя исковые требования, пришел к выводу о том, что обозначение световая башня "СВЕБАШ" очевидно сходно до степени смешения с товарными знаками истца "СВЕТОВАЯ БАШНЯ" и "SVEBA" по фонетическому, графическому и семантическому признакам. 

Суд апелляционной инстанции, соглашаясь с выводом суда первой инстанции о сходстве до степени смешения обозначения световая башня "СВЕБАШ" с товарным знаком "SVEBA", в тоже время не усмотрел сходства до степени смешения этого обозначения с товарным знаком "СВЕТОВАЯ БАШНЯ", исходя из того, что использование словесного обозначения "Световая Башня" в договорной документации без использования изобразительного элемента, оригинального шрифта и цветовой гаммы не является нарушением прав истца, поскольку не содержит всей совокупности элементов, составляющих средство индивидуализации. При этом суд апелляционной инстанции указал, что это обстоятельство не требует доказывания, так как на момент вынесения решения суда оно было установлено вступившими в законную силу судебными актами по делу N А50-8312/2013. 

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы кассационной жалобы, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и норм процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если этим кодексом не предусмотрено иное. 

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим кодексом. 

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. 

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 данной статьи). 

Пунктом 3 той же статьи предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. 

Таким образом, в рамках спора о защите исключительных прав на товарный знак суд должен установить факт использования ответчиком без разрешения правообладателя тождественного либо сходного до степени смешения с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров. 

Судом первой инстанции установлено, что словесное обозначение световая башня "СВЕБАШ" было использовано в товаросопроводительной документации. 

Согласно правовой позиции, содержащейся в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного Информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. 

Товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 395184 является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде квадрата с закругленными краями, разделенного на две части широкой дугообразной линией желто-черного цветового сочетания, справа от которого расположен словесный элемент "СВЕТОВАЯ БАШНЯ", выполненный заглавными буквами жирным шрифтом, имеющим определенное цветовое сочетание: слово "СВЕТОВАЯ" выполнено в желтом цвете, "БАШНЯ" - в черном цвете. При этом словесный элемент "СВЕТОВАЯ БАШНЯ" не исключен из числа охраняемых элементов комбинированного товарного знака. 

Словесное обозначение "Световая башня", использованное на товарно-распорядительной документации, выполнено в черном цвете стандартным шрифтом. 

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах; в случае если одно обозначение ассоциируется с другим обозначением в целом, несмотря на их отдельные отличия, они считаются сходными до степени смешения. 

Согласно подпункту 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание. Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. Данные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. 

В соответствии с разделом 3 Методических рекомендаций оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др. 

Как следует из пункта 6.3.1. указанных Методических рекомендаций, при исследовании положения словесного и изобразительного элемента в комбинированном обозначении учитывается фактор визуального доминирования одного из элементов. Такое доминирование может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения). 

При восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный. Если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что их словесные элементы тождественны или сходны до степени смешения, то такие комбинированные обозначения могут быть отнесены к сходным до степени смешения (пункт 6.3.2. Методических рекомендаций). 

Вышеприведенные положения Правил и Методических рекомендаций судом апелляционной инстанции не учтены, что могло привести к ошибочному выводу об отсутствии сходства противопоставляемых обозначений до степени смешения. 

Довод кассационной жалобы о неправильном применении судом апелляционной инстанции части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации нашел свое подтверждение в ходе рассмотрения кассационной жалобы. 

В соответствии с частью 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица. 

Поскольку в настоящем деле участвуют федеральное государственное казенное учреждение "Приволжский региональный поисково-спасательный отряд МЧС России" и федеральное казенное учреждение "Центр обеспечения деятельности федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", не являющиеся участниками дела N А50-8312/2013, то для них установленные в указанном деле факты не имеют преюдициального значения и устанавливаются на общих основаниях. 

Придя к выводу о незаконности постановления суда апелляционной инстанции, суд кассационной инстанции в то же время не может оставить в силе решение суда первой инстанции. 

В соответствии с частью 1 статьи 175 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения в пользу нескольких истцов арбитражный суд указывает, в какой части (доле) оно относится к каждому из них, или указывает, что право требования является солидарным. 

Суд первой инстанции, взыскивая с ООО НПП "ЭнергоТехСервис" в пользу предпринимателя и ООО "СВЕБА" 50 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав и 5 346 рублей 90 копеек государственной пошлины, не учел положения указанной нормы процессуального права. При этом суды обеих инстанций не учли, что требование нормы части 1 статьи 175 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является обязательным так же и к требованию о запрете использования обозначения. 

При этом суд первой инстанции при определении сходства противопоставляемых обозначений также как и суд апелляционной инстанции не учитывал положения Правил и Методических рекомендаций, что могло привести к ошибочному выводу о наличии сходства до степени смешения таких обозначений. 

Таким образом, вышеперечисленные выводы судов не соответствуют фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, основаны на неправильном применении норм материального и процессуального права, в связи с чем, в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные акты суда первой и апелляционной инстанций подлежат отмене. 

Принимая во внимание, что для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка необходимых доказательств, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

При этом суд кассационной инстанции обращает внимание, что судами не исследован вопрос о наличии у ООО "СВЕБА" права на предъявление иска в защиту нарушенных исключительных прав с учетом положений статьи 1254 ГК РФ, согласно которым право на защиту исключительных прав предоставлено только лицензиату, которому предоставлена исключительная лицензия. 

Суд кассационной инстанции также отмечает, что доводы ООО НПП "ЭнергоТехСервис" о наличии в действиях предпринимателя злоупотребления правом и признаков недобросовестной конкуренции могут быть заявлены при новом рассмотрении дела. 

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, в том числе, установить наличие у каждого из истцов права на обращение с иском в защиту исключительных прав на товарные знаки; на основе установленных обстоятельств определить, имеется ли сходство до степени смешения между принадлежащими предпринимателю товарными знаками и использованным в товаросопроводительной документации обозначением; дать надлежащую правовую оценку доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам и принять решение в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 04.02.2014 по делу N А40-47237/2013 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.05.2014 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

В.А. Химичев

Судья

Г.Ю. Данилов

Судья

А.А. Снегур