Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 1 июня 2015 г. N 06АП-1550/15

г. Хабаровск

01 июня 2015 г.

А04-9300/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 28 мая 2015 года.

Полный текст постановления изготовлен 01 июня 2015 года.

Шестой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Иноземцева И.В.

судей Волковой М.О., Дроздовой В.Г.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кумаевым Д.В.

при участии в заседании:

от Общества с ограниченной ответственностью "Эльдорадо": Колупаев Алексей Владимирович, представитель по доверенности от 22.01.2015 N 20116-50/ЮР;

от Индивидуального предпринимателя Гулевича Сергея Антоновича: не явились;

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу Индивидуального предпринимателя Гулевича Сергея Антоновича

на решение от 13.02.2015

по делу N А04-9300/2014

Арбитражного суда Амурской области

принятое судьей Заноза Н.С.

по иску Общества с ограниченной ответственностью "Эльдорадо"

к Индивидуальному предпринимателю Гулевичу Сергею Антоновичу

о запрете использовать товарный знак и взыскании 5 000 000 руб.

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЬДОРАДО" (ОГРН 5077746354450, ИНН 7715641735, место нахождения: 125493, г. Москва, ул. Смольная, 14; далее-ООО "Эльдорадо", истец) обратилось в Арбитражный суд Амурской области с иском к Индивидуальному предпринимателю Гулевичу Сергею Антоновичу (ОГРН 308280103600084, ИНН 280107433236; далее- ИП Гулевич С.А., ответчик) о запрете использовать товарные знаки "Эльдорадо", "Территория низких цен", и взыскании компенсации за незаконное использование обозначения "ЭЛЬДОRАДО- низких цен" сходного до степени смешения с товарными знаками, зарегистрированными по свидетельствам N N 204667, 244380, 276457, 275531 в размере 5 000 000 руб.

Решением Арбитражного суда Амурской области от 13.02.2015 действия ИП Гулевича С.А. по использованию обозначения "ЭЛЬДОРАДО", сходного до степени смешения с товарными знаками, зарегистрированными по свидетельствам N N 204667, 244380, 276457, обозначения "Территория низких цен", сходного до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным по свидетельству N275531, на рекламном баннере "Магазин бытовой техники. Амур-Лидер. ЭЛЬДОRАДО - низких цен", размещенном на фасаде магазина бытовой техники "Амур-Лидер" по адресу: 675000 г. Благовещенск, ул. 50 лет Октября 71, признаны нарушающими права ООО "ЭЛЬДОРАДО" на использование товарных знаков, зарегистрированных по свидетельствам NN 204667, 244380, 276457, 275531, фирменного наименования общества с ограниченной ответственностью "ЭЛЬДОРАДО".

С ответчика в пользу истца за незаконное использование обозначения "ЭЛЬДОРАДО", сходного до степени смешения с товарными знаками, зарегистрированными по свидетельствам N N 204667, 244380, 276457, обозначения "Территория низких цен", сходного до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным по свидетельству N 275531 взыскана компенсация в размере 150 000 руб., расходы по уплате госпошлины в сумме 5 440 руб., в остальной части в иске отказано.

Не согласившись с решением суда, ИП Гулевич С.А. обратился в Шестой арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит снизить размер компенсации до 10 000 руб.

В обоснование жалобы указывает на различия в слогане "ЭЛЬDОРАDО" и "Территория низких цен" и "ЭЛЬДОRАДО низких цен", отсутствие прибыли в связи с размещением спорного слогана на фасаде магазина, сокращение площади магазина и штата сотрудников, исправления указанных недостатков, что, по мнению ответчика, является смягчающим обстоятельством. Полагает, что взыскание компенсации в размере 150 000 руб. несоразмерно произведенному нарушению.

ООО "Эльдорадо" представлен отзыв на апелляционную жалобу, в котором истец выразил несогласие с ней, указав, что используемое ответчиком обозначение является сходным до степени смешения с товарными знаками, исключительное право на использование которых принадлежит истцу, обозначение используется длительное время без разрешения правообладателя.

С отзывом на апелляционную жалобу ООО "Эльдорадо" представлен протокол осмотра доказательств от 26.05.2015, произведенный нотариусом Благовещенского нотариального округа Амурской области Берловым П.А. N 28АА 0653950, с приложением на 3 листах (фотографии фасада магазина "Амур-Лидер"), который приобщен к материалам дела в соответствии с абзацем 2 части 2 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель ООО "Эльдорадо" просил решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. Так же привел доводы о длящемся нарушении прав истца, поскольку после принятия решения ответчик не изменил содержание рекламного баннера, размещенном на фасаде магазина.

ИП Гулевич С.А., извещенный о рассмотрении апелляционной жалобы надлежащим образом, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил. Апелляционная жалоба рассматривается без участия ответчика в соответствии со статьей 156 АПК РФ.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 258, 268 АПК РФ.

Как следует из материалов дела и установлено судом, правообладателем исключительного права на товарные знаки, представляющие собой словесное обозначение "ЭЛЬДОРАДО", а также "Территория низких цен" является ELDORADO LICENSING LIMITED, что подтверждается свидетельствами на товарные знаки N 204667, 244380, 276457, 275531.

ООО "Эльдорадо" использует товарные знаки "ЭЛЬДОРАДО", а также "Территория низких цен" на основании лицензионного договора N LIC_01 от 17.07.2008 на использование исключительной лицензии на использование товарных знаков в Российской Федерации:

- словесного товарного знака "ЭЛЬДОРАДО", зарегистрированного по свидетельству N 204667 в отношении работ и услуг 1-9, 11-15, 17, 18, 20-22, 24-28, 30, 37, 38, 40 классов МКТУ (в том числе, аппаратуры для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений, устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические);

-словесного товарного знака "ЭЛЬДОРАДО", зарегистрированного по свидетельству N 244380 в отношении работ и услуг 35, 42 классов МКТУ (в том числе, аренды площадей для размещения рекламы);

- комбинированного товарного знака со словесным элементом "ЭЛЬDОРАDО", зарегистрированного по свидетельству N 276457 в отношении работ и услуг 8, 9, 11, 20, 21, 28, 35 - 37, 39, 41, 42 классов МКТУ (в том числе, видеокамер, запоминающих устройств для вычислительных машин, запоминающих устройств и блоков памяти для вычислительных машин, клавиатур компьютеров, мониторов, ноутбуков, принтеров, приспособлений для завивки волос с электронагревом, телевизоров, телефонных аппаратов, фотоаппаратов);

- словесного товарного знака "Территория низких цен", зарегистрированного по свидетельству N 275531 в отношении работ и услуг 35 - 37, 39, 41, 42 классов МКТУ (в том числе, рекламы, публикации рекламных текстов, распространения рекламных объявлений).

В подтверждение нарушения ответчиком исключительных прав истца в материалы дела представлены протокол осмотра места происшествия от 11.04.2014, составленный следователем (дознавателем) УУП ОУУП ГУ МОМВД России "Благовещенский" Амурской области; протоколы осмотра 02.10.2014, 24.10.2014, составленные работниками истца, протокол осмотра доказательств от 28.11.2014, составленный нотариусом Благовещенского нотариального округа Амурской области Берловым П.А.

Из фотографий, являющихся приложениями к протоколу осмотра доказательств от 28.11.2014, следует, что на фасаде магазина, расположенного по адресу: Амурская область г. Благовещенск, ул. 50 лет Октября 71, находится баннер "Магазин бытовой техники. Амур-Лидер. ЭЛЬДОRАДО - низких цен".

09.10.2014 истец направил в адрес ответчика претензию в которой просил прекратить нарушение принадлежащих истцу исключительных прав- прекратить незаконное использование товарного знака "Эльдорадо". Претензия ответчиком не получена и возвращена отправителю в связи с истечением сроков хранения.

Указанные обстоятельства явились основанием для обращения ООО "Эльдорадо" в Арбитражный суд Амурской области с настоящим иском.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в жалобе и отзыве на нее, заслушав представителя истца, изучив материалы дела, Шестой арбитражный апелляционный суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Гражданский кодекс, ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1477, статье 1481 Гражданского кодекса на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Государственная регистрация товарного знака осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Государственный реестр товарных знаков) в порядке, установленном статьями 1503 и 1505 настоящего Кодекса (статьи 1480 ГК РФ).

Истец является обладателем исключительной лицензии на товарные знаки "ЭЛБДОРАДО" и "Территория низких цен" на территории Российской Федерации, сроком до 31.12.2015, поэтому ему как правообладателю, на основании статьи 1484 ГК РФ принадлежит исключительное право их использования в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 указанной статьи.

Согласно пункту 2 статьи 1484 Гражданского кодекса, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Незаконным использованием товарного знака следует считать любое из указанных действий, совершенное без согласия владельца товарного знака.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок (пункт 3 статьи 1515 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила) словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Рассматривая вопрос о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений "ЭЛЬДОRАДО - низких цен" и "ЭЛЬДОРАДО", "Территория низких цен", суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что данное сходство очевидно, как фонетически, так и визуально до степени смешения.

Ответчиком скомбинированы словесные обозначения, вместе с тем, обозначение "ЭЛЬДОRАДО - низких цен" ассоциируется с товарными знаками, используемые истцом на основании исключительной лицензии, несмотря на их отдельные отличия.

Доводы ответчика о различиях в слогане "ЭЛЬDОРАDО" и "Территория низких цен" и "ЭЛЬДОRАДО низких цен" в части использования букв на различных языках, судом апелляционной инстанции не принимаются, поскольку, вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом, а также презумпции разумности и добросовестности участников правоотношений (Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06, от 17.04.2012 N 16577/11).

Согласно сведениям Единого государственного реестра юридических лиц видами деятельности ООО "ЭЛЬДОРАДО", является, в том числе, розничная и оптовая торговля бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой, аудио- и видеоаппаратурой.

Ответчик, согласно сведениям Единого государственного реестра юридических лиц осуществляет аналогичные виды деятельности, а именно розничную и оптовую торговлю бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой.

Учитывая изложенные обстоятельства выводы суда об однородности товаров и услуг, оказываемые ответчиком соответствует материалам.

Право использования товарного знака может быть передано на основании лицензионного договора (статья 1489 ГК РФ).

Не оспаривалось, что договор на использование указанных товарных знаков ответчиком не заключался.

Фактическое использование обозначения схожего до степени смешения подтверждено материалами дела.

На основании изложенного действия предпринимателя по использованию обозначения "ЭЛЬДОРАДО", сходного до степени смешения с товарными знаками, зарегистрированными по свидетельствам N N 204667, 244380, 276457, обозначения "Территория низких цен", сходного до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным по свидетельству N275531, на рекламном баннере "Магазин бытовой техники. Амур-Лидер. ЭЛЬДОRАДО - низких цен", размещенном на фасаде магазина бытовой техники "Амур-Лидер" по адресу: 675000 г. Благовещенск, ул. 50 лет Октября 71, обоснованно признаны нарушающими права ООО "ЭЛЬДОРАДО" на использование товарных знаков, зарегистрированных по свидетельствам NN 204667, 244380, 276457, 275531, фирменного наименования общества с ограниченной ответственностью "ЭЛЬДОРАДО".

Доводы ответчика, что использование товарных знаков им прекращено в связи с рассмотрением настоящего дела, на выводы суда не влияют, и кроме того, опровергнуты истцом документально.

Согласно протоколу осмотра доказательств от 26.05.2015, произведенного нотариусом Берловым П.А., на цокольном этаже многоквартирного жилого дома по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. 50 лет Октября, 71 располагается баннер магазина "Амур-Лидер ЭЛЬДОRАДО низких цен".

Таким образом, незаконное использование товарного знака ответчиком не прекращено.

В соответствии с частью 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется путем предъявления требований, указанных в настоящем пункте.

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ, в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрены два типа компенсации, применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению (в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения (пункт 1); в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака (пункт 2).

Истцом заявлено требование о взыскании компенсации в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 1515 ГК РФ.

Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" даны разъяснения, согласно которым, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования.

При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Оценив представленные в дело доказательства, учитывая характер правонарушения и степень вины ответчика, отсутствие в материалах дела доказательств ранее совершенных ответчиком нарушений исключительных прав истца, суд справедливо и обоснованно взыскал компенсацию за незаконное использование товарных знаков, права на использование которых принадлежат истцу, снизив ее размер до 150 000 руб., отказав в остальной части.

Размер компенсации соответствует минимальному пределу, предусмотренному пунктом 1 части 4 статьи 1515 ГК РФ.

Таким образом, судом первой инстанции правильно применены нормы материального права, размер подлежащей взысканию компенсации судом определен на основе внутренней оценке доказательств, содержащихся в материалах дела, с учетом характера допущенного правонарушения.

Оснований для иного вывода у суда апелляционной инстанции не имеется.

С учетом изложенного, апелляционный суд приходит к выводу о правомерности оспариваемого решения, оснований для удовлетворения апелляционной жалобы не установлено.

Госпошлина по жалобе относится на заявителя в соответствии со статьей 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 258, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Шестой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Амурской области от 13.02.2015 по делу N А04-9300/2014 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в установленном законом порядке.

Председательствующий

И.В. Иноземцев

Судьи

М.О. Волкова В.Г. Дроздова