Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 21 июля 2015 г. N 07АП-2969/15

г. Томск

21 июля 2015 г.

Дело N А03-21541/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 14.07.2015.

Постановление изготовлено в полном объеме 21.07.2015.

Седьмой арбитражный апелляционный суд

в составе: председательствующего И.И. Терехиной

судей О.Ю. Киреевой, О.Б. Нагишевой,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи С.Г. Захаренко

при участии представителей сторон:

от истца: без участия,

от ответчика: без участия,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу Smeshariki GmbH (07АП-2969/15) на решение Арбитражного суда Алтайского края от 12.02.2015 по делу N А03-21541/2014 (судья М.А. Кулик) по иску Smeshariki GmbH (HRB 172758) к ООО "Радуга" о взыскании 375 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак,

УСТАНОВИЛ:

Smeshariki GmbH обратилась в Арбитражный суд Алтайского края с иском, уточненным в порядке ст.49 АПК РФ (л.д.149-150 т.1), о взыскании с ООО "Радуга" денежной компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки в сумме 275 000 руб.

Решением Арбитражного суда Алтайского края от 12.02.2015 (резолютивная часть объявлена 10.02.2015) в удовлетворении иска отказано.

Не согласившись с решением суда, Smeshariki GmbH в апелляционной жалобе просит его отменить, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении иска, ссылаясь на то, что:

- неправомерным является только обращение с новыми требованиями о взыскании компенсации к тому же лицу в отношении товара из той же партии (тиража); в материалах дела отсутствуют доказательства того, что товар по настоящему дела и по делу N А 03-13698/2014 из одной партии;

- товар был реализован в разных точках, что свидетельствуют о двух разных партиях товара, завезенные в разные точки;

- ссылка суда на Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ N 15187/12 от 02.04.2013 не имеет правого значения.

ООО "Радуга" в отзыве на апелляционную жалобу просит в ее удовлетворении отказать, поскольку товар по настоящему делу и по делу N А03-13698/2014 из одной партии.

На основании ч.3 ст.156 АПК РФ апелляционная жалоба рассмотрена судом в отсутствие представителей сторон, извещенных надлежащим образом о месте и времени судебного заседания.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, проверив в соответствии со ст.268 АПК РФ законность и обоснованность решения суда первой инстанции от 12.02.2015, апелляционный суд считает, что оно не подлежит отмене.

Материалами дела установлено, что 14.06.2013 в торговой точке, принадлежащей ООО "Радуге", расположенной по адресу: Алтайский край, г. Бийск, пер. Коммунарский, 18, был реализован товар - набор игрушек, имитирующих персонажей мультипликационного сериала "Смешарики": "Нюша", "Ежик", "Кар-Карыч", "Бараш", сходные до степени смещения с принадлежащими истцу товарными знаками.

Факт продажи подтвержден чеком от 14.06.2013 (л.д. 13, т.1).

Нарушение ответчиком исключительных прав на использование товарных знаков послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции, учитывая правовую позицию Суда по интеллектуальным правам, исходил из неправомерности предъявления истцом требований ввиду того, что ранее по делу N А03-13698/2014 произведено взыскание компенсации за нарушение исключительных прав на аналогичные товарные знаки из одной партии товара

Апелляционный суд поддерживает данные выводы суда.

В соответствии с п.1 ст.1229 ГК РФ юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233 ГК РФ), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно п. 1 ст. 1484 ГК РФ, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака, в соответствии со ст. 1229 настоящего Кодекса, любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации. (подпункт 1 п. 2 ст. 1484 ГК РФ).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 ГК РФ).

В соответствии со ст.ст. 1488, 1489 ГК РФ распоряжение правообладателем исключительным правом на товарный знак возможно путем заключения договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, либо лицензионного договора о предоставлении права использования товарного знака.

Документальное подтверждение заключения договоров между истцом и ответчиком в материалы дела не представлено.

Smeshariki GmbH (Смешарики ГмбХ, Германия, 80331, Мюнхен, Хохбрюкенштрассе,10), регистрационный номер 172758, создана 10.04.2008, что подтверждено протоколом собрания участников общества ("Блитц 08-369 ГмбХ", номер в торговом реестре HRB 17258) от 10.04.2008 и договором об учреждении общества от 02.01.2008), а также официальной выпиской из Торгового реестра о регистрации компании, имеющей ссылку на указанные учредительные документы (в реестре отражена дата последнего изменения записей - 17.11.2010, которая не является датой регистрации).

Smeshariki GmbH (Смешарики ГмбХ, Германия, 80331, Мюнхен, Хохбрюкенштрассе,10), является правообладателем товарных знаков:

- "Смешарики" по свидетельству N 282431, дата приоритета 17.03.2004, дата регистрации 16.02.2005, в отношении товаров 03, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32 классов МКТУ и услуг 38, 41 и 43 классов МКТУ, срок действия регистрации истекает 17.03.2014 (л.д. 11-20);

- "Нюша" по свидетельству N 332559, дата приоритета 18.07.2006, дата регистрации 27.08.2007, в отношении товаров 03, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32 классов МКТУ и услуг 38, 41, 42 и 43 классов МКТУ, срок действия регистрации истекает 18.07.2016 (л.д. 26-30);

- "Пин" по свидетельству N 335001, дата приоритета 18.07.2006, дата регистрации 02.10.2007, в отношении товаров 03, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32 классов МКТУ и услуг 42 и 43 классов МКТУ, срок действия регистрации истекает 18.07.2016 (л.д. 40-44);

- "Кар-Карыч" по свидетельству N 321868, дата приоритета 18.07.2006, дата регистрации 01.03.2007, в отношении товаров 03, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32 классов МКТУ и услуг 38, 41, 42 и 43 классов МКТУ, срок действия регистрации истекает 18.07.2016 (л.д. 31-35);

- "Крош" по свидетельству N 321933, дата приоритета 18.07.2006, дата регистрации 02.03.2007, в отношении товаров 03, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32 классов МКТУ и услуг 38, 41, 42 и 43 классов МКТУ, срок действия регистрации истекает 18.07.2016 (л.д. 21-25);

- "Ежик" по свидетельству N 384581, дата приоритета 18.07.2006, дата регистрации 24.07.2009, в отношении товаров 16, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 32 классов МКТУ и услуг 42 и 43 классов МКТУ, срок действия регистрации истекает 30.03.2017 (л.д.36-39).

- "Копатыч" по свидетельству N 321815, приоритет товарного знака 18.07.2006, зарегистрированного 01.03.2007, срок действия регистрации истекает 18.07.2016;

- "Бараш" по свидетельству N 384580, приоритет товарного знака 18.07.2006, зарегистрированного 24.07.2009, срок действия регистрации истекает 18.07.2016;

Согласно сведений, взятых из открытого реестра товарных знаков и знаков обслуживания, правообладателем указанных товарных знаков является Компания Smeshariki GmbH на основании договоров:

N РД0051330, зарегистрированного 17.06.2009 года (в отношении товарного знака ("Нюша") по свидетельству Российской Федерации N 332559),

- N РД0051334, зарегистрированного 17.06.2009 года (в отношении товарного знака ("Пин") по свидетельству Российской Федерации N335001),

- N РД0051331, зарегистрированного 17.06.2009 года (в отношении товарного знака ("Кар-Карыч") по свидетельству Российской Федерации N 321868);

- N РД0051336, зарегистрированного 17.06.2009 (в отношении товарного знака ("Копатыч") по свидетельству Российской Федерации N 321815,

- N РД0051328, зарегистрированного 17.06.2009 (в отношении товарного знака ("Крош") по свидетельству Российской Федерации N 321933).

В отношении всех товаров и/или услуг, произведена смена первоначального правообладателя с общества с ограниченной ответственностью "Смешарики" на Компанию Smeshariki GmbH, о чем в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания внесены соответствующие записи. Правообладателем товарных знаков N 384581 "Ежик" и N 384580 "Бараш" при их регистрации указано Smeshariki GmbH.

Правовая охрана товарного знака, зарегистрированного за Смешарики ГмбХ, не прекращена. Соответственно права на товарные знаки подтверждены Смешарики ГмбХ.

По правилам ст. 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с п.3 ст. 1252 ГК РФ требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда; в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

При определении суммы компенсации необходимо учитывать следущее.

В п.п. 43.1 - 43.4. постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума Высшего Арбитражного суда РФ N29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ" указано, что требование о взыскании компенсации носит имущественный характер. Несмотря на то, что размер подлежащей взысканию компенсации определяется по усмотрению суда, в исковом заявлении должна быть указана цена иска в твердой сумме. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Размер компенсации за неправомерное использование произведения должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Правообладатель должен быть поставлен судом в то имущественное положение, в котором он находился бы, если бы произведение использовалось правомерно. При определении размера компенсации следует учитывать возможность привлечения к ответственности правообладателем всех известных нарушителей его права (постановление Президиума Высшего Арбитражного суда РФ от 20.11.2012 N 8953/12).

Компенсация за нарушение исключительных прав является мерой гражданско-правовой имущественной ответственности и имеет своей целью восстановление нарушенных интересов, то есть выплату правообладателю такой компенсации его потерь, которая будет адекватна и соизмерима с нарушенным интересом.

Факт предложения к продаже товара - набора игрушек, выполненных в форме объемных фигур сходных до степени смешения с товарными знаками, подтвержден материалами дела и не оспаривается сторонами.

При этом, судом первой инстанции установлено, что истец неоднократно производил закупку товара с изображениями товарных знаков.

Так, решением по делу N А03-13698/2014 от 05.12.2014 с ответчика в пользу Smeshariki GmbH уже взыскивалось 55 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на аналогичные товарные знаки.

В судебном заседании по рассмотрению апелляционной жалобы по настоящему делу апелляционным судом исследованы материалы дела N А03-13698/2014, включая и вещественные доказательства (набор игрушек).

При этом судом установлено, что приобретенные истцом у ответчика 12.12.2012 и 14.12.2012 товары (набор "Смешарики" ) относятся к товарам одной партии, поскольку учтены ООО "Радуга" в один день - 26.11.2012, имеют одну страну -производителя - Китай, номер партии - 20441, цену за шт. - 138 руб. Игрушки имеют одинаковую картинку - подложку (Смешарики. Начало), каждый из товаров, содержит изображения, сходные до степени смешения с товарными знаками N 282431 (логотип "Смешарики"), N 332559 ("Нюша", N 384581 "Ежик", N 321868 "Кар-Карыч", N 384580 "Бараш",

Таким образом, идентичность товара в рамках рассматриваемого дела и товара, в рамках дела N А03-13698/2014 подтверждена, закупка производила в пределах двух дней, что свидетельствует о приобретении товара в рамках одной закупки.

Суд первой инстанции обоснованно указал, что несоразмерность размера компенсации убыткам потерпевшего не мотивирует потерпевшего к осуществлению действий, направленных на предотвращение правонарушения. А в ситуации, когда доход от получения компенсации значительно превышает возможную прибыль, полученную при предотвращении правонарушения, потерпевшему выгоднее получить максимальную компенсацию, а не заявлять свои претензии немедленно после того, как стало известно о факте нарушения.

Данная правовая позиция согласуется с правовым подходом, сформулированным Судом по интеллектуальным правам при взыскании компенсации за совершение ответчиком однотипных нарушений исключительных прав (протокол N 4 заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам 23.05.2014, г. Екатеринбург), согласно которого, истец выбирает способ компенсации в твердой сумме (от 10 тысяч до 5 миллионов рублей), то он уже не может снова обращаться в суд по поводу нарушения прав в отношении той же партии товара к тому же ответчику. В данном случае может иметь место злоупотребление, при котором истец многократно обращается в суд за минимальной компенсацией за каждую единицу товара в размере 10 тысяч рублей, когда двукратная стоимость товара гораздо ниже. Если заявитель выбирает данный вид компенсации, то суд должен исходить из того, что нарушение права было произведено в отношении всей продукции и ему необходимо установить размер ущерба.

В рамках дела N А03-13698/2014 суд первой инстанции признал соразмерной допущенному ответчиком правонарушению в целом компенсации в общем размере 55 000 руб. Указанный размер компенсации истцом со ссылками на экономические расчеты и иные доказательства не оспорен. Решение арбитражного суда истцом не обжаловано, вступило в законную силу.

Следовательно, своими действиями истец признал достаточной сумму компенсации.

Повторное обращение истца в суд с иском о взыскании с ответчика суммы компенсации в размере 275 000 руб. за одно и то же нарушение является неправомерным, т.к. в данном случае может иметь место злоупотребление, при котором истец многократно обращается в суд за компенсацией за каждую единицу товара в то время, когда двукратная стоимость товара гораздо ниже.

Принимая во внимание изложенное, апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по апелляционной жалобе относятся на истца.

Руководствуясь ст.110, п.1 ст.269, ст.271 АПК РФ, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного Алтайского края от 12.02.2015 по делу N А03-21541/2014 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий

И.И. Терехина

Судьи

О.Ю. Киреева О.Б. Нагишева