Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29 октября 2015 г. N 09АП-44179/15

город Москва

29 октября 2015 г.

Дело N А40-26211/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 26 октября 2015 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 29 октября 2015 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи О.Н. Лаптевой

судей М.Е. Верстовой, Н.И. Левченко

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.В. Антоновым

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы

Общества с ограниченной ответственностью "Вексель" и

Общества с ограниченной ответственностью "Сфера"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 03 августа 2015 года

по делу N А40-26211/2015, принятое судьёй М.А. Ведерниковым,

по иску Общества с ограниченной ответственностью "Вексель"

(ОГРН 5067746797290, 105005, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, 36, 33)

к Обществу с ограниченной ответственностью "Сфера"

(ОГРН 1127746486372, 127221, г. Москва, ул. Молодцова, 4А);

третьи лица: 1) Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНС-БИЗНЕС Э",

2) Московская таможня, 3) Индивидуальный предприниматель Палдин Григорий Евгеньевич

о прекращении торговли контрафактным товаром, взыскании компенсации

при участии в судебном заседании:

от истца: Барков В.А. (доверенность от 01.03.2015),

Врабий В.П. (доверенность от 12.10.2015)

от ответчика: Фролова Ю.Ю. (доверенность от 03.03.2015)

от третьих лиц: 1) Литвиненко Н.В. (доверенность от 02.09.2015),

Минаев М.В. (доверенность от 14.09.2015)

2) Ганеева М.А. (доверенность от 15.12.2014)

3) не явился, извещен

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Вексель" (далее - истец) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "Сфера" (далее - ответчик) об обязании прекратить торговлю контрафактным товаром под торговым знаком "HIGHLANDER"; взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак "Highlander" в размере 5.000.000 рублей.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования на предмет спора, привлечены Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНС-БИЗНЕС Э", Московская таможня, Индивидуальный предприниматель Палдин Григорий Евгеньевич.

При этом суд исходил из того, что ответчиком допущено нарушение исключительных прав истца на товарный знак.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 03 августа 2015 года исковые требования удовлетворены частично, с ответчика в пользу истца взыскана компенсация в размере 500.000 руб., в удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Не согласившись с принятым решением, стороны обратились с апелляционными жалобами, ссылаясь на нарушение или неправильное применение норм материального и процессуального права, на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

В своей апелляционной жалобе истец просит отменить решение суда первой инстанции, удовлетворить исковые требования в полном объеме.

Указывает, что оснований для снижения размера компенсации в рассматриваемом случае не имеется, истцом доказан факт нарушения исключительных прав на товарный знак, причинение ущерба владельцу прав на товарный знак, экономике государства в виде не поступления налоговых и иных платежей, а также престижу страны.

В своей апелляционной жалобе ответчик просит отменить решение суда, отказать в удовлетворении исковых требований.

Указывает, что у истца, не приложившего в установленный законом период усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право, а попытка получить такую защиту является злоупотреблением правом со стороны истца.

Истец, третье лицо - Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНС-БИЗНЕС Э", представили отзывы на апелляционные жалобы, третье лицо - Московская таможня - письменные пояснения в порядке статьи 81 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании апелляционного суда представители сторон доводы своих апелляционных жалоб поддержали, третье лицо - Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНС-БИЗНЕС Э" просило отменить решение суда, отказать в удовлетворении исковых требований, третье лицо - Московская таможня, просило решение суда оставить без изменения.

Третье лицо - Индивидуальный предприниматель Палдин Григорий Евгеньевич, надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы (в том числе, с учетом правил пунктов 4 - 16 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 г. N 12), явку представителя в судебное заседание не обеспечили, дело рассмотрено в порядке статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие указанного лица.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке статей 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционных жалоб, оценив объяснения лиц, участвующих в деле, считает, что решение суда подлежит отмене, исходя из следующего.

Истец, обосновывая исковые требования, указывает на то, что Общество с ограниченной ответственностью "Вексель" является правообладателем исключительных прав на товарный знак "HIGHLANDER" (свидетельство в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации на товарный знак N 233479, срок действия исключительного права до 24 октября 2021 г., действующее право ООО "Вексель" с 14 июля 2011 года).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 29.04.2015 г. по делу N СИП-90/2015 была досрочно прекращена правовая охрана товарного знака "HIGHLANDER" по свидетельству Российской Федерации N 233479 в отношении части товаров 25-го класса МКТУ, а именно: "обувь; башмаки, ботинки лыжные; ботинки; бутсы; галоши; гамаши [с застежками], гимнастические туфли; голенища сапог; каблуки; купальная обувь, купальные сандалии; металлическая окантовка для обуви; муфты для ног, за исключением электрических; набойки для обуви; носочные части обуви; обувь спортивная; пляжная обувь; подошвы; полуботинки на шнурках; приспособления, препятствующие скольжению обуви; ранты для обуви; сабо [обувь]; сандалии; сапоги; союзки для обуви; спортивные туфли; стельки; тапочки; туфли комнатные; туфли; холщовые туфли на веревочной подошве; шипы для бутсов" вследствие его неиспользования.

Ответчиком в период действия правовой охраны товарного знака "HIGHLANDER" по свидетельству Российской Федерации N 233479 в отношении товаров 25-го класса МКТУ при ввозе товара по ДТ NN 1019025/040714/0001264, 1019025/230714/0001425, 10129025/220714/0001408 был задекларирован товар "обувь мужская, маркированная товарным знаком "HIGHLANDER", с указанием получателя товара - Общество с ограниченной ответственностью "Транс-Бизнес Э", о чем правообладатель узнал из письма Федеральной таможенной службы от 08.07.2014 г. (исх. 20-14/11135).

Истец разрешения на использование товарного знака ответчику не давал.

Незаконные действия Общества с ограниченной ответственностью "Сфера" по торговле контрафактным товаром под торговым знаком "HIGHLANDER" являются незаконными, нарушают исключительные права истца на товарный знак, нарушают исключительные права истца на товарный знак в период действия его правовой охраны, в связи с чем правообладатель на основании статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе требовать от ответчика устранения допущенного нарушения и выплаты компенсации в размере 5.000.000 руб.

В соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу пункта 2 части 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав.

Требование истца об обязании ответчика прекратить торговлю контрафактным товаром под торговым знаком "HIGHLANDER", правомерно оставлено судом первой инстанции без удовлетворения, поскольку в материалы дела не представлено каких-либо доказательств нарушения ответчиком исключительных прав истца указанным способом.

Вместе с тем, поскольку правообладатель - Общество с ограниченной ответственностью "Вексель", согласия на введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации товара, маркированного товарным знаком истца в период действия его правовой охраны, ответчику не давала, суд первой инстанции пришел к выводу о нарушении исключительного права истца на товарный знак "HIGHLANDER", в связи с чем с учетом уменьшения взыскал с ответчика в пользу истца компенсацию в размере 500.000 руб., отказав в удовлетворении остальной части требований.

Судебная коллегия не может согласиться с указанным выводом суд первой инстанции, исходя из следующего.

В рамках указанного дела установлено, что ответчиком за период с 24.02.2012 г. по 23.02.2015 г. включительно не представлено доказательств, свидетельствующих об использовании товарного знака "HIGHLANDER" способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1484 и пунктом 2 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

В пункте 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 г. N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Товарный знак служит для индивидуализации товара (статьи 1477, 1481 Гражданского кодекса), являясь одним из средств охраны промышленной собственности, направленным на охрану результата производства.

Соответственно, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 Гражданского кодекса, статьи 10 bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20.03.1883 г.), если исходя из фактических обстоятельств конкретного спора установит злоупотребление правом со стороны правообладателя товарного знака (факт недобросовестной конкуренции).

С учетом установленного Гражданским кодексом общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца.

Проверяя наличие факта злоупотребления правом со стороны истца в подобных случаях, суд, кроме факта неиспользования товарного знака правообладателем, должен также учесть цель регистрации товарного знака, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования. В случае же установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано.

Данная правовая позиция изложена в определении Верховного Суда российской Федерации от 23.07.2013 г. по делу N А08-8802/2013.

Проанализировав и оценив представленные сторонами доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также принимая во внимание преюдициальное значение решения Суда по интеллектуальным правам от 29.04.2015 г. по делу N СИП-90/2015, которым установлено, что ответчиком за период с 24.02.2012 г. по 23.02.2015 г., то есть в период ввоза товара по спорным ДТ NN 1019025/040714/0001264, 1019025/230714/0001425, 10129025/220714/0001408, не представлено доказательств, свидетельствующих об использовании товарного знака "HIGHLANDER" при производстве обуви способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1484 и пунктом 2 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что действия Общества с ограниченной ответственностью "Вексель" по взысканию с ответчика компенсации свидетельствуют о злоупотреблении правом, поэтому отказывает правообладателю в судебной защите.

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что при принятии обжалуемого решения судом первой инстанции были неправильно применены нормы материального права, в связи с чем на основании пункта 4 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение суда подлежит отмене, в удовлетворении исковых требований Общества с ограниченной ответственностью "Вексель" к Обществу с ограниченной ответственностью "Сфера" об обязании прекратить торговлю контрафактным товаром под торговым знаком "Highlander"; взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак "Highlander" в размере 5.000.000 руб. следует отказать.

Судебные расходы между сторонами в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 176, 266 - 268, пунктом 2 статьи 269, пункта 4 части 1 статьи 270, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 03 августа 2015 года по делу N А40-26211/2015 отменить.

В удовлетворении иска отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Вексель" (ОГРН 5067746797290) в доход федерального бюджета государственную пошлину по иску в размере 54.000 (пятьдесят четыре тысячи) рублей.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Вексель" (ОГРН 5067746797290) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Сфера" (ОГРН 1127746486372) расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе в размере 3.000 (три тысячи) рублей.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

О.Н. Лаптева

Судьи

М.Е. Верстова
Н.И. Левченко

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.