Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27 октября 2015 г. N 09АП-38287/15

г. Москва

27 октября 2015 г.

Дело N А40-160628/13

Резолютивная часть постановления объявлена 28 сентября 2015 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 27 октября 2015 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи А.И. Трубицына,

судей В.Р. Валиева, Н.И. Левченко,

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.В. Антоновым,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Мирролла" на решение Арбитражного суда города Москвы от 20.03.2014 по делу N А40-160628/13, принятое судьёй Хайло Е.А., по иску ООО "Амальгама Люкс" к ООО "Мирролла"; ООО "Нео-Фарм" о защите исключительных прав на товарные знаки,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца - извещен, представитель не явился,

от ответчиков - от ООО "Миролла" - Золотых Н.И. (доверенность от 18.02.2015), Курапова А.Г. (доверенность от 18.02.2015), от ООО "Нео-Фарм" - Семенов А.В. (доверенность от 08.06.2015),

УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен обществом с ограниченной ответственностью "Амальгама Люкс" (далее - истец) к обществу с ограниченной ответственностью "Мирролла" (далее - Ответчик 1), обществу с ограниченной ответственностью "Нео-Фарм" (далее - Ответчик 2) об обязании ответчиков прекратить использование обозначений, содержащих словесный элемент "Сульсен", являющийся сходным до степени смешения с товарным знаком "Сульсена", охраняемым по свидетельству РФ N 375705, и с серией товарных знаков, образуемой товарными знаками "Сульсена" и "Сульсена Sulsena Sylsena", охраняемых по свидетельствам РФ N 375705 и N 328829, или обозначений сходных до степени смешения с обозначением "Сульсена", являющимся охраняемым товарным знаком по свидетельству РФ N 375705, в том числе размещение на упаковках косметических средств (товаров, продукции) словесных обозначений "Сульсен Мите" и "Сульсен Форте"; обязании изъять из оборота косметические средства (товары, продукцию) и уничтожить за свой счёт этикетки, упаковки (тубы, флаконы, футляры) таких косметических средств (товаров, продукции), на которых размещено словесное обозначение "Сульсен" в составе словесных надписей "Сульсен Мите" или "Сульсен Форте" являющееся сходным до степени смешения с товарным знаком "Сульсена", охраняемым по свидетельству РФ N 375705, и с серией товарных знаков, образуемой товарными знаками "Сульсена" и "Сульсена Sulsena Sylsena", охраняемых по свидетельствам РФ N 375705 и N 328829, а также с документации, рекламы в средствах массовой информации, в печатных изданиях и в сети Интернет в течение 30 дней, исчисляемых с даты вступления в силу судебного акта.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 20.03.2014 исковые требования удовлетворены частично: Ответчик 1 обязан прекратить использование обозначения "Сульсен", являющегося сходным до степени смешения с товарными знаками "Сульсена", зарегистрированными за N 375705 и N 328829, в том числе размещение на упаковках косметических средств (товаров, продукции); Ответчик 2 обязан прекратить использование обозначения "Сульсен", являющееся сходным до степени смешения с товарными знаками "Сульсена", зарегистрированными за N 375705 и N 328829. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Не согласившись с принятым решением, Ответчик 1 обратился с жалобой в Девятый арбитражный апелляционный суд, в которой просил отменить решение суда, принять по делу новый судебный акт.

По мнению заявителя апелляционной жалобы, судом нарушены правила подсудности, поскольку место нахождения ответчика ООО "Миролла" совпадает с подсудностью Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Заявитель в апелляционной жалобе ссылается на то, что решением суда установлен запрет на использование ответчиком принадлежащего ему товарного знака по свидетельству N 411242, который не выступал в качестве предмета спора; заявление ответчика о злоупотреблении правом осталось не разрешенным; указал также, что обстоятельства, имеющие значение для дела, которые суд первой инстанции посчитал установленными, не являются доказанными.

В отзыве истца на апелляционную жалобу содержатся возражения на доводы жалобы.

Отзыв на апелляционную жалобу Ответчиком 2 не представлен.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.04.2015 решение суда первой инстанции от 20.03.2014 отменено, в иске отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 14.08.2015 постановление суда апелляционной инстанции от 03.04.2015 отменено, дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Суд кассационной инстанции усмотрел наличие безусловных оснований к отмене судебного акта, поскольку в деле отсутствует определение об изменении состава суда. Кроме того, кассационный суд указал, что часть доказательств, имеющих существенное значение для признания либо непризнания действий ответчика по регистрации товарных знаков злоупотреблением правом, не получила оценки со стороны суда апелляционной инстанции; вступившим в законную силу решением Суда по интеллектуальным правам от 26.01.2015 по делу N СИП-626/2013 установлено отсутствие на дату приоритета спорных товарных знаков конкурентных отношений на российском рынке сульсеносодержащей продукции. В постановлении от 14.08.2015 также указано на то, что апелляционным судом истцу отказано в приобщении дополнительных доказательств по делу, в то время как дополнительные доказательства, представленные Ответчиком 2, приобщены в дело, чем нарушен принцип равноправия сторон.

При новом рассмотрении апелляционной жалобы Ответчика 1 представитель заявителя в судебном заседании доводы апелляционной жалобы поддержал, просил в удовлетворении исковых требований отказать в полном объеме.

Представитель Ответчика 2 поддержал доводы апелляционной жалобы.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие представителя истца, извещенного надлежащим образом о месте и времени судебного заседания.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело, проверив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей ответчиков, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что решение Арбитражного суда города Москвы от 20.03.2014 подлежит отмене в обжалуемой части по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что истец является правообладателем исключительных прав на товарный знак "Сульсена Sulsena Sylsena" по свидетельству N 328829 с приоритетом 02.12.2004, зарегистрированным 29.06.2007, срок действия - до 02.12.2014, в отношении товаров 03 класса МКТУ: бальзамы, гели, кремы, лосьоны, масла, мыло, пасты, шампуни для волос головы и волосистой части кожного покрова человека, и на товарный знак "Сульсена" по свидетельству N 375705 с приоритетом 22.08.2007, зарегистрированным 27.03.2009, срок действия - до 22.08.2017, в отношении товаров 03 класса МКТУ: бальзамы, гели, кремы, лосьоны, масла, мыло, пасты, шампуни для волос и волосистой части кожного покрова человека, а также в отношении товаров 05 класса МКТУ: фармацевтические препараты, предназначенные для лечения себореи; фармацевтические препараты от перхоти; лечебные препараты для роста волос.

Обосновывая свои требования, истец указал, что ответчики ООО "Миролла" и "Нео-Фарм" в нарушение исключительных прав истца на указанные товарные знаки, неправомерно, без согласия правообладателя, используют словесное обозначение "Сульсен", входящее в состав надписей "Сульсен Мите" и "Сульсен Форте", которое является сходным до степени смешения с товарным знаком истца "Сульсена", зарегистрированным согласно свидетельству РФ N 375705 и с серией товарных знаков "Сульсена" и "Сульсена Sulsena Sylsena", зарегистрированных согласно свидетельств NN 375705,328829 при предложении к продаже, продаже, ином введении в гражданский оборот на территории Российской Федерации, производимой ответчиком продукции (до 28.06.2013 - ООО "Мирра", в настоящее время - ООО "Миролла").

Истец также указал, что осуществляя вышеуказанные незаконные действия, ответчики умышленно паразитируют на известности товарных знаков "Сульсена" и "Сульсена Sulsena Sylsena", правообладателем которых является истец, согласно свидетельствам N 328829, N 375705, вызывая тем самым смешение между товарами истца и производимыми Ответчиком 1 однородными товарами, маркированными обозначением "Сульсен", ассортимент которых повторяет ассортимент истца (паста против перхоти 1%, паста против перхоти 2%, шампунь против перхоти), в связи с чем вводятся в заблуждение потребители, что наносит ущерб в равной степени как истцу, так и потребителям, которые принимают товары, произведенные Ответчиком 1 и реализуемые Ответчиком 1 и Ответчиком 2 за известные им товары истца.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 3 статьи 1484 Кодекса никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Пунктом 2 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.

Удовлетворяя требования истца, суд первой инстанции исходил из того, что истцом доказан факт нарушения ответчиками исключительных прав истца на принадлежащие ему товарные знаки, при этом используемые ответчиками обозначения являются сходными до степени смешения с охраняемой серией товарных знаков истца. Суд указал, что анализ обозначений "Сульсен Мите" и "Сульсен Форте", используемых ответчиком ООО "Миролла" в отношении производимых им косметических товаров, на предмет сравнения с товарным знаком "Сульсена" по свидетельству N 375705, позволяет сделать вывод о том, что между словесным товарным знаком "Сульсена" N 375705 и словесным обозначением "Сульсен", входящим в состав словосочетаний "Сульсен Мите" и "Сульсен Форте", имеется фонетическое, семантическое и графическое сходство, а, следовательно, сравниваемые словесные элементы являются сходными до степени смешения в целом. При этом словесное обозначение "Сульсен" в составе словосочетаний "Сульсен Мите" и "Сульсен Форте" является сходным до степени смешения с серией товарных знаков, образуемой товарными знаками "Сульсена" и "Сульсена Sulsena Sylsena" по свидетельствам N 328829 и N 375705.

Апелляционный суд данные выводы суда первой инстанции находит правильными.

Вместе с тем, пунктом 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 Кодекса, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Кодекса.

Решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 20.12.2014 предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 375705 признано недействительным полностью, а решением коллегии Роспатента от 21.07.2015 предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 328829 признано недействительным частично, возражения Ответчика 1 от 27.02.2015 об исключении из объема правовой охраны словесных описательных элементов Сульсена, SULSENA, SYLSENA в отношении товаров 03 класса МКТУ, содержащих сульсен, а также товаров 16 класса МКТУ, представленных упаковкой товаров 03 класса МКТУ, содержащих сульсен, включенных в 16 класс МКТУ, удовлетворены.

Прекращение правовой охраны спорных товарных знаков к моменту рассмотрения дела арбитражным судом является самостоятельным основанием к отказу в иске о защите исключительных прав на товарный знак.

Тем не менее, выполняя указания суда кассационной инстанции, суд апелляционной инстанции считает необходимым дать правовую оценку доводам заявителя апелляционной жалобы о злоупотреблении истцом правом, а также доказательствам, на которые сослался истец в апелляционной инстанции.

Представленные в материалы дела доказательства свидетельствуют о том, что сульсен был зарегистрирован 31.12.1971 в Государственном реестре лекарственных средств в качестве фармацевтической субстанции с наименованием "сульсен" на имя ЗАО "Биологические исследования и системы", в Государственный реестр лекарственных средств в 1974 году под N 74/614/22 была включена сульсена паста в качестве антисептического средства, фармацевтическая субстанция под наименованием "сульсен" в качестве средства для лечения себореи и соответствующие лекарственные формы этого средства (паста сульсена, мыло сульсеновое) получили широкую известность задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака среди потребителей. Суд отмечает, что фармацевтическая субстанция под наименованием "сульсен", паста сульсена, лекарственные формы этого средства упоминались в научной литературе (учебниках) и в научно-популярных журналах Министерств здравоохранения СССР и РСФСР. Сульсен включен в Общероссийский классификатор продукции" (утв. постановлением Госстандарта России от 30.12.1993 N 301) (ред. от 06.03.2014) под кодом 93 3672, а также как средство синтетическое включен в Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (принят и введен в действие приказом Ростехрегулирования от 22.11.2007 N 329-ст.).

Согласно пункту 53 постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 N 55 (ред. от 04.10.2012) информация о парфюмерно-косметических товарах должна содержать с учетом особенностей конкретного товара сведения о его назначении, входящих в состав изделия ингредиентах, действии и оказываемом эффекте, ограничениях (противопоказаниях) для применения, способах и условиях применения, массе нетто или объеме и (или) количестве единиц изделия в потребительской упаковке, условиях хранения (для товаров, в отношении которых установлены обязательные требования к условиям хранения), а также сведения о государственной регистрации (для товаров, подлежащих государственной регистрации).

Таким образом, производитель товаров 03 класса МКТУ: бальзамы, гели, кремы, лосьоны, масла, мыло, пасты, шампуни для волос головы и волосистой части кожного покрова человека, а также товаров 05 класса МКТУ: фармацевтические препараты, предназначенные для лечения себореи; фармацевтические препараты от перхоти; лечебные препараты для роста волос обязан указывать в составе изделия ингредиенты, в том числе сульсен, если в произведенном изделии содержится фармацевтическая субстанция сульсен либо лекарственные формы этого средства, либо сульсен как антисептическое средство.

Суд апелляционной инстанции соглашается с мотивированными доводами Ответчика 1, содержащимися в письменных пояснениях, поступивших в суд 28.09.2015, приобщенных к материалам дела вместе с приложениями, согласно которым (доводам) использование права с единственной целью причинить вред другому лицу, не является единственной формой злоупотребления правом. Пункт 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации прямо не допускает злоупотребление правом в иных формах, а также не допускает использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции. Злоупотреблением правом могут быть признаны такие действия лица, которые ставят другую сторону в положение, когда она не может реализовать принадлежащие ей права; когда субъект поступает вопреки норме, предоставляющей ему соответствующее право, не соотносит поведение с интересами общества и государства, не исполняет корреспондирующую данному праву юридическую обязанность.

В целях соблюдения принципа равноправия сторон, на что обратил особое внимание суд кассационной инстанции в своем постановлении от 14.08.2015, апелляционный суд приобщил к делу письменные пояснения истца вместе с приложениями, поступившими в суд 23.09.2015.

На стадии апелляционного производства истец указывает на то, что в современных международных справочниках и нормативной базе Российской Федерации, а также в международном торговом обороте, в том числе, до даты приоритета товарных знаков "СУЛЬСЕНА", такой термин или наименование фармацевтической субстанции как "сульсен" не предусмотрен и не используется, что обуславливает вывод о невозможности его использования ответчиками в качестве указания состава противоперхотной продукции. Истец отмечает, что справочным наименованием данного косметического ингредиента является дисульфид селена и сульфид селена, последний вариант использован самими ответчиками в списке ингредиентов спорной продукции. Ответчик 2 документально не подтвердил наличие у него вещества "селена сульфид", а также наличие оборудованной материально-технической базы, а Ответчик 1 не представил доказательств закупки им фармацевтической субстанции "селена сульфид" либо "сульсен". Предметом спора, на чем настаивает истец, является вопрос о правомерности использования ответчиками обозначения "СУЛЬСЕН" на упаковках косметической продукции, а не использование ответчиками обозначения "сульсен" в списке ингредиентов такой продукции. Утверждает, что истец, предъявив рассматриваемый иск, не злоупотребляет правом, поскольку в действительности преследовал разумные, добросовестные и законные цели: защитить собственные инвестиции как в товарные знаки, так и в производство продукции, ими маркируемой; защитить интересы потребителей, не допустив введение их в заблуждение; воспрепятствовать размыванию товарных знаков. При этом истец ссылается на решение Суда по интеллектуальным правам по делу N СИП-626/2014, которым отказано в иске к ООО "Амальгама Люкс" о признании его действий недобросовестной конкуренцией, а также установлен факт правомерного введения истцом в гражданский оборот на территории Российской Федерации с 2004 года в значительных объемах фармацевтической продукции, маркированной обозначением "СУЛЬСЕНА", на документальное подтверждение закупок истцом фармацевтической субстанции для изготовления своей фармацевтической продукции, на наличие у него свидетельства Украины на товарный знак "СУЛЬСЕНА", на научную статью, заключение социологической экспертизы, подтверждающие широкую известность продукции истца, маркированной товарным знаком "СУЛЬСЕНА", на территории Российской Федерации в 2006 году.

Исследовав представленные истцом пояснения и приложения к ним, суд апелляционной инстанции отмечает следующее.

Доводы истца о правомерности регистрации им в Российской Федерации товарных знаков со словесным обозначением "СУЛЬСЕНА" и широкой известности продукции с данным обозначением относятся к вопросу об отсутствии в его действиях признаков недобросовестной конкуренции, что являлось предметом рассмотрения по делу N СИП-626/2014 и не является предметом рассмотрения по настоящему делу.

Довод об использовании в предпринимательской деятельности иного наименования фармацевтической субстанции, которое не является сходным с товарным знаком истца, не основан на материалах дела. Выше подробно изложено о широком применении, в том числе официальном, широкой известности в Российской Федерации термина "сульсен", в то время как термины "дисульфид селена" и "сульфид селена" являются специальными, широким кругом потребителей не используются.

Принадлежащие истцу спорные товарные знаки являются серией товарных знаков с доминирующим словесным элементом СУЛЬСЕНА, зарегистрированы в отношении широкого перечня лечебно-косметических товаров 03 класса МКТУ; элемент СУЛЬСЕНА воспринимается как наименование вещества сульсен, широко известного и активно применявшегося ранее, название сульсен не подлежит регистрации в качестве товарного знака, как не обладающее различительной способностью и как указывающее на свойства товаров, содержащих сульсен. Действия истца направлены против производителей и продавцов сульсеносодержащей продукции, указывающих название активного вещества, входящего в ее состав - сульсен, несмотря на общеупотребимость данного наименования и фиксацию его в государственных классификаторах и реестрах.

Таким образом, действия истца направлены не на восстановление нарушенного права, а на ограничение прав ответчиков и неопределенного круга лиц на использование в лекарственной косметике открытого для общего использования названия лекарственного средства сульсен, являющегося его активным ингредиентом, с учетом того, что Ответчик 1 является собственником товарных знаков по свидетельствам N 411242 и N 531506, содержащих в себе неохраняемые элементы SULSEN/СУЛЬСЕН, что квалифицируется апелляционным судом как злоупотребление истцом правом.

Суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 Гражданского кодекса, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Кроме того, суд апелляционной инстанции отмечает, что по делу N СИП-626/2014, рассмотренному Судом по интеллектуальным правам, предметом иска являлась недобросовестная конкуренция, а по настоящему делу рассматривается вопрос о злоупотреблении правом. Отказ в защите права при установлении факта злоупотребления правом возможен и при отсутствии признаков недобросовестной конкуренции.

Наличие товарного знака N 45294 по свидетельству Украины не может свидетельствовать о его охраноспособности на территории Российской Федерации, так как условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране ее национальным законодательством (статья 6(1) Парижской конвенции). При этом знак, надлежащим образом зарегистрированный в какой-либо стране Парижского Союза, рассматривается как независимый от знаков, зарегистрированных в других странах Союза (статья 6(3) Парижской конвенции).

Суд первой инстанции не проверил доводы ответчиков и не дал им надлежащей правовой оценки, что привело к принятию неправильного решения.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела является основанием для изменения или отмены решения суда первой инстанции.

В соответствии с пунктом 2 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, по результатам рассмотрения апелляционной жалобы арбитражный суд апелляционной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или в части и принять по делу новый судебный акт.

На основании изложенного, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о злоупотреблении истцом правом, что выражается в выражении запрета ответчикам использовать широко известный и употребляемый термин "сульсен" в наименовании производимой и реализуемой ими продукции, в состав которого входит в качестве компонента вещество сульсен, при том, что сам по себе термин "сульсен" не обладает различительной способностью. Действия истца по существу направлены против производителей товара, ведут к нарушению баланса интересов, ограничивают возможность других производителей производить продукцию под таким названием.

При таких обстоятельствах требования истца удовлетворены судом первой инстанции неправомерно.

Учитывая изложенное, решение суда первой инстанции подлежит отмене, а исковые требования оставлению без удовлетворения в полном объеме.

Довод апелляционной жалобы о нарушении подсудности подлежит отклонению, поскольку местом нахождения Ответчика 2 является город Москва.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 176, 266-268, пунктом 2 статьи 269, пунктом 3 части 1 статьи 270, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 20.03.2014 по делу N А40-160628/13 отменить в обжалуемой части об удовлетворении исковых требований к обществу с ограниченной ответственностью "Миролла" и к обществу с ограниченной ответственностью "Нео-Фарм".

В иске к обществу с ограниченной ответственностью "Миролла" и к обществу с ограниченной ответственностью "Нео-Фарм" отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Амальгама Люкс" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Миролла" 2 000 (две тысячи) рублей в возмещение расходов по государственной пошлине, уплаченной при подаче апелляционной жалобы.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

А.И. Трубицын

Судьи

В.Р. Валиев Н.И. Левченко