Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23 ноября 2015 г. N 15АП-10587/15

город Ростов-на-Дону

23 ноября 2015 г.

дело N А53-25772/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 20 ноября 2015 года.

Полный текст постановления изготовлен 23 ноября 2015 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующей судьи Пономаревой И.В.

судей Ереминой О.А., Чотчаева Б.Т.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Жабской А.Л.

при участии:

от истца: представитель Яковлева Г.П., паспорт, по доверенности от 15.10.2014 (до и после перерыва);

от ответчика: представитель Лория Р.Д., паспорт, по доверенности от 07.08.2015.

эксперт Специализированного частного учреждения "Ростовский центр судебных экспертиз" - Ляров Александр Сергеевич, паспорт.

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Ефременко Владимира Николаевича

на решение Арбитражного суда Ростовской области от 25 мая 2015 года по делу N А53-25772/2014

по иску индивидуального предпринимателя Ефременко Владимира Николаевича (ОГРНИП 306616523300014 ИНН 616507007159)

к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью "РЫЖИЙ КОТ" (ОГРН 1126189001509 ИНН 6102040652)

о защите исключительных прав на полезную модель,

принятое в составе судьи Тютюника П.Н.,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Ефременко Владимир Николаевич (далее - истец, предприниматель) обратился в Арбитражный суд Ростовской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "РЫЖИЙ КОТ" (далее - ответчик, общество) о защите исключительных прав на полезную модель.

Решением суда в иске отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, истец обжаловал его в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В апелляционной жалобе заявитель просит решение суда отменить, принять новый судебный акт. Апелляционная жалоба мотивирована следующим. Зрительное восприятие внешнего вида изделия рядовым потребителем не может быть положено в основу судебного решения по спору о защите исключительных прав по патенту на полезную модель. Суд указывает на "несовпадение соответствующих конструкторских решений" изделий истца и ответчика, однако, закон охраняет не конструкторские, а технические решения, относящиеся к устройству и защищенные патентом, т.е. обеспечивает ли данный признак в совокупности с другими признаками получение одного и того же технического результата. Тождество технического решения, воплощенного в изделии ответчика и описанного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели доказано истцом. Отличительным признаком формулы патента N 60869 является: "выступы в виде вертикально ориентированных цилиндрических тел вращения". Примененное понятие "цилиндрических тел вращения" является общим, охватывающим все частные случаи тел с цилиндрической поверхностью, изделие ответчика формально полностью совпадает с описанным в патенте признаком выступа, и в совокупности с другими признаками (неоспариваемыми) означает использование ответчиком чужого объекта патентных прав. В описании к патенту говориться, что одним из отличительных признаков изделия истца является именно цилиндрическая форма выступа, в отличие от прототипа данного игрового элемента, в котором выступы и пазы выполнены в виде множества остроконечных выступов и впадин, которые требуют "однозначно определенного пространственного положения одного элемента относительно другого" при сборке, что осложняет игру ребенка в возрасте до 3-х лет (именно для этого возраста рекомендованы такие игры). Согласно описанию полезной модели истца технический эффект запатентованного изделия как раз и заключается в том, что свойство цилиндрической боковой поверхности выступа упрощает конструкцию узла соединения и существенно облегчает процесс сборки игровых элементов мозаики между собой, не требует от ребенка дополнительной сноровки, как это имеет место при соединении остроконечных выступов и впадин. Изделие ответчика реализует идентичное техническое решение с изделием истца и имеет тот же технический результат (эффект). Согласно описанию к патенту N 60869 игровые элементы мозаики выполнены однотипными (одинаковой конструкции и размеров) из полимерного материала, разрешенного для использования в детских игрушках. Из этого же полимерного материала элементы мозаики изготавливает ответчик.

В судебное заседание явился эксперт Специализированного частного учреждения "Ростовский центр судебных экспертиз" - Ляров Александр Сергеевич, который предупрежден об уголовной ответственности согласно ст. 307-308 УК РФ.

Эксперт представил через канцелярию суда письменные пояснения к повторной судебно-патентной экспертизе, которые судом апелляционной инстанции рассмотрены и приобщены к материалам дела. Копии настоящих пояснений вручены сторонам непосредственно в судебном заседании для ознакомления.

Эксперту предоставлен в судебном заседании объект экспертизы (мозаика) для исследования.

Представитель истца после ознакомления с письменными дополнениями устно пояснил, что возражает по каждому пункту представленных пояснений эксперта, не согласен с доводами изложенными экспертом.

Эксперт после изучения объекта исследования в судебном заседании поддержал выводы экспертного заключения в полном объеме.

Представитель истца просил предоставить время для подготовки письменных возражений на представленные экспертом пояснения к повторной судебно-патентной экспертизе.

Суд апелляционной инстанции в порядке ст. 163 АПК РФ объявил перерыв в судебном заседании до 20.11.2015 г. до 11 час. 00 мин.

После перерыва судебное заседание продолжено с участием представителя истца, который поддержал занимаемую правовую позицию по делу.

Ответчик через канцелярию суда направил ходатайство о рассмотрении апелляционной жалобы в отсутствие своего представителя, которое судом апелляционной инстанции рассмотрено и приобщено к материалам дела.

Представитель истца представил письменные возражения на представленные экспертом пояснения к повторной судебно-патентной экспертизе, которое рассмотрено и приобщено к материалам дела. Поддержал правовую позицию, изложенную до перерыва в судебном заседании, пояснил, что с выводами эксперта не согласен; поддержал доводы апелляционной жалобы в полном объеме.

Законность и обоснованность принятого судебного акта проверяется Пятнадцатым арбитражным апелляционным судом в порядке главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в пределах доводов апелляционной жалобы с учетом части 6 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав материалы дела, оценив доводы, изложенные в апелляционной жалобе, выслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, арбитражный суд апелляционной инстанции считает, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, ИП Ефременко В.Н. является правообладателем полезной модели "Игровой элемент для мозаики (варианты)", что подтверждается патентом N 60869 от 10.02.2007 года с датой приоритета 08.11.2006.

Указанная полезная модель представляет собой техническое решение, относящееся к детским игрушкам. Формула настоящей полезной модели состоит из приведенных ниже трех самостоятельных пунктов:

1.Игровой элемент для мозаики, выполненный в виде полой многоугольной призмы с основанием, на каждой грани которой выполнены, по меньшей мере, один элемент соединения типа выступ или, по меньшей мере, один элемент соединения типа паз, отличающийся тем, что призма выполнена шестиугольной с плоским основанием, на трех гранях которой выполнены выступы в виде вертикально ориентированных цилиндрических тел вращения или призмы, связанных с этими гранями перемычками, а на основании, напротив граней, расположенных между гранями с выступами выполнены повторяющие форму выступов пазы, в гранях напротив которых выполнены ориентированные по высоте грани щели для размещения перемычек выступов других игровых элементов, при этом ширина каждой щели выполнена уменьшающейся в направлении от основания для защемления перемычки, имеющей постоянную ширину по высоте выступа.

2. Игровой элемент для мозаики, выполненный в виде полой шестиугольной призмы с основанием, на каждой грани которой выполнен, по меньшей мере, один элемент соединения типа выступ или, по меньшей мере, один элемент соединения типа паз, отличающийся тем, что на трех гранях призмы выполнены выступы в виде вертикально ориентированных цилиндрических тел вращения или призм, связанных с этими гранями перемычками, основание выполнено вогнутым сферообразным или в виде выдавки в форме животного или сказочного персонажа или буквы/цифры или части объемной геометрической фигуры, имеющей плоские грани, а на основании, напротив граней, расположенных между гранями выступами, выполнены повторяющие форму выступов пазы, в гранях напротив которых выполнены ориентированные по высоте грани щели для размещения перемычек выступов других игровых элементов, при этом ширина каждой щели выполнена уменьшающейся в направлении от основания для защемления перемычки, имеющей постоянную ширину по высоте выступа.

3. Игровой элемент для мозаики, выполненный в виде полой шестиугольной призмы с основанием, выполненным выпуклым сферообразным и на каждой грани которой выполнен, по меньшей мере, один элемент соединения типа выступ или, по меньшей мере, один элемент соединения типа паз, отличающийся тем, что на трех гранях призмы выполнены выступы в виде вертикально ориентированных цилиндрических тел вращения или призмы, связанных с этими гранями перемычками, а на основании, напротив граней, расположенных между гранями выступами, выполнены повторяющие форму выступов пазы, в гранях которых выполнены ориентированные по высоте грани щели для размещения перемычек выступов других игровых элементов, при этом ширина каждой щели выполнена уменьшающейся в направлении от основания для защемления перемычки, имеющей постоянную ширину по высоте выступа.

Полагая, что ответчиком ООО "Рыжий Кот" осуществляется производство, предложение к продаже и реализация продукции, содержащей в себе все признаки полезной модели, приведенные в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели, истец обратился в суд с настоящим иском. При этом истец ссылается на то, что согласно информации, размещенной на официальной странице http://redcat-toys.ru указанная контрафактная продукция имеет наименование "Напольная мозаика" (Артикул М-5032).

Факт предложения к продаже и реализации контрафактной продукции, в том числе и с использованием сети Интернет подтверждается протоколом осмотра доказательств от 03.10.14, подготовленными нотариусом Дякиной Ириной Александровной, а также представленным образцом продукции ответчика "Напольная мозаика", приобретенным 06.10.14.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Согласно пункту 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Согласно пункту 2 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;

2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;

3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 2 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

4) осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности путем применения этого способа.

В силу части 3 статьи 1358 ГК РФ полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 настоящего Кодекса.

Согласно статье 1354 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (пункт 2 статьи 1375 и пункт 2 статьи 1376).

С целью установления наличия или отсутствия признаков независимого пункта формулы полезной модели по патенту N 60869 в продукции ответчика, по ходатайству истца была назначена судебная экспертиза. Проведение экспертизы поручено Евразийскому и Российскому патентному поверенному Румянцевой Марине Ивановне.

На разрешение эксперту поставлен вопрос: содержит ли предоставленный продукт (изделие из пластмассы под названием "Напольная мозаика") каждый признак полезной модели, содержащийся в третьем независимом пункте (вариант 3) патента РФ N 60869.

По итогам проведенной Румянцевой М.И. экспертизы в материалы дела представлено заключение от 27.01.2015, согласно которому мозаичное изделие "Напольная мозаика", производимое ООО "Рыжий Кот", содержит каждый признак формулы полезной модели "Игровой элемент для мозаики (варианты)" по патенту на полезную модель N 60869, приведенный в третьем независимом пункте (вариант 3).

Однако при оценке представленного экспертного заключения суд не признал его в качестве надлежащего доказательства по делу. Суд первой инстанции исходил из того, что в Патенте N 60869 (вариант 3) содержится следующая формула: игровой элемент для мозаики, выполненный в виде полой шестиугольной призмы с основанием, выполненным выпуклым сферообразным и на каждой грани которой выполнен, по меньшей мере, один элемент соединения типа выступ или, по меньшей мере, один элемент соединения типа паз, отличающийся тем, что на трех гранях призмы выполнены выступы в виде вертикально ориентированных цилиндрических тел вращения или призмы, связанных с этими гранями перемычками, а на основании, напротив граней, расположенных между гранями выступами, выполнены повторяющие форму выступов пазы, в гранях которых выполнены ориентированные по высоте грани щели для размещения перемычек выступов других игровых элементов, при этом ширина каждой щели выполнена уменьшающейся в направлении от основания для защемления перемычки, имеющей постоянную ширину по высоте выступа.

Сопоставив представленное в материалах дела изделие ответчика "Напольная мозаика" (Артикул М-5032) с вышеприведенными признаками полезной модели, суд первой инстанции пришел к выводу о несовпадении соответствующих конструкторских решений. Суд отметил, что оба решения не производят на потребителя единое впечатление в результате несовпадения существенного признака - выступ выполнен в виде вертикально ориентированных цилиндрических тел вращения, то есть в виде цилиндра, а не части цилиндра, как указал эксперт.

Судом первой инстанции сделан вывод о том, что отличия в конструкторских решениях, реализованных в изделии ответчика и патенте истца, влияют на общее зрительное впечатление, носят существенный, различимый характер. С позиций рядового потребителя не усматривается, что в спорном изделии ответчика выступ мозаичного изделия выполнен в виде цилиндра и воспринимается аналогично описанному в отличительных признаках полезной модели истца. Указанные различия носят существенный, различимый характер.

Суд первой инстанции указал на то, что в чертеже формулы полезной модели выступы изображены именно в виде цилиндров.

На основании изложенного, учитывая, что истцом не доказан факт использованных в изделии, производимом и реализуемом ответчиком, каждого признака формулы полезной модели, удостоверенной патентом N 60869, суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска.

В соответствии с частью 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле. О назначении экспертизы или об отклонении ходатайства о назначении экспертизы арбитражный суд выносит определение.

Согласно статье 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заключение эксперта является одним из доказательств, которое подлежит исследованию наряду с другими доказательствами по делу с учетом принципа состязательности сторон в арбитражном процессе, порядка предоставления и раскрытия сторонами доказательств, их опровержения и оценки судом в конкретном деле.

В соответствии с частью 1 статьи 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при недостаточной ясности или полноте заключения эксперта, а также при возникновении вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств дела может быть назначена дополнительная экспертиза, проведение которой поручается тому же или другому эксперту.

Суд апелляционной инстанции с учетом доводов заявителя апелляционной жалобы на основании ходатайства истца и ответчика о проведении по делу повторной патентно-технической экспертизы, определением от 18.08.2015 назначил по делу повторную судебную патентно-техническую экспертизу, поручил проведение повторной судебной патентно-технической экспертизы эксперту Специализированного частного учреждения "Ростовский центр судебных экспертиз" Лярову Александру Сергеевичу. На разрешение эксперта поставлен следующий вопрос: "Содержит ли мозаичное изделие "Напольная мозаика", производимое ООО "Рыжий Кот", каждый признак формулы полезной модели "Игровой элемент для мозаики (3 вариант)" по патенту на полезную модель N 60869, приведенный в третьем независимом пункте (вариант 3)?".

Согласно представленному в материалы дела заключению о результатах повторной судебной патентно-технической экспертизы N 0656/Э от 18.09.2015 при ответе на вопрос о том, содержит ли мозаичное изделие "Напольная мозаика", производимое ООО "Рыжий кот", каждый признак формулы полезной модели "Игровой элемент для мозаики (3 вариант) по патенту на полезную модель N60869, приведенный в третьем независимом пункте (вариант 3), эксперт пришел к выводу о том, что мозаичное изделие "Напольная мозаика", производимое ООО "Рыжий кот", не содержит каждый признак формулы полезной модели "Игровой элемент для мозаики (3 вариант) по патенту на полезную модель N60869, приведенный в третьем независимом пункте (вариант 3). В заключении эксперт отметил следующее: перечисленные в патенте на полезную модель N 60869 отличительные признаки, а, следовательно, и само устройство "Игровой элемент для мозаики", признаваемое в патенте полезной моделью, не обладает признаками, соответствующими условиям патентоспособности - признаками новизны и является известным способом соединения пластмассовых деталей. Также в формуле полезной модели нет причинно-следственной связи решения приведенных технических задач с заявленным техническим результатом.

Экспертное заключение N 0656/Э от 18.09.2015 принято судом в качестве надлежащего доказательства по делу, поскольку оно каких-либо противоречий не содержит, соответствует требованиям ст. 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, сомнений в его достоверности не имеется. Экспертиза назначена и проведена по правилам, предусмотренным ст. 82, 83, 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Противоречий в выводах эксперта судебная коллегия не усматривает. Объект экспертизы был исследован экспертом в судебном заседании суда апелляционной инстанции на предмет соответствия его чертежам, на основании которых были сделаны выводы экспертного заключения. Экспертом даны ответы на поставленные перед ним представителем истца вопросы, ответы на возражения представителя истца.

Суд, исследуя заключение экспертизы, пришел к выводу, что оно не содержит противоречий либо неясности в выводах эксперта, составлено со ссылками на примененные методы исследования, соответствует требованиям научности, объективности, обоснованности, достоверности и проверяемости, дано по тем вопросам, для ответа на которые оказалось достаточным представленных на исследование документов, выводы эксперта носят категоричный, а не вероятностный характер, исследование документов проведено квалифицированным специалистом, обладающим специальными знаниями, эксперт дал подписку об ответственности за дачу заведомо ложного заключения, доказательств дачи экспертом заведомо ложного заключения не представлено, достоверность выводов надлежащим образом не опровергнута, доказательства какой-либо заинтересованности эксперта не представлено.

Таким образом, основания для сомнения в квалификации эксперта, примененных им методик исследований, компетентности и объективности его выводов у суда отсутствуют.

В силу статьи 64 АПК РФ заключение эксперта является одним из доказательств по делу.

Положениями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определено, что арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств; никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Оценив представленное в материалы дела экспертное заключение и иные представленные в материалы дела доказательства, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что мозаичное изделие "Напольная мозаика", производимое ООО "Рыжий кот", не содержит каждый признак формулы полезной модели "Игровой элемент для мозаики (3 вариант) по патенту на полезную модель N 60869, приведенный в третьем независимом пункте (вариант 3), в связи с чем вывод суда первой инстанции об отсутствии оснований для удовлетворения иска является верным.

При указанных обстоятельствах отсутствуют предусмотренные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания для изменения или отмены судебного акта арбитражного суда первой инстанции.

Расходы по уплате государственной пошлины при подаче апелляционной жалобы и по оплате судебной экспертизы в соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на предпринимателя.

Руководствуясь статьями 258, 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ростовской области от 25 мая 2015 года по делу N А53-25772/2014 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Перечислить Специализированному частному учреждению "Ростовский центр судебных экспертиз" с депозитного счета Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда 35 221 руб. 58 коп. стоимость проведенной экспертизы по делу на основании счета N 323 от 21.09.2015 по указанным реквизитам.

Возвратить индивидуальному предпринимателю Ефременко Владимиру Николаевичу (ОГРНИП 306616523300014 ИНН 616507007159) с депозитного счета денежные средства в размере 4778,42 руб.

В соответствии с частью 5 статьи 271, частью 1 статьи 266 и частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа.

Председательствующий

И.В. Пономарева

Судьи

Б.Т. Чотчаев О.А. Еремина