Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 8 декабря 2015 г. N 05АП-8849/15

г. Владивосток

08 декабря 2015 г.

Дело N А51-14039/2014

Резолютивная часть постановления оглашена 02 декабря 2015 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 08 декабря 2015 года.

Пятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего С.Б. Култышева,

судей Д.А. Глебова, С.М. Синицыной,

при ведении протокола секретарем судебного заседания А.Д. Беспаловой,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "РАДА",

апелляционное производство N 05АП-8849/2015

на решение от 18.08.2015 судьи Е.А. Каранкевича

по делу N А51-14039/2014 Арбитражного суда Приморского края

по иску исковому заявлению Као Кабусики Кайся (Као Корпорейшн)

к обществу с ограниченной ответственностью "РАДА" (ИНН 2536239588, ОГРН 1112536001797, дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 22.02.2011),

третьи лица: Владивостокская таможня (ИНН 2540015767, ОГРН 1052504398484), Компания КОРАЛ НЭТ Ко., ЛТД,

о защите исключительных прав на товарный знак

при участии:

от истца Мельников А.В. - представитель по доверенности от 24.11.2015 на пять лет, паспорт;

от ответчика Вологина О.Б. - представитель по доверенности от 21.03.2015 на один год, паспорт;

от третьих лиц - представители не явились,

УСТАНОВИЛ:

Као Кабусики Кайся (Као Корпорейшн) обратилось в Арбитражный суд Приморского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "РАДА" (далее - ответчик, общество, ООО "РАДА") о запрете осуществлять ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также хранение с этой целью товаров, указанных в ДТ N 10702030/180414/0030340, на которых/упаковке которых размещен товарный знак MERRIES по свидетельству N 371630; о запрете использовать товарный знак MERRIES по свидетельству N 371630, в отношении товаров, для которых данный товарный знак зарегистрирован или однородных товаров, в том числе осуществлять ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также перевозку и хранение с этой целью указанных товаров; об изъятии из оборота и уничтожения без какой бы то ни было компенсации товаров, ввезенных ООО "РАДА" (ИНН 2536239588, ОГРН 1112536001797) на территорию Российской Федерации по ДТ N 10702030/180414/0030340, на которых/упаковке которых размещено товарный знак MERRIES по свидетельству N 371630; о взыскании суммы денежной компенсации в размере 1 615 393 рублей 50 копеек за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 371630.

На основании статьи 51 АПК РФ определением суда к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Владивостокская таможня и компания Корал Нэт Ко., Лтд.

Решением Арбитражного суда Приморского края от 19.12.2014, оставленным без изменения постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 03.03.2015, в удовлетворении иска отказано.

Судом по интеллектуальным правам от 21.04.2015 решение суда первой инстанции от 19.12.2014, постановление суда апелляционной инстанции от 03.03.2015 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Приморского края.

Решением Арбитражного суда Приморского края от 18.08.2015 исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с вынесенным решением, ответчик обратился в апелляционный суд с жалобой, в которой просит обжалуемый судебный акт отменить и принять по делу новый судебный акт.

В обоснование своей позиции апеллянт указывает на незаконность и необоснованность оспариваемого решения, на несоответствие фактическим материалам дела, а также на нарушение норм материального права. Отмечает, что сам по себе факт подачи таможенной декларации, к тому же не содержащий сведения о маркировки декларируемого товара, не является бесспорным доказательством факта ввоза либо не ввоза ответчиком товара, маркированного товарным знаком истца и, следовательно, нарушения его исключительных прав. Поясняет, что ответчик юридически подтвердил только то обстоятельство, что импортируемый товар - это детские подгузники, маркированные не спорной торговой маркой "MERRIES", а иной торговой маркой "MOONY". Считает, что вывод суда первой инстанции о том, что ДТ N 10702030/180414/0030340 подтверждает именно факт ввоза спорного товара на таможенную территорию Российской Федерации, не соответствует обстоятельствам дела, имеющим юридическое значение. Указывает, что ДТ N10702030/180414/0030340 прошла документальный таможенный досмотр и нарушений выявлено не было. Отмечает, что представитель третьего лица признал и подтвердил разовой ошибку поставки своей компании, отсутствие намерения поставить оригинальные детские подгузники, маркированные торговой маркой "MERRIES", выразил намерение и готовность принять ошибочно поставленный и неоплаченный товар в порядке реэкспорта без ввода в гражданский оборот на территории РФ и нарушения исключительных прав истца. Поясняет, что ООО "Рада" также подтвердило отсутствие заказа и оплаты спорного товара, а также готовность осуществить его реэкспорт без ввода в гражданский оборот на территории РФ и нарушения исключительных прав истца. Полагает, что ответчик действовал в достаточной мере заботливо и осмотрительно для любых сходных правоотношений в области внешнеэкономических поставок. Считает, что Арбитражный суд Приморского края, неправильно применил статью 2 ГК РФ при толковании права импортера на осмотр товара до его таможенного декларирования; полагает, что такое толкование может привести к дополнительной существенной нагрузке на всех участников внешнеторгового оборота Поясняет, что действия ответчика по декларированию товара как маркированного указанным товарным знаком не могут быть расценены в качестве самостоятельного способа нарушения исключительных прав истца, поскольку основания для установления соответствия между данными, указанными в таможенной декларации и фактически ввезенным товаром отсутствуют. Отмечает, что сам по себе факт подачи декларации, даже содержащей сведения о маркировке, не является доказательством факта ввоза ответчиком маркированного товарным знаком истца товара, в связи с чем данный товар нельзя признать контрафактным, основания для изъятия и уничтожения товара отсутствуют. Относительно требования об изъятии из оборота и уничтожении товара, маркированного зарегистрированным торговым знаком "MERRIES", поясняет, что спорный товар является оригинальным, а не подделкой (контрафактом). Полагает, что требования истца не обоснованы в связи с недоказанностью самого факта нарушения его исключительных прав на товарный знак "MERRIES" на оригинальных детских подгузниках, которые планируются к реэкспорту в Японию. Более того, следуя принципу соразмерности понесенного ущерба и компенсации, и в отсутствие доказанности понесенного истцом ущерба, полагаем, что его требования не столько носят компенсационный характер, сколько могут быть направлены на извлечение прибыли, что недопустимо. Указывает, что истец, заявляя требование о запрете без его разрешения использовать товарный знак "MERRIES", в отношении товаров, для которых данный товарный знак зарегистрирован или однородных товаров, не указал на конкретную таможенную декларацию, в связи с чем это требование носит абстрактный характер на будущее, может быть применимо только к длящимся правонарушениям, при этом ООО "Рада" допущена разовая ошибочная поставка, а истцом не представлено доказательств того, что правонарушение является длящимся и есть реальные предпосылки для повторных возможных нарушений его прав со стороны истца.

Третьи лица, извещенные в порядке статьи 123 АПК РФ надлежащим образом о месте и времени судебного заседания, явку представителя в суд апелляционной инстанции не обеспечили.

На основании статьи 156 АПК РФ судебная коллегия рассмотрела апелляционную жалобу в отсутствие третьих лиц.

Представитель ответчика огласил доводы апелляционной жалобы, которые совпадают с текстом апелляционной жалобы, имеющейся в материалах дела. Решение суда первой инстанции просит отменить по основаниям, изложенным в апелляционной жалобе.

Представитель истца поддержал позицию, изложенную в письменном отзыве на апелляционную жалобу, приобщенном к материалам дела в порядке статьи 262 АПК РФ. Решение Арбитражного суда Приморского края считает законным и обоснованным, просит оставить его без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Как следует из материалов дела, Као Кабусики Кайся (Као Корпорейшн) является правообладателем товарного знака "MERRIES", зарегистрированного на территории Российской Федерации, что подтверждается свидетельством N 371630 на товарный знак (знак обслуживания), сроком действия регистрации до 07.12.2017.

В целях дополнительной правовой охраны и защиты от нарушений исключительного права на товарный знак при перемещении товаров через таможенную границу, товарный знак "MERRIES", зарегистрированный по свидетельству N 371630 внесен в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности согласно письму Федеральной таможенной службы России от 11.07.2012 N 14-42/34727.

В соответствии с пунктом 3.2 письма от 11.07.2012 N 14-42/34727 единственным уполномоченным импортером товаров, маркированных товарным знаком Као Корпорейшн, является ООО "НТС "Градиент", расположенный по адресу: г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 14. 18.04.2014 ООО "РАДА" во исполнение контракта от 01.04.2013 N 105 R на таможенную территорию ввезен товар.

В целях декларации ввезенного товара ответчик подал в таможенный орган ДТ N 10702030/180414/0030340 на товары, перемещаемые из Японии.

В ходе таможенного контроля ввезенных ООО "РАДА" товаров в контейнерах BHCU4943900, FSCU8511460 обнаружен товар (детские подгузники) в количестве 3 840 упаковок, обозначенный товарным знаком "MERRIES", о чем составлен соответствующий акт таможенного досмотра от 26.04.2014 N 10702030/260414/003546.

В результате выявления признаков нарушения прав интеллектуальной собственности, таможенным органом в соответствии со статьей 331 ТК ТС принято решение о приостановлении выпуска товара, о чем правообладателю товарного знака "MERRIES" - Као Кабусики Кайся (Као Корпорейшн) сообщено в письме от 26.04.2014 N 04-2-24/б-н. Признаком нарушения прав на интеллектуальную собственность в данном случае послужило отсутствие у ответчика, как участника ВЭД, документов, подтверждающих согласие правообладателя товарного знака "MERRIES" - Као Кабусики Кайся (Као Корпорейшн) на использование указанного объекта интеллектуальной собственности.

Совершение ответчиком ввоза на территорию Российской Федерации товара (детских подгузников) на которых размещен товарный знак "MERRIES", зарегистрированный по свидетельству N 371630, принадлежащего истцу, является, по мнению компании, нарушением ее исключительного права на указанный товарный знак, что в дальнейшем послужило основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

Исследовав и оценив материалы дела, проверив в порядке статей 266, 268-271 АПК РФ правильность применения арбитражным судом первой инстанции норм процессуального и материального права, суд апелляционной инстанции не нашел оснований для отмены обжалуемого судебного акта.

Спорные отношения, возникшие в связи с правовой охраной и использованием результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, регулируются частью 4 ГК РФ.

Согласно пункту 14 части 1 статьи 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются в частности товарные знаки и знаки обслуживания.

Исходя из положений статей 1229, 1252, 1484, 1515 ГК РФ, под незаконным использованием товарного знака следует понимать любое действие, нарушающее права владельца товарного знака, то есть не только несанкционированное изготовление этого знака, но и ввоз, хранение, предложение к продаже, продажу и иное введение в хозяйственный оборот товара, обозначенного этим знаком или сходным с ним до степени смешения обозначением, без разрешения владельца товарного знака.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477, статьями 1232, 1479, 1480, 1481 ГК РФ на товарный знак признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак, выдаваемым федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. На товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство. Свидетельство удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Согласно правовой позиции, изложенной в пунктах 43.2 и 43.3 совместного Постановления Пленумов Верховного Суда РФ и ВАС РФ N5/29 от 26.03.2009 компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. При этом размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В предмет доказывания по требованию о защите прав на товарный знак входят: факт принадлежности истцу указанного права, факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака.

Факт нарушения ответчиком исключительного права истца на товарный знак "MERRIES" подтверждается материалами дела.

Судом установлено, что ООО "РАДА" подало 18.04.2014 ДТ N 10702030/180414/0030340, поступившие из Японии, в результате досмотра которых таможенным органом в контейнерах BHCU4943900, FSCU8511460 обнаружены товары (детские подгузники) в количестве в количестве 3 840 упаковок, обозначенный товарным знаком "MERRIES".

Под ввозом товаров на таможенную территорию Таможенного союза понимается совершение действий, связанных с пресечением таможенной границы, в результате которых товары прибыли на таможенную территорию таможенного союза любым способом (часть 1 статьи 4 ТК ТС).

С момента регистрации, таможенная декларация, на основании статьи 190 ТК ТС становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение.

Подав таможенную декларацию, ответчик подтвердил факт ввоза спорного товара на таможенную территорию Российской Федерации с заявлением таможенного режима, предполагающего использование ввезенных товаров в гражданском обороте Российской Федерации.

С целью выпуска прибывшего товара в свободное обращение ответчик осуществил подачу ДТ N 10702030/180414/0030340, в которой указал, что в контейнерах товары являются детские подгузники, при этом ответчиком заявлен к выпуску весь объем товара в размере 4163 коробки.

Следовательно, ответчик совершил все необходимые действия по таможенному оформлению данного товара.

Проанализировав части 2, 3 статьи 1484 ГК РФ, судебная коллегия пришла к выводу о том, что в качестве критерия признания действий лица противоправными, завершение ввоза товара, в том числе выпуск товара в обращение, т.е. фактическое введение товара в гражданский оборот, не требуется. Товары, содержащие незаконно размещенный на них товарный знак, перемещенные через таможенную границу, признаются ввозимыми на территорию Российской Федерации, что является достаточным для установления объективной стороны правонарушения.

Кроме того, ввоз на территорию Российской Федерации товара с нанесенным на него товарным знаком является самостоятельным способом использования этого товарного знака, а общество, осуществляющее ввоз на территорию Российской Федерации товара без согласия правообладателя на использование товарного знака этим способом, независимо от того, что оно само не наносило соответствующий товарный знак на товар, является нарушителем исключительных прав правообладателя на товарный знак.

Документом, подтверждающим исключительное право компании Као Кабусики Кайся (Као Корпорейшн) на товарный знак "MERRIES", является свидетельство N 371630.

Вместе с тем, доказательства выдачи правообладателем разрешения ООО "РАДА" на использование товарного знака "MERRIES" ответчиком в нарушение статьи 65 АПК РФ не представлены.

Кроме того, ответчик не представлены доказательства того, что он предпринял все возможные действия, направленные на выявление и пресечения правонарушения, отказавшись от предусмотренного статьями 171, 187 ТК ТС осмотра ввезенного товара до его предъявления к таможенному оформлению.

Из изложенного следует, что ООО "РАДА" не проявило требуемую степень заботливости, осмотрительности и добросовестности, какая от него требовалась в силу статьи 2 ГК РФ, как лица, в силу занятия предпринимательской деятельностью несущего соответствующие риски безотносительно выявления факторов виновности собственного поведения.

Применительно к доводам о позиции поставщика спорных товаров компании КОРАЛ НЭТ Ко, Лтд, о разовой ошибочности поставки, готовности осуществления реэкспорта, судебная коллегия отмечает, что связанность отмеченных сторон контракта предпринимательскими отношениями допускает возможность последующего обращения ответчика по настоящему делу с требованиями о возмещении убытков к лицу, в связи с чьими ошибочными действиями возник рассматриваемый спор о защите прав на товарный знак. В связи с изложенным, приводимые соответствующие доводы жалобы не могут быть приняты во внимание.

Указание апеллянта на необходимость применения правовой позиции Постановления Конституционного Суда РФ от 26.11.2012 N 28-П отклоняется судебной коллегией ввиду рассмотрения указанным постановлением вопросов привлечения к юридической ответственности иного вида, а именно административной ответственности применительно к части 1 статьи 16.2 и части 2 статьи 27.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Также не подлежит учету ссылки ответчика на практику рассмотрения споров о защите прав на товарный знак применительно к отмеченным в жалобе судебным актам по делу N А51-1761/2015 с учетом иных фактических обстоятельств в сравнении с настоящим спором.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что товар, ввезенный в Российскую Федерацию без согласия правообладателя, является незаконно введенным в гражданский оборот, в связи с чем удовлетворил исковые требования истца о запрете использовать товарный знак MERRIES, об изъятии из оборота и уничтожения без какой бы то ни было компенсации товаров, ввезенных ООО "РАДА на территорию Российской Федерации на которых/упаковке которых размещен товарный знак MERRIES по свидетельству N 371630, являются законными и обоснованными.

Довод апеллянта о том, что так называемый запрет на будущее на использование товарных знаков не направлен на восстановление нарушенного права и не предоставляет никаких гарантий против повторного их нарушения, а подобные требования не подлежат удовлетворению и являются злоупотреблением правом, отклоняется.

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ одним из способов защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности является предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Статья 10.bis Парижской конвенции содержит общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой, как следует из параграфа 2 этой статьи, понимаются всякие акты, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Подпунктом 1 пункта 3 указанной нормы установлено, что подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

Пункт 1 статьи 10.ter Парижской конвенции предусматривает, что Страны Союза обязуются обеспечить гражданам других стран - участников Конвенции законные средства для ее эффективного пресечения всех действий, указанных в статьях 9, 10 и 10.bis.

Поскольку действия ООО "Рада" могут ввести в заблуждение потребителей в отношении продавца товаров и нарушают исключительное право компании на товарные знаки, суд первой инстанции с учетом приведенных обстоятельств дела, пояснений о значительных объемах контрактных поставок однородных товаров в будущем, заявлении отмеченного требования в совокупности с иными, преследующими цель непосредственного разрешения спорной ситуации по существу, обоснованно применил в отношении ответчика санкцию в виде запрещения ответчику без разрешения правообладателя-истца использовать товарный знак MERRIES по свидетельствам N 3371630 в отношении товаров, для которых данный товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе: осуществлять ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также перевозку или хранение с этой целью указанных товаров.

Довод апеллянта о том, что суд первой инстанции, удовлетворяя требования истца об изъятии и уничтожении товара, ввезенного ответчиком, неправильно применил нормы права, сделав выводы о контрафактности ввезенного товара, также отклоняется.

Согласно пункту 1 статьи 1515 ГК РФ, товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

В то же время, пункт 4 статьи 1252 ГК РФ носит общий характер и относится ко всем видам результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, не исключая применение в отношении товара, подлинного по характеристикам происхождения, одновременно отвечающего критериям материального носителя при установленном нарушении исключительного права на товарный знак. Таким образом, отмеченные нормы не противоречат друг другу и применяются во взаимосвязи.

Действующее законодательство, а именно пункт 1 статьи 1515 и пункт 4 статьи 1252 ГК РФ, устанавливает наличие двух видов контрафактных материальных носителей: при создании неоригинального товара (материального носителя) с размещением на нем товарных знаков правообладателя без его согласия; при незаконном (контрафактном) использовании оригинального товара (материального носителя), которое приводит к нарушению исключительного права правообладателя - признание материального носителя контрафактным осуществляется в судебном порядке, что согласуется с правовой позицией Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и ВАС РФ, изложенной в пункте 25 Постановления от 26.03.2009 N 5/29.

Оценив диспозицию статьи 1252 ГК РФ, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что общая норма статьи 1252 ГК РФ дает понятие контрафактного товара, являющегося оригинальным товаром, и предусматривает такой способ защиты прав, как изъятие из оборота и уничтожение контрафактной продукции. Следовательно, учитывая, что нарушением прав владельца товарного знака признается, в том числе фактический несанкционированный ввоз товаров, обозначенных товарным знаком или сходным с ним до степени смешения обозначением, на территорию Российской Федерации, спорный товар является контрафактным.

Таким образом, доводы, изложенные в апелляционной жалобе, не нашли своего подтверждения в суде апелляционной инстанции, по существу сводятся к переоценке законных и обоснованных выводов суда первой инстанции, в связи с чем признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными и не могут служить основанием для отмены обжалуемого судебного акта.

При изложенных обстоятельствах арбитражный суд апелляционной инстанции счел, что выводы суда первой инстанции сделаны в соответствии со статьей 71 АПК РФ на основе полного и всестороннего исследования всех доказательств по делу с правильным применением норм материального права. Нарушений норм процессуального права, в том числе являющихся безусловным основанием для отмены судебного акта, апелляционной инстанцией не установлено.

Руководствуясь статьями 258, 266-271 Арбитражного процессуального кодекса РФ, Пятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Приморского края от 18.08.2015 по делу N А51-14039/2014 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам через Арбитражный суд Приморского края в течение двух месяцев.

Председательствующий

С.Б. Култышев

Судьи

Д.А. Глебов С.М. Синицына