Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 9 марта 2016 г. N 19АП-744/16

г. Воронеж

9 марта 2016 г.

Дело N А14-9941/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 29 февраля 2016 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 9 марта 2016 года.

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи	Кораблевой Г.Н.,
судей	Яковлева А.С.,
	Алферовой Е.Е.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Зеленской Ю.А.,

при участии:

от общества с ограниченной ответственностью "Упакс-Юнити": Вахрина К.Б., представитель по доверенности N 09-2015 от 15.09.2015;

от общества с ограниченной ответственностью Торгово-производственный комплекс "Юпласт-Черноземье": Василенко Д.В., представитель по доверенности от 25.07.2015; Пыльная Л.С., представитель по доверенности от 25.07.2015; Клейменова С.С., представитель по доверенности от 25.07.2015;

от индивидуального предпринимателя Юрина Ивана Владимировича: Василенко Д.В., представитель по доверенности от 25.07.2015; Пыльная Л.С., представитель по доверенности от 25.07.2015; Клейменова С.С., представитель по доверенности от 25.07.2015;

от общества с ограниченной ответственностью "Упакпласт": Василенко Д.В., представитель по доверенности от 25.07.2015; Пыльная Л.С., представитель по доверенности от 25.07.2015; Клейменова С.С., представитель по доверенности от 25.07.2015;

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Упакс-Юнити" (ОГРН 1025900508040, ИНН 5902136249) на решение Арбитражного суда Воронежской области от 29.12.2015 по делу N А14-9941/2015 (судья Козлов В.А.) по иску общества с ограниченной ответственностью "Упакс-Юнити" (ОГРН 1025900508040, ИНН 5902136249) к обществу с ограниченной ответственностью Торгово-производственный комплекс "Юпласт-Черноземье" (ОГРН 1073667030205, ИНН 3628013060), индивидуальному предпринимателю Юрину Ивану Владимировичу (ОГРН 304366233100227, ИНН 366201152593), обществу с ограниченной ответственностью "Упакпласт" (ОГРН 1153668014224, ИНН 3665106980) об обязании запретить использовать полезную модель, изъять из оборота и уничтожить, опубликовать решение о допущенном нарушении,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Упакс-Юнити" (далее - ООО "Упакс-Юнити", истец) обратилось в Арбитражный суд Воронежской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью Торгово-производственный комплекс "Юпласт-Черноземье" (далее - ООО ТПК "Юпласт-Черноземье"), индивидуальному предпринимателю Юрину Ивану Владимировичу (далее - ИП Юрин И.В.), обществу с ограниченной ответственностью "Упакпласт" (далее - ООО "Упакпласт") об обязании запретить ООО Торгово-производственный комплекс "Юпласт-Черноземье" использовать полезную модель "контейнер для пищевых продуктов" (патент N 139540) путем производства, изготовления, применения, предложения к продаже, продажи, иного введения в гражданский оборот или хранения для этих целей; об обязании запретить ИП Юрину И.В. осуществлять предложения к продаже, продажи, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей контейнеров Юпласт, изготовленных с нарушением патентных прав истца; о запрете ООО "Упакпласт" осуществлять предложения к продаже, продажи, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей контейнеров Юпласт, изготовленных с нарушением патентных прав истца; об обязании ООО Торгово-производственный комплекс "Юпласт-Черноземье" изъять из оборота и уничтожить за его счет контейнеры 108 х 82 Юпласт (125 мл, 200 мл, 250 мл, 350 мл, 500 мл), оборудование, прочие устройства и материалы, используемые (предназначенные) для совершения нарушения исключительных прав истца на полезную модель, а именно: формообразующие для контейнеров 108 х 82 Юпласт (125 мл, 200 мл, 250 мл, 350 мл, 500 мл); об обязании индивидуального предпринимателя Юрина Ивана Владимировича изъять из оборота и уничтожить за его счет контейнеры 108 х 82 Юпласт (125 мл, 200 мл, 250 мл, 350 мл, 500 мл); об обязании ООО "Упакпласт" изъять из оборота и уничтожить за его счет контейнеры 108 х 82 Юпласт (125 мл, 200 мл, 250 мл, 350 мл, 500 мл); об обязании ООО Торгово-производственный комплекс "Юпласт-Черноземье" опубликовать в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатенте), в периодических изданиях, газете "Российская газета" и газете "Коммерсантъ" не менее чем на одной полосе и на главной странице сайта группы компаний Юпласт http://www.upla5t-vrn.ru/ решение о допущенном нарушении исключительных прав истца с указанием последнего в качестве законного патентообладателя.

Решением Арбитражного суда Воронежской области от 29.12.2015 в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с указанным решением, ООО "Упакс-Юнити" обратилось в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда, удовлетворить исковые требования.

В обоснование апелляционной жалобы истец указывает на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права и несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела. По мнению ООО "Упакс-Юнити", ответчиками не доказано право преждепользования.

ООО Торгово-производственный комплекс "Юпласт-Черноземье" представлен отзыв на апелляционные жалобы, в котором общество просит оставить решение без изменения.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель ООО "Упакс-Юнити" поддержал доводы апелляционной жалобы.

Представители ООО Торгово-производственный комплекс "Юпласт-Черноземье", ИП Юрина И.В., ООО "Упакпласт" просили отказать в удовлетворении жалобы.

В силу части 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской федерации (далее - АПК РФ) при рассмотрении дела в порядке апелляционного производства арбитражный суд по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам повторно рассматривает дело.

Заслушав мнения представителей сторон, изучив материалы дела, доводы апелляционной жалобы и возражений на нее, судебная коллегия находит решение суда первой инстанции законным и обоснованным, а апелляционную жалобу не подлежащей удовлетворению по следующим основаниям.

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, ООО "Упакс-Юнити" обладает исключительными правами на полезную модель "Контейнер для пищевых продуктов" по патенту N 139540, приоритет с 01.04.2013.

Согласно представленным истцом данным, рекламы из сети "Интернет" ответчики по делу осуществляют изготовление и реализацию контейнеров для пищевых продуктов.

Полагая, что действия ответчиков нарушают права и законные интересы истца, ООО "Упакс-Юнити" обратилось в суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции пришел к выводу о совпадении решений, реализованных в товарах, производимых ООО ТПК "Юпласт-Черноземье", с существенными признаками полезной модели истца. В то же время суд области пришел к выводу о наличии у ООО ТПК "Юпласт-Черноземье" права преждепользования в отношении спорных решений, что и послужило основанием для отказа в иске.

Принимая решение об отказе в удовлетворении иска, суд первой инстанции правомерно руководствовался следующим.

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) арбитражные суды осуществляют защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав.

В силу части 1 статьи 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим Кодексом.

В соответствии со статьей 1225 ГК РФ полезные модели отнесены к результатам интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана.

Согласно статье 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

В силу пункта 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если этим кодексом не предусмотрено иное.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном ГК РФ, требования: о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; об изъятии материального носителя - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю; о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующих изобретения, полезной модели или промышленного образца, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец (статья 1353 ГК РФ).

В соответствии со статьей 1354 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (пункт 2 статьи 1375 и пункт 2 статьи 1376 ГК РФ).

Статьей 1358 ГК РФ предусмотрено, что изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 данной статьи.

Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности, ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;

Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 ГК РФ.

В соответствии со статьей 1361 ГК РФ (в редакции Федерального закона от 08.12.2011 N 422-ФЗ) лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или либо сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Из смысла приведенных норм следует, что преждепользование - это право безвозмездно использовать тождественное решение в определенном объеме и без расширения такого использования. Права преждепользователя ограничены тем объемом применения тождественного решения, который был им достигнут на дату приоритета, либо, если использование не было начато до этой даты, объемом, соответствующим сделанным приготовлениям.

Преждепользователь не вправе использовать тождественное решение в большем объеме по сравнению с тем, в каком решение использовалось или предполагалось использоваться до даты приоритета заявки. При этом устанавливаемый объем использования тождественного решения должен быть документально подтвержден.

Право преждепользования возникает не в силу решения суда, а при наличии условий, определенных статьей 1361 ГК РФ.

Изложенная позиция суда находит свое подтверждение в пункте 28 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015.

Как усматривается из материалов дела, дата приоритета на полезную модель возникла у истца 01.04.2013, что подтверждается патентом на полезную модель N 139540.

В материалах дела имеются распечатки с сайтов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в которых размещена информация о том, что ответчики по делу осуществляют изготовление и реализацию одноразовой посуды, в том числе, контейнеров для пищевых продуктов различного объема из полипропилена. Производство указанной продукции началось в июле 2013 года, то есть после наступления даты приоритета истца. В материалах дела также имеются копии фотографий контейнеров, изготавливаемых ООО ТПК "Юпласт-Черноземье". Также истцом в материалы дела представлено экспертное заключение, в котором проанализировано использование формулы полезной модели, на которую истцу выдан патент N 139540, и сделан вывод об использовании в контейнере истца полезной модели по патенту N 139540. ООО ТПК "Юпласт-Черноземье" представлена документация, отражающая технические характеристики, производимых им контейнеров.

Согласно данным документам параметры контейнеров, изготавливаемых ООО ТПК "Юпласт-Черноземье", содержат формулу полезной модели по патенту N 139540, выданному истцу.

Принимая во внимание изложенное, суд первой инстанции счел, что характеристики полезной модели и элементы ее формулы позволяют достоверно установить указанное обстоятельство на основании приведенных выше доказательств без проведения экспертных исследований.

Данный вывод суда первой инстанции заявителем апелляционной жалобы не оспаривается.

Однако, сопоставив представленные ООО ТПК "Юпласт-Черноземье" доказательства, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о наличии у названного ответчика права использования решений при изготовлении спорных товаров, тождественных полезной модели истца - права преждепользования.

Так, в материалах дела имеется копия деловой переписки, осуществленной посредством электронных систем связи, между ООО ТПК "Юпласт-Черноземье" и иностранной фирмой - производителем промышленного оборудования "ИЛЛИГ Машиненбау ГмБХ и Ко. КГ". Указанная переписка относится к первой половине 2012 года.

По содержанию переписка представляет собой обсуждение технических характеристик промышленного оборудования, предполагаемого к приобретению ответчиком, размеры и иные параметры продукции, которую можно выпускать на данном оборудовании, в том числе и названные выше контейнеры.

В переписке содержатся чертежи контейнеров, изготовленные иностранной фирмой, которые, в том числе, позволили сделать вывод об использовании в производстве ответчиком контейнеров формулы полезной модели истца. В переписке содержится также указание на объем производимой продукции, который составляет 269107200 шт. контейнеров в год.

В результате переговоров между ООО ТПК "Юпласт-Черноземье" и иностранной фирмой 08.08.2012 был заключен контракт на поставку промышленного оборудования.

Согласно техническим приложениям к контракту именно на этом оборудовании ООО ТПК "Юпласт-Черноземье" изготавливает поименованные ранее контейнеры, что не отрицается последним.

Кроме того, в материалы дела ООО ТПК "Юпласт-Черноземье" представлены копии платежных документов, согласно которым оплата по контракту от 08.08.2012 начата 10.08.2012 и завершена 31.07.2013. Завершение расчетов по контракту от 08.08.2012 подтверждается и паспортом сделки по контракту от 08.08.2012, который открыт 08.08.2012.

Фактическое поступление оборудования ответчику подтверждается грузовой таможенной декларацией (ГТД), справочный номер 10104070/080513/0002445. Согласно названной ГТД оборудование поступило ответчику 08.05.2013.

Перечень оборудования, указанного в ГТД,соответствует оборудованию, предусмотренному к поставке ООО ТПК "Юпласт-Черноземье" по контракту от 08.08.2012, что не оспаривается сторонами.

В соответствии с актами о приеме-передаче объектов основных средств унифицированной формы ОС-1 поступившее оборудование введено ООО ТПК "Юпласт-Черноземье" в эксплуатацию к июлю 2013 года.

В подтверждение реального характера приготовлений к использованию решения, тождественному полезной модели истца, ООО ТПК "Юпласт-Черноземье" представлены договоры купли-продажи сырья и материалов, необходимых для осуществления производства продукции, в том числе, поименованных выше контейнеров, соответствующие товарные накладные.

ООО ТПК "Юпласт-Черноземье" представлены контракты на приобретение дополнительного оборудования, необходимого в производстве, платежные документы и ГТД, подтверждающие фактическое получение оборудования. Указанные договоры заключены ответчиком со сторонними лицами как в период до 01.04.2013 (дата возникновения приоритета истца), так и после. Соответственно, оборудование, сырье и материалы также поступали как до 01.04.2013, так и после.

ООО ТПК "Юпласт-Черноземье" в материалы дела представлены технические регламенты по производству, содержащие технологические требования к процессу производства, которые разработаны до 01.04.2013.

Кроме того, в материалах дела имеются копии приказов о приеме на работе и трудовых книжек, свидетельствующие о наличии у ООО ТПК "Юпласт-Черноземье" необходимого персонала до 01.04.2013, а также документы, подтверждающие наличие у общества необходимых производственных площадей, строительство которых начато до даты приоритета истца, и которые позволяют осуществлять выпуск продукции.

Судом первой инстанции установлено, что поставщиком промышленного оборудования для истца являлась та же иностранная фирма, которая поставила такое же оборудование ответчику - ООО ТПК "Юпласт-Черноземье". Истец приобрел оборудование с помощью которого изготовил продукцию, зарегистрированную в качестве полезной модели, по контракту от 24.11.2006 с упомянутой выше иностранной фирмой "ИЛЛИГ Машиненбау ГмБХ и Ко. КГ".

В соответствии правовой позицией, изложенной в пункте 30 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, необходимое приготовление квалифицируется как установленное обстоятельствами дела намерение использовать на конкретном предприятии имеющееся тождественное патенту решение в технологической стадии, определяющей порядок ее осуществления, которую можно объективно реализовать.

Из материалов дела следует, что до наступления даты приоритета истца ООО ТПК "Юпласт-Черноземье" провело необходимые приготовления для осуществления указанного производства. Данные приготовления и, соответственно, получение необходимой документации, оборудования, позволившего ответчику использовать решение, тождественное запатентованному решению истца, осуществлены ООО ТПК "Юпласт-Черноземье" независимо от действий и решений истца. Изложенное свидетельствует о возникновении у ответчика права преждепользования.

Для определения допустимого объема преждепользования судом первой инстанции в порядке статьи 82 АПК РФ была назначена экспертиза, перед которой поставлен вопрос: какое максимальное количество изделий, изображенных на чертежах, может производиться ежегодно на оборудовании, приобретенном ООО ТПК "Юпласт-Черноземье" по контракту от 08.08.2012 N 356, с учетом всех ресурсов, имевшихся у ООО ТПК "Юпласт-Черноземье" до 01.04.2013, как если бы все эти ресурсы использовались только для выпуска данных изделий, и с учетом требований, предусмотренных производителем по регламентному техническому обслуживанию (ежедневному, ежемесячному, ежегодному) оборудования и инструментов. Проведение экспертизы поручено экспертам федерального государственного бюджетного учреждения высшего профессионального образования - Российская государственная академия интеллектуальной собственности.

Из заключения по результатам экспертизы усматривается, что на оборудовании, приобретенном ООО ТПК "Юпласт-Черноземье" по контракту от 08.08.2012 N 356, с учетом всех требований, предусмотренных производителем по регламентному техническому обслуживанию (ежедневному, ежемесячному, ежегодному) оборудования и инструмента, максимальное количество изделий, изображенных на чертежах, может производиться 262471680 штук.

Согласно сведениям, представленным ООО ТПК "Юпласт-Черноземье", фактический объем изготавливаемой продукции на приобретенном оборудовании не превышает установленных экспертизой размеров. Доказательств иного истец не представил.

Доводам истца, изложенным, в том числе, в апелляционной жалобе, о недостоверности заключения по результатам судебной экспертизы суд первой инстанции, с учетом пояснений эксперта в судебном заседании 15.12.2015, дал надлежащую оценку (страницы 11-12 решения). При этом, как следует из материалов дела, ходатайств о назначении дополнительной или повторной экспертизы в порядке статей 86, 87 АПК РФ при рассмотрении дела судом первой и апелляционной инстанций истец не заявлял.

Ответчики - ИП Юрин И. В. ООО "Упакпласт" используют продукцию ООО ТПК "Юпласт-Черноземье", введенную в гражданский оборот на законном основании лицом, обладающим правом преждепользования на спорную продукцию (контейнер). В связи с чем подобное использование контейнеров - добросовестное и не является нарушением исключительного права на полезную модель ввиду положений пункта 6 статьи 1359 ГК РФ.

Согласно пункту 6 статьи 1359 ГК РФ не является нарушением исключительного права на полезную модель предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использована полезная модель, если этот продукт ранее был введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации лицом без разрешения патентообладателя, но при условии, что такое введение в гражданский оборот было осуществлено правомерно в случаях, установленных ГК РФ.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции обоснованно отказал в удовлетворении исковых требований ко всем ответчикам.

Ссылка заявителя апелляционной жалобы на то, что судом были неправильно применены при разрешении настоящего спора нормы права, в мотивировочной части решения отсутствуют доводы в отношении обоснования правомерного поведения каждого из ответчиков, носит формальный характер и не может являться основанием для отмены обжалуемого судебного акта. Спор фактически разрешен на основе правовых норм, приведенных выше.

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые влияли бы на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции.

По мнению суда апелляционной инстанции, оценка доказательств произведена судом первой инстанции в соответствии с правилами, установленными статьей 71 АПК РФ. Суд апелляционной инстанции не усматривает причин для переоценки правомерных выводов суда первой инстанции.

На основании вышеизложенного обжалуемое решение следует оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В силу статьи 110 АПК РФ, статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации государственная пошлина в сумме 3 000 руб. за подачу апелляционной жалобы относится на ее заявителя. Истцом уплачена государственная пошлина за подачу апелляционной жалобы в сумме 21 000 руб. В связи с чем 18 000 руб. излишне уплаченной государственной пошлины подлежат возврату истцу из федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 266 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Воронежской области от 29.12.2015 по делу N А14-9941/2015 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Упакс-Юнити" (ОГРН 1025900508040, ИНН 5902136249) - без удовлетворения.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Упакс-Юнити" (ОГРН 1025900508040, ИНН 5902136249) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 18 000 руб., уплаченную платежным поручением от 20.01.2016 N 159.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в двухмесячный срок через арбитражный суд первой инстанции согласно части 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий судья

Г.Н. Кораблева

Судьи

А.С. Яковлев Е.Е. Алферова