Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11 марта 2016 г. N 19АП-682/16

г. Воронеж

11 марта 2016 г.

Дело N А08-6079/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 9 марта 2016 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 11 марта 2016 года.

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Кораблевой Г.Н.,

судей Яковлева А.С.,

Алферовой Е.Е.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Зеленской Ю.А.,

при участии:

от общества с ограниченной ответственностью "РИ СТОР МЭН": Зимакина О.В., представитель по доверенности от 22.09.2015; Крамской О.А., представитель по доверенности от 03.03.2016;

от общества с ограниченной ответственностью "Вексель": Россинский А.В., представитель по доверенности от 11.01.2016;

от общества с ограниченной ответственностью "ССТ": представитель не явился, доказательства надлежащего извещения имеются в материалах дела;

от общества с ограниченной ответственностью "ТУЛЬСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА "ТОФА": представитель не явился, доказательства надлежащего извещения имеются в материалах дела;

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "РИ СТОР МЭН" (ИНН 3123151365, ОГРН 1073123007462) на решение Арбитражного суда Белгородской области от 21.12.2015 по делу N А08-6079/2015 (судья Родионов М.С.) по иску общества с ограниченной ответственностью "Вексель" (ИНН 7701681255, ОГРН 5067746797290) к обществу с ограниченной ответственностью "РИ СТОР МЭН" (ИНН 3123151365, ОГРН 1073123007462) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак,

третьи лица: ООО "ССТ", ООО "ТУЛЬСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА "ТОФА",

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Вексель" (далее - ООО "Вексель", истец) обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "РИ СТОР МЭН" (далее - ООО "РИ СТОР МЭН", ответчик) о взыскании 500 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак "Highlander" (с учетом уточнения требований).

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "ССТ" (далее - ООО "ССТ"), общество с ограниченной ответственностью "ТУЛЬСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА "ТОФА" (далее - ООО "ТУЛЬСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА "ТОФА").

Решением Арбитражного суда Белгородской области от 21.12.2015 исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с указанным решением, ООО "РИ СТОР МЭН" обратилось в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда, в удовлетворении исковых требований отказать.

ООО "Вексель" представлены возражения на апелляционную жалобу, в котором общество просит оставить решение суда без изменения.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель ООО "РИ СТОР МЭН" поддержал доводы апелляционной жалобы.

ООО "ССТ", ООО "ТУЛЬСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА "ТОФА" явку представителей в судебное заседание не обеспечили, о слушании дела извещены надлежащим образом.

В соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) дело рассматривается в отсутствие не явившихся представителей сторон, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства.

В судебном заседании 29.02.2016 объявлялся перерыв до 09.03.2016.

В заседании суда 09.03.2016 представитель истца возражал против удовлетворения апелляционной жалобы, просил оставить без изменения решение суда первой инстанции.

В силу части 1 статьи 268 АПК РФ при рассмотрении дела в порядке апелляционного производства арбитражный суд по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам повторно рассматривает дело.

Рассмотрев доводы апелляционной жалобы, отзыва на нее, исследовав в совокупности материалы дела, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о наличии оснований для отмены обжалуемого судебного акта в силу нижеследующего.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, обращаясь с настоящим иском, истец указывает, что является правообладателем на товарный знак "Highlander" (свидетельство от 14.07.2011 N 233479 на товары 25 класса МКТУ).

Исковые требования заявлены к ответчику, в магазине которого истцом 31.03.2015 приобретена обувь, маркированная товарным знаком "Highlander". Истец не давал ответчику разрешения на использование товарного знака "Highlander". Никаких договорных отношений по использованию товарного знака "Highlander" между истцом и ответчиком не было.

Данные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в суд с заявленными требованиями.

Суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требования, исходил из того, что, ООО "РИ СТОР МЭН" разрешения на использование товарного знака HIGHLANDER истцом не давалось.

Однако суд апелляционной инстанции полагает, что суд первой инстанции, разрешая спор, не принял во внимание следующие обстоятельства.

В силу части 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

В соответствии со статьей 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Как следует из положений статьи 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Согласно статье 1484 ГК РФ, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно части 1 статьи 1486 ГК правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 29.04.2015 по делу N СИП-90/2015, вступившим в законную силу немедленно (часть 2 статьи 180 АПК) и впоследствии оставленным без изменения кассационной инстанцией, досрочно прекращена правовая охрана товарного знака "HIGHLANDER" по свидетельству Российской Федерации N 233479 в отношении части товара 25 класса МКТУ, в том числе "обувь, ботинки".

Судом по интеллектуальным правам по указанному делу установлено, что принадлежащее истцу право на товарный знак HIGHLANDER им фактически не реализовывалось; зарегистрированный за истцом товарный знак HIGHLANDER для индивидуализации обуви, как товара входящего в 25 класс МКТУ, не использовался ни самим истцом, как производителем (продавцом) товара, ни с его разрешения иными лицами.

Согласно пункту 39 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденным Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), досрочное прекращение правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием означает прекращение исключительного права на товарный знак на будущее время (часть 4 статьи 1486 ГК). В этой связи требования правообладателя о защите исключительного права, предъявленные до прекращения правовой охраны товарного знака, подлежат удовлетворению.

Также в данном пункте Обзора указано на то, что действия правообладателя по защите исключительного права при досрочном прекращении правовой охраны товарного знака тогда не являются злоупотреблением правом, когда они совершены до обращения заинтересованного лица в суд с требованием о досрочном прекращении правовой охраны.

В настоящем деле претензия ответчику предъявлена истцом 01.04.2015 спустя месяц после принятия Судом по интеллектуальным правам к производству иска по делу N СИП-90/2015 (определение от 27.02.2015). Иск же по настоящему делу подан в арбитражный суд почти через полгода (19.08.2015) после принятия указанного решения по делу N СИП-90/2015 и прекращения правовой охраны товарного знака (29.04.2015).

При таких обстоятельствах судом не могут быть приняты доводы истца о том, что его обращение в суд по настоящему делу с учетом решения по делу N СИП-90/2015 не имеет явных признаков злоупотребления правом.

Следует отметить, что независимо от наличия либо отсутствия оснований для применения в рассматриваемом случае пункта 39 Обзора, материалами дела подтверждается, что действия истца по обращению в суд с настоящим иском носят характер злоупотребления правом.

По смыслу части 3, 4 статьи 1 ГК при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

В соответствии с частью 1 статьи 10 ГК не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). При несоблюдении данных требований суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично (часть 2 статьи 10 ГК РФ).

В силу пункта 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Товарный знак служит для индивидуализации товара (статьи 1477, 1481 ГК РФ), являясь одним из средств охраны промышленной собственности, направленным на охрану результата производства.

Соответственно, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК, статьи 10 bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20.03.1883, если исходя из фактических обстоятельств конкретного спора установит злоупотребление правом со стороны правообладателя товарного знака.

Определением Верховного Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 23.07.2015 N 310-ЭС15-2555 сформулирована правовая позиция, согласно которой с учетом установленного ГК РФ общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса является злоупотреблением соответствующего лица.

Судом по интеллектуальным правам в указанном решении по делу по делу N СИП-90/2015 установлено, что истец, являясь обладателем права на товарный знак HIGHLANDER, не реализовывал данное право ни путем производства обуви под этой маркой, ни путем передачи соответствующих прав иным лицам. При этом истец только в массовом порядке предъявляет иски к розничным продавцам обуви с указанной маркой, что установлено и судом по делу N СИП-90/2015, и подтверждается материалами настоящего дела.

В силу статьи 16 АПК РФ решения Суда по интеллектуальным правам от 29.04.2015 по делу N СИП-90/2015 является обязательным для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежит исполнению на всей территории Российской Федерации.

Судом апелляционной инстанции также учтено, что в соответствии с приведенными выше нормами гражданского законодательства, нарушение прав на товарный знак будет иметь место только в случае использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Между тем ООО "Вексель" в нарушение требований статьи 65 АПК РФ доказательства вероятности смешения в глазах потребителя товаров истца и ответчика в материалы дела не представлены.

Данная правовая позиция подтверждается судебной практикой (постановление Суда по интеллектуальным правам от 23.12.2015 по делу N А40-26211/2015).

При указанных обстоятельствах в удовлетворении исковых требований следует отказать. В связи с чем обжалуемое решение подлежит отмене, а апелляционная жалоба - удовлетворению.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Истцу при подаче искового заявления была предоставлена отсрочка по уплате государственной пошлины в бюджет. В связи с тем, что исковые требования оставлены без удовлетворения, расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение иска в сумме 13 000 руб. подлежат взысканию с истца в доход федерального бюджета.

С учетом рассмотрения апелляционной жалобы государственная пошлина в размере 3 000 руб. подлежит взысканию с ООО "Вексель" в пользу ОООО "РИ СТОР МЭН".

Руководствуясь статьями 110, 266 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "РИ СТОР МЭН" (ИНН 3123151365, ОГРН 1073123007462) удовлетворить.

Решение Арбитражного суда Белгородской области от 21.12.2015 по делу N А08-6079/2015 отменить.

В удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью "Вексель" (ИНН 7701681255, ОГРН 5067746797290) к обществу с ограниченной ответственностью "РИ СТОР МЭН" (ИНН 3123151365, ОГРН 1073123007462) отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Вексель" (ИНН 7701681255, ОГРН 5067746797290) в доход федерального бюджета государственную пошлину за рассмотрение иска в сумме 13 000 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Вексель" (ИНН 7701681255, ОГРН 5067746797290) в пользу общества с ограниченной ответственностью "РИ СТОР МЭН" (ИНН 3123151365, ОГРН 1073123007462) государственную пошлину за рассмотрение апелляционной жалобы 3 000 руб.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в двухмесячный срок через арбитражный суд первой инстанции согласно части 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий судья

Г.Н. Кораблева

Судьи

А.С. Яковлев Е.Е. Алферова