Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16 марта 2016 г. N 09АП-4467/16

г. Москва

16 марта 2014 г.

Дело N А40-34104/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 09 марта 2016 г.

Постановление изготовлено в полном объеме 16 марта 2016 г.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Е.Б.Расторгуева

судей Д.Н.Садиковой, Д.В.Пирожкова

при ведении протокола судебного заседания секретарем С.Г.Коробковой

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы

ЗАО СТД "МИЛАВИЦА" и ООО "Амели"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 14.12.2015 г. по делу N А40-34104/2015, принятое судьей Мищенко А.В.

по иску СП ЗАО "Милавица"

к ЗАО СТД "МИЛАВИЦА" (ОГРН 1027739013620, юр.адрес: 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 63Б) и ООО "Амели" (ОГРН 5147746334016, юр.адрес: 127254, г. Москва, ул. Руставели, д. 10, корп. 2, офис 14)

третье лицо: ЗАО "РСИЦ"

о защите исключительных прав на товарный знак

при участии в судебном заседании:

от истца: В.В.Белобородова (по доверенности от 23.06.2015)

от ответчика: А.В.Алимов (по доверенности от 14.04.2015; по доверенности от 02.07.2015)

третье лицо: не явился, извещён

УСТАНОВИЛ:

Совместное предприятие закрытое акционерное общество (СП ЗАО) "Милавица" обратилось с иском к обществу с ограниченной ответственностью (ООО) "Амели", Закрытому акционерному обществу (ЗАО) СТД "МИЛАВИЦА" о запрете использования товарных знаков истца "МИЛАВИЦА" и/или "MILAVITSA" в сети Интернет, взыскании компенсации солидарно в размере 2 000 000 руб., а также о взыскании судебных расходов в размере 15 000 руб. (с учетом изменения иска в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных исковых требований относительно предмета спора, привлечено ЗАО "РСИЦ".

Решением от 14.12.2012 г. исковые требования удовлетворены частично, суд запретил ЗАО СТД "МИЛАВИЦА" использовать обозначение товарных знаков "MILAVITSA" и/или "МИЛАВИЦА", а также иные обозначение, сходные до степени смешения с ним, в сети Интернет, включая домен milavica.ru.; взыскал с ЗАО СТД "МИЛАВИЦА" в пользу СП ЗАО "Милавица" 200 000 руб.; с ООО "Амели" в пользу СП ЗАО "Милавица" 100 000 руб. компенсации. В остальной части иска отказал.

При этом суд исходил из того, что факт незаконного использования обозначения в доменном имени, сходного до степени смешения с товарными знаками истца, подтверждается представленными в дело доказательствами; размер заявленной ко взысканию компенсации подлежит уменьшению до 200 000 руб в отношении ЗАО СТД "МИЛАВИЦА" и до 100 000 руб. в отношении ООО "Амели".

Не согласившись с принятым решением, ЗАО СТД "МИЛАВИЦА" подало апелляционную жалобу, в которой просит решение суда в части требования о запрете использования обозначения товарных знаков прекратить, а в удовлетворении требования о взыскании компенсации - отказать, ссылаясь на то, что регистрация спорного домена осуществлялась по согласованию с истцом, поскольку на момент регистрации ЗАО СТД "МИЛАВИЦА" являлось официальным дистрибьютером СП ЗАО "Милавица" в России, реализация товара, произведенного истцом в период действия дистрибьюторских соглашений, осуществляется до настоящего времени, в связи с чем это не может расцениваться как нарушение исключительных прав на использование товарных знаков, в связи с чем требование о взыскании компенсации неправомерно; производство по делу в части запрета использования обозначений товарных знаков подлежит прекращению, поскольку данные требования уже были предметом рассмотрения по делу N А40-33114/2015.

На данное решение суда подана также апелляционная жалоба ООО "Амели", в которой просит отменить решение суда в части взыскания компенсации с ООО "Амели", ссылаясь на то, что после подачи иска общество вернуло права администрирования прежнему владельцу; доменное имя "milavica.ru" на нарушает исключительных прав истца; суд первой инстанции неправомерно отказал в назначении по делу судебной экспертизы товарных знаков.

Истец и третье лицо отзывы на апелляционные жалобы не представили.

Рассмотрев дело в отсутствие третьего лица, извещенного о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, в порядке статей 123, 156, 266 и 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заслушав представителей явившихся сторон, изучив материалы дела, суд апелляционной инстанции не находит оснований к удовлетворению апелляционной жалобы и отмене или изменению решения арбитражного суда, принятого в соответствии с законодательством Российской Федерации и обстоятельствами дела.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем товарных знаков "МИЛАВИЦА"/ "MILAVITSA" по свидетельствам N 815898,427735 с приоритетом от 11.01.2010 г. в отношении товаров 10, 25,35 класса МКТУ.

Исковые требования мотивированы тем, что в сети Интернет зарегистрировано доменное имя "milavica.ru", владельцем (пользователем) которого с момента подачи иска до 23.06.2015 г. являлось ООО "Амели", впоследствии - ЗАО СТД "МИЛАВИЦА", которое сходно до степени смешения с товарными знаками истца, что нарушает его права.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением) (пункт 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Протоколом осмотра установлен факт существования в сети Интернет сайта htpp://milavica.ru/ (л.д. 56), администратором домена "milavica.ru" с момента подачи иска до 23.06.2015 г. являлось ООО "Амели", впоследствии - ЗАО СТД "МИЛАВИЦА", что сторонами не оспорено.

Суд первой инстанции пришел к правильным выводам о том, что доменное имя "milavica.ru" сходно до степени смешения с товарными знаками истца "МИЛАВИЦА"/ "MILAVITSA" по свидетельствам N 815898,427735, и используется ответчиками без согласия правообладателя.

На основании пункта 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05 марта 2003 г. N 32 (далее Правила), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Кроме того, согласно пунктам 14.4.2.2, 14.4.2.3, 14.4.2.4 Правил при установлении сходства обозначений до степени смешения должны приниматься во внимание правила, касающиеся выделения в товарном знаке части, занимающей доминирующее положение; словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными изображениями, в которые входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым.

Согласно подпункту 14.4.2.4 Правил при установлении сходства обозначений до степени смешения должны приниматься во внимание правила, касающиеся выделения в товарном знаке части, занимающей доминирующее положение.

Согласно подпункту 14.4.2.2, 14.4.2.3, 14.4.2.4 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными изображениями, в которые входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Таким образом, при определении наличия признаков сходности до степени смешения необходимо руководствоваться указанными Правилами, которые устанавливают, что сходство обозначения с зарегистрированным товарным знаком может определяться по одному из указанных выше признаков (звуковым, графическим или смысловым) с применением правила выделения в товарном знаке части, занимающей доминирующее положение.

При таких обстоятельствах довод жалобы ООО "Амели" о том, что вывод суда о сходстве до степени смешения является неправомерным, отклоняется судом апелляционной инстанции, поскольку судом с учетом указанных выше норм правомерно установлено сходство до степени смешения отдельных элементов, что является нарушением исключительных прав истца. В этой связи суд первой инстанции правомерно отказал в удовлетворении ходатайства о назначении по делу судебной экспертизы товарных знаков, поскольку, как указано выше, их сходство установлено судом с учетом Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05 марта 2003 г. N 32.

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации одним из способов защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности является предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Довод заявителей жалобы о том, что производство по делу в части запрета использования обозначений товарных знаков подлежит прекращению, поскольку данные требования уже были предметом рассмотрения по делу N А40-33114/2015, не может служить основанием для отмены решения, поскольку оснований к прекращению производства в порядке пункта 2 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд апелляционной инстанции не усматривает ввиду различия предмета иска - по делу N А40-33114/2015 рассмотрен спор о запрете использования спорных товарных знаков в отношении товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован, а также однородных товаров и услуг по 10, 25, 35 классам МКТУ, тогда как в настоящем деле иск заявлен о запрете использования спорных товарных знаков в сети Интернет, включая домен "milavica.ru".

За незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения (подпункт 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Суд взыскал компенсацию с ЗАО СТД "МИЛАВИЦА" в пользу СП ЗАО "Милавица" 200 000 руб.; с ООО "Амели" в пользу СП ЗАО "Милавица" 100 000 руб.

В пункте 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования.

При определении размера компенсации суд первой инстанции учел, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, в связи с чем суд апелляционной инстанции полагает, решение суда в части взыскания компенсации разумным и справедливым.

При этом довод ООО "Амели" о том, что после подачи иска общество вернуло права администрирования прежнему владельцу, не принимается судом, поскольку в период с 26.02.2015 г. (дата подачи иска) до 23.06.2015 г. (дата передачи прав администрирования) общество являлось администратором домена, что учтено судом первой инстанции при определении размера компенсации.

Таким образом, решение суда является законным и обоснованным, соответствует материалам дела и действующему законодательству, в связи с чем отмене не подлежит. Нормы материального права правильно применены судом, нарушений норм процессуального права не установлено.

Доводы апелляционных жалоб не опровергают выводы суда, положенные в основу решения, и не могут служить основанием для отмены решения и удовлетворения апелляционной жалобы.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 266, 267, 268, 269 и 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 14.12.2015 г. по делу N А40-34104/15 оставить без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Е.Б.Расторгуев

Судьи

Д.Н.Садикова Д.В.Пирожков