Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 6 апреля 2016 г. N 09АП-12804/16

г. Москва

06 апреля 2016 г.

Дело N А40-162737/13

Резолютивная часть постановления объявлена 31 марта 2016 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 06 апреля 2016 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Н.И. Левченко,

судей А.А. Солоповой, Н.В. Лаврецкой

при ведении протокола судебного заседания секретарем И.В. Фоминым,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Открытого акционерного общества "РОТ ФРОНТ"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 09 февраля 2016 года

по делу N А40-162737/13, принятое судьей Р.А. Хатыповой,

по иску Открытого акционерного общества "РОТ ФРОНТ"

(ОГРН: 1027700042985, 115184, г. Москва, 2-й Новокузнецкий пер., д.13/15)

к Обществу с ограниченной ответственностью "Торгсервис XXI"

(ОГРН: 1037739287079, 129337, г. Москва, ул. Красная Сосна, д. 2, кор. 1, стр. 1)

третье лицо: Общество с ограниченной ответственностью "Раменский кондитерский комбинат"

о взыскании 9 913 166 рублей 76 копеек компенсации

при участии в судебном заседании:

от истца: Карагиоз С.В. (по доверенности от 30.12.2015)

от ответчика: Гурованов О.Ф. (по доверенности от 03.02.2015), Кувшинов Н.Н.

(по доверенности от 31.03.2016), Тихомиров В.М. (по доверенности от 30.03.2016)

от третьего лица: Сильвестров В.С. (по доверенности от 21.03.2016)

УСТАНОВИЛ:

Открытое акционерное общество "РОТ ФРОНТ" (далее - ОАО "РОТ ФРОНТ", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к Обществу с ограниченной ответственностью "Торгсервис XXI" (далее - ООО "Торгсервис XXI", ответчик) о взыскании 9 913 166 рублей 76 копеек компенсации за незаконное использование серии товарных знаков "Лесная ягода" по свидетельствам N 124871 и N 232561 при реализации кондитерских изделий, а именно - рулетов "Лесная ягода" в упаковке весом 285 гр., рулетов мини М/Д "Лесная ягода" в упаковке весом 175 гр. и печенья "Хакер Лесная ягода" в упаковке весом 75 гр.

Исковые требования заявлены на основании статей 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и мотивированы тем, что ОАО "РОТ ФРОНТ" стало известно о незаконном использовании ответчиком указанных товарных знаков при реализации кондитерских изделий: рулетов "Лесная ягода". В подтверждение требований истец сослался на письмо УВД N 09/3092.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Общество с ограниченной ответственностью "Раменский кондитерский комбинат" (далее - ООО "Раменский кондитерский комбинат", третье лицо).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 13.02.2015, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 02.06.2015, в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 28.08.2015 решение от 13.02.2015 года и постановление апелляционного суда от 02.06.2015 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Суд кассационной инстанции указал на необоснованность судебных актов. Судами не дана оценка письму Государственного научного учреждения "Научно-исследовательский институт кондитерской промышленности" от 19.03.2015 N 35/7 и заключению патентного поверенного Трусовой Е. от 20.01.2014 N 32828.00003.

Также не получили надлежащей судебной оценки сведения, содержащиеся в отзыве ответчика на иск от 10.12.2013, в котором ответчик указывает на совершение им действий по использованию обозначения "ЛЕСНАЯ ЯГОДА" (том 3, л.д. 38).

Вывод суда апелляционной инстанции о том, что письмо УВД N 09/3092, также представленное истцом в обоснование своей позиции по делу, не является надлежащим доказательством, который обоснован судом указанием на то, что оно является доказательством в другом деле, не может быть признан правомерным, поскольку данное обстоятельство, само по себе, не исключает необходимости оценки данного документа судами в рамках настоящего дела.

При новом рассмотрении, с учетом указаний вышестоящей инстанции, решением арбитражного суда первой инстанции от 09.02.2016 в удовлетворении иска отказано. Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции исходил из недоказанности истцом факта использования ответчиком обозначений "ЛЕСНАЯ ЯГОДА" в отношении товаров, для которых предоставлена правовая охрана товарным знакам.

Не согласившись с указанным судебным актом, истец обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил решение от 09.02.2016 отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении требований.

В обоснование апелляционной жалобы истец ссылается на наличие у него свидетельств на товарные знаки N 124871 и N 232561, правовая охрана которых восстановлена на настоящий момент. Кроме того, письмом правоохранительного органа подтверждается факт хранения на складе и реализации ответчиком кондитерской продукции с товарным знаком "ЛЕСНАЯ ЯГОДА", что подтверждает использование спорного товарного знака. Заявитель жалобы полагает, что решения Роспатента о сокращении правовой охраны товарного знака в отношении части товаров не отменяют исключительное право истца в отношении сахаристых кондитерских изделий, в отношении которых по-прежнему охраняется товарный знак "Лесная ягода".

Ответчиком и третьим лицом представлены отзывы на апелляционную жалобу.

В заседании суда апелляционной инстанции 31.03.2016 представитель истца поддержал апелляционную жалобу, просил отменить оспариваемое решение.

Представители ответчика и третьего лица возражали против удовлетворения жалобы, просили решение суда оставить без изменения.

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 АПК РФ, изучив доводы жалобы, заслушав объяснения представителей сторон и третьего лица, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о том, что решение Арбитражного суда города Москвы от 09.02.2016 подлежит оставлению без изменения на основании следующего.

Как установлено судом апелляционной инстанции, ОАО "РОТ ФРОНТ" является обладателем исключительного права на словесный товарный знак "ЛЕСНАЯ ЯГОДА" по свидетельству Российской Федерации N 124871, правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "кофе; чай; какао; сахар; рис; тапиока; саго; заменители кофе; мука и зерновые продукты; хлебобулочные изделия (за исключением изделий, содержащих начинку); конфеты; мороженое; мед; сироп из патоки; дрожжи; пекарные порошки; соль; горчица; уксус; соусы (приправы); пряности; пищевой лед".

Также истец является обладателем исключительного права на словесный товарный знак "ЛЕСНАЯ ЯГОДА" по свидетельству Российской Федерации N 232561, правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 30-го класса МКТУ "драже; какао; какао с молоком; какао-продукты; карамель (конфеты); конфеты; конфеты мятные; лакричные конфеты; лакричные палочки (кондитерские изделия); леденцовый сахар; напитки на основе какао; напитки на основе какао с молоком; шоколадные напитки; шоколадные напитки с молоком; пастила (кондитерские изделия); помадки (кондитерские изделия); пралине; резинка жевательная; шоколад; шоколадная глазурь; шоколадная глазурь с добавлениями; шоколадная масса для формирования; шоколадный крем (паста); халвичная паста (паста на основе орехов, масличных семян); жировая глазурь; жировая глазурь с добавлениями; леденцы; хлебобулочные изделия (за исключением изделий, содержащих начинку).

Решением Роспатента от 23.11.2012 признано недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 232561 в отношении товаров 30 класса МКТУ: "кондитерские изделия; кондитерские изделия на основе арахиса; кондитерские изделия на основе миндаля; кондитерские изделия на основе орехов; мучные изделия кондитерские; торты; вафли; восточные сладости (кондитерские изделия); халва; кондитерские изделия для украшения новогодних елок; кондитерские изделия мучные; украшения съедобные для пирожных и тортов; сладкие плитки; хлебобулочные изделия с начинкой".

Решением Роспатента от 29.11.2012 признано недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 124871 в отношении товаров 30 класса МКТУ: "кондитерские изделия, за исключением товара "конфеты"; хлебобулочные изделия с ничинкой".

Основанием для признания недействительной правовой охраны в отношении вышеперечисленных товаров 30 класса МКТУ (в силу несоответствия его требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 N 3520-1, пункт 1 статьи 1483 ГК РФ) Роспатент признал то обстоятельство, что обозначение "ЛЕСНАЯ ЯГОДА" является характеризующим, а именно, указывающим на состав, вкусовые свойства и иные органолептические характеристики начинки вышеперечисленных изделий, которая для них, в свою очередь, является одной из главных составляющих. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, обозначение "ЛЕСНАЯ ЯГОДА" не образует сочетания, обладающего различительной способностью, и не приобрело различительной способности в результате использования этого обозначения ОАО "РОТ ФРОНТ" (пункт 2 статьи 1483 ГК РФ). Оно было известно еще со времен СССР. В дальнейшем многие производители наполнителей, стабилизаторов и других, используемых в пищевой промышленности, ингредиентов начали называть свою продукцию обозначением "Лесная ягода" (подпункт 2 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ).

Кроме того, именно определенные вкусовые и ароматические качества начинки из лесных ягод отличают её от других начинок, таких как яблоко, апельсин и т.п., что влияет на выбор потребителя при покупке таких товаров как торты, пирожные, рулеты, пироги.

В силу подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ обозначение "ЛЕСНАЯ ЯГОДА" является по отношению к мучным кондитерским изделиям неохраноспособным и в зарегистрированном обозначении в спорный период по отношению к мучным кондитерским изделиям обозначение "ЛЕСНАЯ ЯГОДА" могло использоваться только в качестве "неохраняемого элемента".

По настоящему делу аннулирование товарных знаков и соответствующего исключительного права на них в отношении части товаров произошло по свидетельству N 232561 с 10.10.2001, а по свидетельству N124871 - с 27.09.1993.

Таким образом, истец не доказал наличия у него исключительного права на товарный знак "ЛЕСНАЯ ЯГОДА" по отношению к мучным кондитерским изделиям и их начинкам в спорный период.

Из материалов дела следует, что производитель ОАО "Раменский кондитерский комбинат" маркировал свою продукцию в виде мини-рулетов знаком "Мастер Десерта" (свидетельство N 276243), а в виде бисквитных рулетов - знаком "Kovis" (свидетельство N 295047), зарегистрированными на его имя, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Кроме того, при исследовании этикеток видно, что словосочетание "Лесная ягода" использовалось с целью обозначения наименования начинки рулетов. Очевидным подтверждением этому является то обстоятельство, что вышеуказанные рулеты выпускаются в линейке рулетов, где используются разные начинки. При этом мучная часть рулетов остается неизменной - меняется только начинка (абрикос, клубника, малина и др.).

Слова, обозначающие начинку, не занимают доминирующего положения на упаковке. Название начинки "Лесная ягода" является конкретным и обозначает, что начинка изготовлена из дикорастущих ягод, произрастающих в лесу.

В сознании потребителя эти ягоды обладают более выраженным вкусом, характеризуются тем, что при росте не используются химикаты и удобрения, что количество такой ягоды ограничено, и т.д.

При этом, сами начинки относятся к 29 классу МКТУ и на них действие товарного знака "ЛЕСНАЯ ЯГОДА" по свидетельствам N 124871 и N 232561 не распространяется.

Таким образом, утверждение истца о том, что на упаковке рулетов, изготовляемых ООО "Раменский Кондитерский Комбинат", использовалось словосочетание "Лесная ягода", сходное до степени смешения с товарным знаком "Лесная ягода", зарегистрированным на имя истца, правомерно отклонено судом.

В качестве доказательств нарушения ответчиком исключительного права истца на товарный знак "ЛЕСНАЯ ЯГОДА" по свидетельствам N 124871 и N 232561 сторона представила письмо УВД по СВАО города Москвы "О предоставлении информации" от 12.10.2011 N 09/3092; заключение патентного поверенного Е.Трусовой от 20.01.2014 года; письмо ГНУ "Научно-исследовательский институт кондитерской промышленности" от 19.03.2015 года N 35/7.

Между тем, из письма УВД по СВАО г. Москвы от 12.10.2011 N 09/309 следует, что указанные в нем сведения получены в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Согласно части 4 статьи 69 АПК РФ одним из оснований, освобождающих от доказывания, является вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу, который обязателен для арбитражного суда по вопросам о том, имели ли место определенные действия и совершены ли они определенным лицом.

Следовательно, в силу положений части 4 статьи 69 АПК РФ, письмо УВД по СВАО г. Москвы от 12.10.2011 N 09/309 не освобождает истца от доказывания незаконного использования товарных знаков истца при реализации однородных товаров ответчиком.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Определении от 04.02.1999 N 18-0, результаты оперативно-розыскных мероприятий являются не доказательствами, а лишь сведениями об источниках тех фактов, которые, будучи полученными с соблюдением требований Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности", могут стать доказательствами только после закрепления их надлежащим процессуальным путем, а именно на основе соответствующих норм уголовно-процессуального закона, то есть так, как это предписывается статьями 49 (часть 1) и 50 (часть 2) Конституции Российской Федерации.

Вместе с тем, доказательств того, что результаты оперативно-розыскной деятельности, указанные в письме УВД по СВАО г. Москвы от 12.10.2011 N 09/3092, были закреплены надлежащим процессуальным путем, истец в материалы дела не представил.

Само же письмо не может быть признано процессуальным документом, а, следовательно, не может быть признано надлежащим доказательством, учитывая разъяснения, данные Конституционным Судом Российской Федерации в определении от 04.02.1999 N 18-0.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к верному выводу о том, что письмо УВД по СВАО г. Москвы от 12.10.2011 N 09/309 не подтверждает юридически значимые обстоятельства, позволяющие утверждать о нарушении исключительных прав истца ответчиком, а, следовательно, не может являться надлежащим доказательством.

Судом первой инстанции во исполнение указаний суда кассационной инстанции также дана оценка доказательству - заключению патентного поверенного Е.Трусовой, с которой согласен суд апелляционной инстанции.

В указанном заключении сделан вывод о том, что товар "рулеты", в отношении которых ООО "Раменский кондитерский комбинат" использует обозначение "Лесная ягода", однороден товару "конфеты", в отношении которого зарегистрирован товарный знак по свидетельству РФ N 124871. Как указал патентный поверенный, использование ООО "Раменский кондитерский комбинат" рассмотренных обозначений (этикеток) со словесным элементом "лесная ягода" в отношении товара "рулеты" может быть признано нарушением исключительного права на товарный знак "Лесная ягода" по свидетельству РФ N 124871.

Суд апелляционной инстанции не может согласиться с выводами заключения, исходя из следующего.

Согласно ГОСТ Р 53041-2008. "Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства. Термины и определения" кондитерские изделия подразделяют на следующие группы: шоколад, какао, сахаристые кондитерские изделия, мучные кондитерские изделия.

К сахаристым кондитерским изделиям относятся: конфета, карамель, ирис, драже, халва, мармелад, пастильное изделие, сахаристое восточное изделие, жевательная резинка, паста, крем, кондитерская плитка, кондитерская фигура, сбивное изделие, безе, нуга.

Мучным кондитерским изделием, согласно ГОСТ Р 53041-2008, называется "выпеченный пищевой продукт или изделие, содержащее в своем составе выпеченный полуфабрикат, на основе муки и сахара, с содержанием муки в выпеченном полуфабрикате не менее 25%".

Виды мучных кондитерских изделий: печенье, вафли, пряничные изделия - пряники, коврижки, кексы, рулеты, торты, пирожные, мучные восточные сладости Ассортимент мучных кондитерских изделий включает продукты: с начинкой и без начинки, с отделанной поверхностью, глазированные и неглазированные, с полным или частичным покрытием шоколадом.

Кроме того, законодатель разделил производителей соответствующих кондитерских изделий по кодам ОКВЭД.

Так, ОКВЭД 15.81 - это производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения. ОКВЭД 15.84 - Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий.

В соответствии с пунктом 7 статьи 38 Налогового кодекса Российской Федерации однородными работами (услугами) признаются работы (услуги), которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики, что позволяет им быть коммерчески и (или) функционально взаимозаменяемыми. При определении однородности работ (услуг) учитываются их качество, товарный знак, репутация на рынке, а также вид работ (услуг), их объем, уникальность и коммерческая взаимозаменяемость.

Рулеты и шоколадные конфеты не обладают сходными характеристиками, не являются взаимозаменяемыми, не относятся к одному и тому же виду производства, т.е. являются неоднородными товарами.

Заключение патентного поверенного не согласуется с решениями Роспатента, в которых сделаны выводы о том, что, исходя из семантического значения оспариваемого товарного знака, следует, что для товаров 30 класса МКТУ, таких как: "кондитерские изделия, кондитерские изделия на основе арахиса; кондитерские изделия на основе миндаля; кондитерские изделия на основе орехов; мучные изделия кондитерские; торты; вафли; восточные сладости (кондитерские изделия); халва; кондитерские изделия для украшения новогодних елок; кондитерские изделия мучные; украшения съедобные для пирожных и тортов; сладкие плитки; хлебобулочные изделия с начинкой", обозначение "ЛЕСНАЯ ЯГОДА" является характеризующим, а именно, указывающим на состав, вкусовые свойства и иные органолептические характеристики начинки вышеперечисленных изделий, которая для них, в свою очередь, является одной из главных составляющих".

Письмо ГНУ "Научно-исследовательский институт кондитерской промышленности" от 19.03.2015 N 35/7, в котором содержится ответ о том, что "Бисквитный рулет с начинкой" и "Печенье" являются кондитерской продукцией. Между тем, указанное не свидетельствует об однородности товаров истца и третьего лица и нарушении исключительного права, поскольку в отношении этих товаров было признано недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку "ЛЕСНАЯ ЯГОДА".

Исходя из приведенного, суд апелляционной инстанции не может признать однородными изделиями производимые третьим лицом рулеты и шоколадные конфеты производимые истцом.

Суд апелляционной инстанции также соглашается с выводом суда первой инстанции о недоказанности размера компенсации.

В качестве обоснования суммы иска истец ссылается на то же письмо УВД по СВАО города Москвы "О предоставлении информации" от 12.10.2011 N 09/3092 и на документ с заголовком "Реализация товара за 2009-2011 год", за подписью начальника базы Баева Н.С.

Однако, письмо УВД вызывает сомнения в точности и достоверности представленной информации, не является процессуальным документом, потому данное письмо не применимо при доказывании суммы, предъявленной к взысканию.

Документ "Реализация товара за 2009-2011 год" к административному делу отношения не имеет, судом не исследовался. На данном документе отсутствуют реквизиты, необходимые для первичных учетных документов. Непонятно, при каких обстоятельствах, когда и кому он был выдан.

Факт реализации товаров, то есть введения товаров в гражданский оборот и реальные объемы реализации не могут быть подтверждены данным документом.

При отсутствии товарных накладных, счетов-фактур либо кассовых или товарных чеков, исходя из смысла положений статей 458, 493 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" и статьи 313 Налогового кодекса Российской Федерации, а также этикеток, фотографий продукции, на которых по мнению истца, размещено обозначение, сходное до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими истцу, нельзя признать факт незаконного использования ответчиком принадлежащих истцу товарных знаков "ЛЕСНАЯ ЯГОДА" по свидетельствам N 124871 и N 232561 путем реализации товаров (введения товаров в гражданский оборот) и невозможно определить стоимость товаров.

Ссылки заявителя апелляционной жалобы на судебную практику не могут являться основанием к отмене решения от 09.02.2016, поскольку названные судебные акты не имеют преюдициального значения.

Отменяя судебные акты, суд кассационной инстанции указал на отсутствие оценки судами представленных доказательств.

При вынесении решения от 09.02.2016 суд первой инстанции выполнил указания вышестоящей инстанции. Перечисленным доказательствам дана оценка, с которой соглашается суд апелляционной инстанции.

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, повлияли бы на их обоснованность и законность либо опровергли выводы суда, в связи с чем признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными.

Учитывая изложенные выше обстоятельства, Девятый арбитражный апелляционный суд считает, что при принятии обжалуемого решения правильно применены нормы процессуального и материального права, выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в нем доказательствам, в связи, с чем апелляционная жалоба ОАО "РОТ ФРОНТ" удовлетворению не подлежит.

Нарушений норм процессуального права, установленных частью 4 статьи 270 АПК РФ и влекущих безусловную отмену судебного акта, апелляционной коллегией не установлено.

Государственная пошлина по апелляционной жалобе в соответствии со статьей 110 АПК РФ относится на истца.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 09 февраля 2016 года по делу N А40-162737/13 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Н.И. Левченко

Судьи

А.А. Солопова Н.В. Лаврецкая