Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 2 июня 2015 г. N 09АП-14211/15

г. Москва

02 июня 2015 г.

Дело N А40-162737/13

Резолютивная часть постановления объявлена 26 мая 2015 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 02 июня 2015 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Н.И. Левченко,

судей М.Е. Верстовой, А.А. Солоповой

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.В. Антоновым,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Открытого акционерного общества "РОТ ФРОНТ"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 13 февраля 2015 года

по делу N А40-162737/13, принятое судьей Р.А. Хатыповой,

по иску Открытого акционерного общества "Рот Фронт"

(ОГРН: 1027700042985; 115184, г. Москва, 2-й Новокузнецкий пер., 13/15)

к Обществу с ограниченной ответственностью "Торгсервис XXI"

(ОГРН: 1027700382380; 129337, г. Москва, ул. Красная Сосна, 2, 1, стр.1)

третье лицо: ООО "Раменский кондитерский комбинат"

о взыскании 9 913 166 рублей 76 копеек компенсации

при участии в судебном заседании:

от истца: Карагиоз С.В. (доверенность от 29.12.2014)

от ответчика: Плотникова О.В. (доверенность от 10.04.2015), Гурованов О.Ф. (доверенность от 15.01.2015), Кувшинов Н.Н. (доверенность от 01.04.2015)

от третьего лица: Сильверстов В.С. (доверенность от 15.03.2015)

УСТАНОВИЛ:

Открытое акционерное общество "РОТ ФРОНТ" (далее - ОАО "РОТ ФРОНТ", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к Обществу с ограниченной ответственностью "Торгсервис XXI" (далее - ООО "Торгсервис XXI", ответчик) о взыскании 9 913 166 рублей 76 копеек компенсации за незаконное использование серии товарных знаков "Лесная ягода" по свидетельствам N 124871 и N 232561 при реализации кондитерских изделий, а именно - рулетов "Лесная ягода" в упаковке весом 285 гр., рулетов мини М/Д "Лесная ягода" в упаковке весом 175 гр. и печенья "Хакер Лесная ягода" в упаковке весом 75 гр.

Третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечено Общество с ограниченной ответственностью "Раменский кондитерский комбинат".

Решением Арбитражного суда города Москвы от 13.02.2015 исковые требования оставлены без удовлетворения.

Не согласившись с указанным судебным актом, ОАО "РОТ ФРОНТ" обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просило решение от 13.02.2015 отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В обоснование апелляционной жалобы истец ссылается на наличие у него свидетельств на товарные знаки N 124871 и N 232561, правовая охрана которых восстановлена на настоящий момент. Кроме того, письмом правоохранительного органа подтверждается факт хранения на складе и реализации ответчиком кондитерской продукции с товарным знаком "Лесная ягода", что подтверждает использование спорного товарного знака. Заявитель жалобы полагает, что решения Роспатента о сокращении правовой охраны товарного знака в отношении части товаров не отменяют исключительное право истца в отношении сахаристых кондитерских изделий, в отношении которых по-прежнему охраняется товарный знак "Лесная ягода".

Ответчиком и третьим лицом были направлены отзывы на апелляционную жалобу.

В судебном заседании 26.05.2015 представитель истца поддержал апелляционную жалобу, просил отменить оспариваемое решение.

Представители ответчика и третьего лица возражали против удовлетворения жалобы, просили решение суда оставить без изменения.

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 АПК РФ, изучив доводы жалобы, заслушав объяснения представителей сторон и третьего лица, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о том, что решение Арбитражного суда города Москвы от 13.02.2015 подлежит оставлению без изменения на основании следующего.

Как следует из материалов дела, ОАО "РОТ ФРОНТ" является правообладателем товарных знаков "Лесная ягода" по свидетельствам N 124871 и N 232561:

- по свидетельству N 124871 в отношении товаров 30 класса МКТУ (с учетом признания недействительной правовой охраны товарного знака частично) кофе; чай; какао; сахар; рис; тапиока; саго; заменители кофе; мука и зерновые продукты; хлебобулочные изделия (за исключением изделий, содержащих начинку); конфеты; мороженое; мед; сироп из патоки; дрожжи; пекарные порошки; соль; горчица; уксус; соусы (приправы); пряности; пищевой лед;

- по свидетельству N 232561 в отношении товаров 30 класса МКТУ (с учетом признания недействительной правовой охраны товарного знака частично) - драже; какао; какао с молоком; какао-продукты; карамель (конфеты); конфеты; конфеты мятные; лакричные конфеты; лакричные палочки (кондитерские изделия); леденцовый сахар; напитки на основе какао; напитки на основе какао с молоком; шоколадные напитки; шоколадные напитки с молоком; пастила (кондитерские изделия); помадки (кондитерские изделия); пралине; резинка жевательная; шоколад; шоколадная глазурь; шоколадная глазурь с добавлениями; шоколадная масса для формирования; шоколадный крем (паста); халвичная паста (паста на основе орехов, масличных семян); жировая глазурь; жировая глазурь с добавлениями; леденцы; хлебобулочные изделия (за исключением изделий, содержащих начинку).

Истцом был выявлен факт незаконного использования ответчиком товарных знаков истца при реализации кондитерских изделий: рулетов "Лесная ягода", весом 285 гр., рулетов мини М/Д "Лесная ягода", глазированных шоколадной глазурью, весом 175 гр. и печенья "Хакер Лесная ягода", весом 75 гр.

Полагая, что используемое ответчиком при реализации товаров обозначение является сходными до степени смешения с товарным знаком их правообладателя, истец обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском о взыскании компенсации по мотиву контрафактного использования обозначенных товарных знаков.

В обоснование доводов иска ОАО "РОТ ФРОНТ" ссылается на судебные акты по делу N А40-64261/2012, а также на письмо УВД по Северо-Восточному административному органу города Москвы от 12.10.2011 N 09/3092, которым подтверждается факт хранения и реализации ответчиком продукции с товарным знаком "Лесная ягода".

В силу статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

В свою очередь, правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением) (пункт 1 статьи 1229 ГК РФ).

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

Между тем, как установлено материалами дела, решениями Роспатента от 23.11.2012, 29.11.2012 правовая охрана товарных знаков по свидетельствам N 124871, N 232561 признана частично недействительной: Роспатентом приняты решения о признании предоставления правовой охраны товарным знакам "Лесная ягода" по свидетельствам N 232561 и N 124871 недействительной в части товаров, производимых ООО "Раменский кондитерский комбинат".

Судебная коллегия приходит к выводу, что словесное обозначение "Лесная ягода" в части товаров, производимых ООО "Раменский кондитерский комбинат" является неохраноспособным, исключительное право на товарный знак в указанной части отсутствует.

В настоящее время указанные решения Роспатента вступили в законную силу и не были обжалованы ОАО "Рот Фронт" в административном и судебном порядке, следовательно объем правовой охраны серии товарных знаков по свидетельствам N 124871; N 232561 не мог быть восстановлен, на момент подачи искового заявления правовая охрана серии товарных знаков по свидетельствам N 124871; N 232561 в отношении товаров, реализуемых ООО "Торгсервис XXI век" была прекращена с момента подачи заявки на их регистрацию.

Кроме того, решением Арбитражного суда города Москвы от 02.07.2014 по делу N А40-64261/2012 отказано в удовлетворении заявления и.о. заместителя прокуратуры Северо-Восточного округа г. Москвы о привлечении ООО "Торгсервис XXI век" к административной ответственности на основании статьи 14.10 КоАП РФ в части использования словесного обозначения "Лесная Ягода".

Факт нарушения ООО "Торгсервис XXI век" исключительного права ОАО "РОТ ФРОНТ" в отношении товарных знаков "Лесная ягода" по свидетельствам N 124871 и N 232561 в отношении мучных кондитерских изделий при повторном рассмотрении дела N А40-64261/2012, судом не установлен.

Согласно части 2 статьи 69 АПК РФ указанные обстоятельства являются преюдициальными по отношению к настоящему спору и не требующими исследованию и доказыванию вновь.

Как правильно указал суд первой инстанции, суду не представлено доказательств, подтверждающих использование ответчиком товарных знаков истца в отношении однородных товаров, перечень которых приведен в свидетельствах на указанные товарные знаки.

В материалах дела отсутствуют товарные накладные, счета-фактуры либо кассовые или товарные чеки, а так же этикетки, фотографии продукции, на которых по мнению истца, размещено обозначение, сходное до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими истцу.

На основании изложенного нельзя признать факт незаконного использования ООО "Торгсервис XXI век" принадлежащих истцу товарных знаков "Лесная ягода" по свидетельствам N 124871 и N 232561 путем реализации однородных товаров.

Таким образом, истцом не доказан факт нарушения ответчиком его прав, как правообладателя товарных знаков "Лесная ягода".

Письмо УВД по СВАО города Москвы "О предоставлении информации" от 12.10.2011 года N 09/3092, на которое ссылается истец, не может быть признано надлежащим доказательством, подтверждающим использование ответчиком товарных знаков истца при реализации кондитерских изделий, поскольку указанное письмо не является процессуальным документом, а лишь доказательством по ранее рассмотренному делу..

В пункте 43.2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Следовательно, оснований для взыскания с ответчика заявленной компенсации не имеется.

Учитывая изложенные выше обстоятельства, Девятый арбитражный апелляционный суд считает, что при принятии обжалуемого решения правильно применены нормы процессуального и материального права, выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в нем доказательствам, в связи, с чем апелляционная жалоба ОАО "РОТ ФРОНТ" удовлетворению не подлежит.

Нарушений норм процессуального права, установленных частью 4 статьи 270 АПК РФ и влекущих безусловную отмену судебного акта, апелляционной коллегией не установлено.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 13 февраля 2015 года по делу N А40-162737/13 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Н.И. Левченко

Судьи

М.Е. Верстова А.А. Солопова