Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 6 июня 2016 г. N 17АП-5266/16

г. Пермь

06 июня 2016 г.

Дело N А60-44547/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 30 мая 2016 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 06 июня 2016 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Балдина Р.А.

судей Виноградовой Л.Ф., Кощеевой М.Н.,

при ведении протокола секретарём судебного заседания Кольцовой Е.В.,

при участии:

от истца - ООО Торговый Дом "АНТ-ПРОМ": Каликин Д.Е., паспорт, доверенность от 12.05.2016 N 25;

от ответчика - ИП Южакова Алексея Владимировича, от третьих лиц - ООО "Аргус-Волга", ООО "Аргус": представители не явились;

лица, участвующие в деле, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ответчика, индивидуального предпринимателя Южакова Алексея Владимировича,

на решение Арбитражного суда Свердловской области

от 03 марта 2016 года

по делу N А60-44547/2015,

принятое судьей Бикмухаметовой Е.А.,

по иску ООО Торговый Дом "АНТ-ПРОМ" (ОГРН 1106658017223, ИНН 6658369849)

к индивидуальному предпринимателю Южакову Алексею Владимировичу (ОГРНИП 312667925700011, ИНН 661304859400),

третьи лица: ООО "Аргус-Волга" (ОГРН 1061215084754, ИНН 1215115155), ООО "Аргус" (ОГРН 1031200413463, ИНН 1215087860),

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, об обязании запретить ответчику использовать любым способом графическое обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "АНТ-ПРОМ" (далее - ООО ТД "АНТ-ПРОМ", истец) обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с исковым требованием к индивидуальному предпринимателю Южакову Алексею Владимировичу (далее - ИП Южаков А.В., ответчик) о запрете ответчику любым способом использовать графическое обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 509395, права на которые принадлежат истцу, а также о взыскании с ответчика компенсации в размере 500 000 руб. (с учетом уточнения требований в порядке ст.49 АПК РФ).

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 03.03.2016 исковые требования удовлетворены частично, с ИП Южакова А. В. в пользу ООО ТД "АНТ-ПРОМ" взыскано 100 000 рублей компенсации, кроме того ответчику запрещено использовать графическое обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком N 509395 при реализации и предложения к продаже, индивидуализации торговых точек в отношении товаров, относящихся к 6 классу МКТУ. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Ответчиком подана апелляционная жалоба, в которой он просит отменить решение суда первой инстанции в части удовлетворения иска, в связи с неполным исследованием обстоятельств дела, несоответствием выводов суда изложенных в решении обстоятельствам дела.

Заявитель жалобы не согласен с выводом суда об отсутствии в комбинированном обозначении доминирующего положения слова "ARGUS" по отношению к знаку, указывает, что ответчик использовал комбинированное обозначение, которое представляет собой словесное обозначение "ARGUS", выполненное в обычной шрифтовой манере стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита (транслитерация в кириллице "Аргус"), и изобразительное обозначение, буквы "А" - первой буквы слова "ARGUS". При этом словесное обозначение "ARGUS" занимает в изображении доминирующее положение, так как несет в себе смысловую нагрузку и ассоциируется у потребителей с производителем металлических дверей. Словесный элемент выполнен достаточно крупными буквами, высота которых соизмерима с высотой изобразительного элемента. Размеры (условная площадь) словесного элемента значительно превосходят размеры (условная площадь) изобразительного элемента. Кроме того, значительные пробелы между буквами слова усиливают эффект "значимости" надписи, делают ее более удобной для восприятия и легко прочитываемой. Использование стандартного прямого шрифта типа "футура" ("футурис") еще больше усиливает указанный эффект. Следовательно, словесный элемент визуально занимает доминирующее положение в композиции комбинированного обозначения.

Указанные обстоятельства подтверждаются экспертным заключением, представленным ООО "Аргус-Волга" в рамках дела N А60-29877/2015 до момента выделения в отдельные производства исковых требований ООО ТД "Ант-Пром" к ООО "Сталь-Форс", ИП Южакову А.В., ООО "Аргус", ООО "Аргус-Волга" от члена союза дизайнеров Пылина В.П. 07.08.2015, в котором специалист пришел к выводу об отсутствии схожести до степени смешения товарного знака истца в связи с тем, что спорный знак занимает недоминирующее положение относительно слова "ARGUS".

Полагает, что судом при вынесении решения не учтены Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных Приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации N 197), что ставит под сомнение выводы о сходстве до степени смешения товарного знака истца и комбинированного обозначения, используемого ответчиком.

Согласно Методическим рекомендациям N 197 при восприятии комбинированного обозначения, внимание уделяется прежде всего словесному обозначению - слову "ARGUS", и с учетом величины букв в слове относительно изобразительного элемента, следовательно спорный элемент не может занимать доминирующее положение, ни с точки зрения рядового потребителя, ни с точки зрения нормативного акта.

По мнению ответчика им использовалось обозначение, которое прошло полную проверку в Роспатенте на предмет сходности до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками, в том числе с товарным знаком истца, и схожести государственным органом не установлено.

Полагает, что судом не приняты во внимание доводы ответчика о том, что истцом не производится изготовление и продажа металлических дверей. Документов, с достоверностью подтверждающих наличие производства по изготовлению металлических дверей (а не разовое изготовление дверей) истцом не представлено.

Кроме того, истцом не представлено доказательств, подтверждающих наступление для него отрицательных последствий, вызванных фактами незаконного использования товарного знака ответчиком, в частности наступление возможных убытков, уменьшение объемов продаж на территории, где допущено использование спорных обозначений, отток в этой связи значительной части потребителей товара.

В обоснование доводов апелляционной жалобы ответчиком в суд апелляционной инстанции представлены дополнительные документы: скан электронного письма ООО "Аргус-Волга", копия решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 09.02.2016, копии информационного письма N 288 ООО "Аргус-Волга" от 16.03.2016, копии заключения по результатам экспертизы, копия свидетельства на товарный знак N 570318, что расценено судом апелляционной инстанции как ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных доказательств.

Истец представил отзыв на апелляционную жалобу, решение суда первой инстанции считает законным и обоснованным, в удовлетворении жалобы просит отказать.

От третьих лиц письменные отзывы на жалобу не поступили.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель истца против доводов апелляционной жалобы возражал по основаниям, изложенным в отзыве на жалобу. Заявил возражения в отношении приобщения к материалам дела дополнительных доказательств, представленных истцом. В свою очередь представитель истца заявил ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительного доказательства: копии договора от 23.05.2016 N 24/2016/ЛПИ, копии счета от 26.05.2016 N Н-00263.

Ходатайства о приобщении дополнительных документов рассмотрены арбитражным судом апелляционной инстанции в соответствии со ст. 159 АПК РФ и отклонены на основании ч. 2 ст. 268 АПК РФ.

В соответствии с п. 26 Постановления Пленума ВАС РФ от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", поскольку суд апелляционной инстанции на основании статьи 268 АПК РФ повторно рассматривает дело по имеющимся в материалах дела и дополнительно представленным доказательствам, то при решении вопроса о возможности принятия новых доказательств, в том числе приложенных к апелляционной жалобе или отзыву на апелляционную жалобу, он определяет, была ли у лица, представившего доказательства, возможность их представления в суд первой инстанции или заявитель не представил их по не зависящим от него уважительным причинам. Признание доказательства относимым и допустимым само по себе не является основанием для его принятия судом апелляционной инстанции.

Доказательств объективной невозможности и уважительности причин непредставления в суд первой инстанции вышеуказанных дополнительных доказательств суду апелляционной инстанции не представлено. При этом суд апелляционной инстанции учитывает, что доказательства, датированные после вынесения судом решения, не могли быть предметом исследования и оценки суда первой инстанции, поскольку на момент принятия обжалуемого судебного акта данных доказательств не существовало. Следовательно, решение суда, принятое без учета названных документов, не может быть признано незаконным и необоснованным по данному основанию, суд апелляционной инстанции проверяет правомерность судебного акта на момент его принятия.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель истца заявил ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица Бушуевой И.В.

Ходатайство представителя истца о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица Бушуевой И.В., судом апелляционной инстанции рассмотрено в порядке ст. 159 АПК РФ и отклонено, поскольку привлечение к участию в деле третьих лиц на стадии апелляционного производства не допускается в силу ч. 3 ст. 266 АПК РФ.

Ответчик, третьи лица, в заседание суда апелляционной инстанции 30.05.2016 явку своих представителей не обеспечили. В порядке части 2 статьи 156 АПК РФ ответчик известил арбитражный суд о возможности рассмотрения дела в отсутствие его представителя.

Апелляционная жалоба судом рассмотрена в соответствии со статьями 123, 156 АПК РФ в отсутствие ответчика, третьих лиц, извещенных о времени и месте судебного заседания надлежащим образом.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 АПК РФ.

Как следует из материалов дела и правильно установлено судом первой инстанции, истец является правообладателем в отношении изобразительного товарного знака по свидетельству РФ N 509395, дата приоритета - 10.01.2013 г., дата государственной регистрации - 25.03.2014 г. Правовая охрана которого предоставлена в отношении товаров и услуг 06,35,37 классов МКТУ, в частности: в отношении дверей металлических, услуг по розничной и оптовой продаже товаров, установке дверей и окон.

Обращаясь с данным иском в суд, истец указал, что ответчик Южаков А.В., в нарушение исключительных прав истца на спорный товарный знак N 509395, его использует в отношении изготовления и реализации дверей металлических. Между тем, согласия на использование данного товарного знака, истец ответчику не передавал.

Удовлетворяя исковые требования частично, суд первой инстанции руководствовался статьями 1229, 1250, 1252, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и исходил из того, что факт нарушения ответчиком исключительных прав истца доказан.

Изучив материалы дела, исследовав доводы апелляционной жалобы, отзыва на нее, выслушав явившегося в судебное заседание представителя истца, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены (изменения) обжалуемого судебного акта.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно подпунктам 1, 4 и 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ обладатель права на товарный знак вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно п. 62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", в силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю). Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Кодекса.

Согласно п. 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

В п. 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015), при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Согласно п. 5.2.1 Методических рекомендаций N 197 при определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые уже приобретали такой товар. Поэтому, если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением. Поскольку зрительное восприятие отдельного зрительного объекта начинается с его внешнего контура, то именно он запоминается в первую очередь. Поэтому оценку сходства обозначений целесообразно основывать на сходстве их внешней формы, не принимая во внимание незначительное расхождение во внутренних деталях обозначений (п. 5.2.2 Методических рекомендаций N 197).

В обоснование факта незаконного использования спорного товарного знака со стороны ответчика, истец ссылается на то, что ответчик является производителем и реализатором металлоконструкций (дверей) и в свой деятельности коммерческой деятельности использует обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, что в свою очередь может привести в заблуждение потребителей в отношении реализуемой истцом аналогичной продукции.

В подтверждение соответствующих фактов истец представил в материалы дела протоколы осмотра вещественных доказательств с участием нотариусов г.Екатеринбурга N 66АА 2894975 от 11.03.2015, N 66АА 2894984 от 17.03.2015 и протокол осмотра интернет страницы N 66АА 28949985 от 18.03.2015.

Также истец предоставил в материалы дела переписку по поводу заключения с ответчиком покупателем договора на покупку металлической двери и рекламные буклеты, на одном из которых на титульном листе имеется значок в виде красного треугольника с вогнутой нижней гранью, ниже надпись "ARGUS", под ней - Аргус сейф-двери, стальные двери. Внутри буклета, на последней странице - адреса торговых центров.

Оценив в соответствии со статьей 71 АПК РФ в совокупности и взаимосвязи все представленные в материалы дела доказательства, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о наличии у ООО Торговый дом "АНТ-ПРОМ" прав на товарный знак по свидетельству N 509395. Охраняемым элементом данного товарного знака является изобразительный элемент в виде стилизованного треугольника, похожего на букву А, цветовое сочетание - красный. При этом материалами дела подтвержден факт нарушения ответчиком прав истца на товарный знак, в частности протоколом осмотра интернет сайта. Факт принадлежности домена argus96. именно ответчику подтверждён Региональным Сетевым Информационным Центром, и данное обстоятельство ответчиком не оспорено. Доказательств того, что ответчик не распространял на данном сайте в сети интернет продукцию - металлические двери "Аргус-сейф-двери" с использованием спорного обозначения ответчик не представил. Напротив, в своем отзыве ответчик указал на то, что им использовалось спорное комбинированное обозначение.

Поскольку судом установлен факт нарушения ответчиком исключительных прав истца, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию компенсация.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Исходя из степени вины нарушителя, учитывая, что нарушение имело место быть в отношении одного товарного знака истца на 1 сайте в сети Интернет, недоказанности вероятных убытков правообладателем, а также, исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд первой инстанции обоснованно снизил сумму компенсации с 500 000 руб., признав ее чрезмерной, до 100 000 руб.

Также правомерно удовлетворено и требование истца о запрете индивидуальному предпринимателю Южакову А.В использовать графическое обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком N 509395 при реализации и предложения к продаже, индивидуализации торговых точек в отношении товаров, относящихся к 6 классу МКТУ (ст. 1515 ГК РФ).

Доводы, приведенные в апелляционной жалобе, судом апелляционной инстанции не принимаются.

Вопреки доводам жалобы, суд первой инстанции с позиции рядового потребителя, сравнив изображения товарного знака истца и используемые ответчиком комбинированные обозначения к предлагаемой к продаже продукции, пришел к верному выводу о том, что в данном случае имеет место степень смешения между изображением буквы "А", используемой ответчиком и товарным знаком истца исходя из их внешней формы, наличия симметрии, смыслового значения, вида и характера изображений (стилизованное) цветовой гаммы. Используемое ответчиком изображение способно ввести потребителя в заблуждение относительно принадлежности продукции определенному лицу или группе предприятий, в том числе дочерних.

Доводы ответчика о том, что истцом не производится изготовление и продажа металлических дверей судом первой инстанции правомерно отклонены как противоречащие материалам дела. Истец в материалы дела представил доказательства, подтверждающие факт изготовления и продажи металлических дверей, в частности: договор поставки от 19.02.2015, товарные накладные, подтверждающие фактическое исполнение обязательств по договору поставки, договоры арены недвижимости и оборудования, паспорта качества на изготовляемые стальные конструкции. Достоверность указанных доказательств ответчиком документально не опровергнута.

Доводы апелляционной жалобы сводятся лишь к переоценке установленных по делу обстоятельств, указанные доводы были предметом исследования суда первой инстанции и получили надлежащую правовую оценку. Суд апелляционной инстанции полагает, что все обстоятельства, имеющие существенное значение для дела, судом первой инстанции установлены, все доказательства исследованы и оценены в соответствии с требованиями ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Оснований для переоценки доказательств и сделанных на их основании выводов суд апелляционной инстанции не усматривает.

С учетом изложенного, оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и для отмены обжалуемого судебного акта не имеется.

Нарушений норм материального и процессуального права, которые в соответствии со ст. 270 АПК РФ являются основаниями к отмене или изменению судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

Расходы по уплате государственной пошлины относятся на заявителя апелляционной жалобы в порядке ст. 110 АПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 176, 258, 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 03 марта 2016 года по делу N А60-44547/2015 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Свердловской области.

Председательствующий

Р.А. Балдин

Судьи

Л.Ф. Виноградова М.Н. Кощеева