Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 23 июня 2016 г. N 10АП-5233/16

Требование: о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков

Вывод суда: в удовлетворении требования отказано, решение суда первой инстанции отменено

г. Москва

23 июня 2016 г.

Дело N А41-71432/15

Резолютивная часть постановления объявлена 16 июня 2016 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 23 июня 2016 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи Миришова Э.С.,

судей: Быкова В.П, Епифанцевой С.Ю.,

протокол судебного заседания ведет Мусханов С-М.М.,

рассматривает в судебном заседании апелляционные жалобы ЗАО "Канонфарма продакшн" и ЗАО "Фармацентр Вилар" на решение Арбитражного суда Московской области от 04 марта 2016 года по делу N А41-71432/15,

В судебном заседании участвуют представители:

от ЗАО "Канонфарма продакшн": Кудинов А.А. представитель по доверенности N 237-3 от 25.06.2015 г., паспорт; Ларионов Д.В. представитель по доверенности N289 от 11.01.2016 г., паспорт;

от ЗАО "Фармацентр Вилар": Ершов С.Е. представитель по доверенности от 22.02.2016 г., удостоверение;

от ИП Самородовой О.А.: представитель не явился, извещен;

от ЗАО "Самарлектравы": представитель не явился, извещен;

УСТАНОВИЛ:

ЗАО "Фармцентр ВИЛАР" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском - об обязании ЗАО "Канофарма продакшн" (далее - ответчик) прекратить незаконное использование товарного знака СИЛИМАР выразившееся в изготовлении, применении, предложение о продаже и хранение для этих целей фармацевтического препарата ФОСФОНЦЕАЛЕ (регистрационный номер ЛСР-006426/08), который реализуется с изображением на упаковке словесного обозначения "СИЛИМАР", с вложением в каждую упаковку этого продукта документации, необходимой для введения в гражданский оборот, - "Инструкции по медицинскому применению" (представляющая собой вложенную этикетку), в тексте которой использован товарный знак "СИЛИМАР", охраняемый свидетельством N 189 612, а также размещении информации в сети Интернет о препарате ФОСФОНЦИАЛЕ с указанием товарного знака "СИЛИМАР". - изъять из гражданского оборота и уничтожить за счет ответчика ЗАО "Фармцентр ВИЛАР" контрафактные товары - препарат ФОСФОНЦЕАЛЕ (регистрационный номер ЛСР-006426/08) - взыскании с ЗАО "Канофарма продакшн" в пользу ЗАО "Фармцентр ВИЛАР" компенсацию за незаконное использование товарного знака СИЛИМАР (свидетельство N 189612) в размере 4 500 000 руб.

Решением Арбитражного суда Московской области от 04 марта 2016 года по делу N А41-71432/15 исковые требования удовлетворены частично. Обязали ЗАО "Канофарма продакшн" прекратить незаконное использование товарного знака СИЛИМАР выразившееся в изготовлении, применении, предложение о продаже и хранение для этих целей фармацевтического препарата ФОСФОНЦЕАЛЕ (регистрационный номер ЛСР-006426/08), который реализуется с изображением на упаковке словесного обозначения "СИЛИМАР", с вложением в каждую упаковку этого продукта документации, необходимой для введения в гражданский оборот, - "Инструкции по медицинскому применению" (представляющая собой вложенную этикетку), в тексте которой использован товарный знак "СИЛИМАР", охраняемый свидетельством N 189 612, а также размещении информации в сети Интернет о препарате ФОСФОНЦИАЛЕ с указанием товарного знака "СИЛИМАР". Взыскано с ЗАО "Канофарма продакшн" в пользу ЗАО "Фармцентр ВИЛАР" компенсацию за незаконное использование товарного знака СИЛИМАР (свидетельство N 189612) в размере 2 709 608 руб. а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 158480 руб. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Не согласившись с указанным судебным актом, ЗАО "Канонфарма продакшн" и ЗАО "Фармацентр Вилар" обратились в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами на решение Арбитражного суда Московской области от 04 марта 2016 года по делу N А41-71432/15, в которой просили решение суда первой инстанции отменить и просит принять по делу новый судебный акт.

Законность и обоснованность решения Арбитражного суда Московской области проверены Десятым арбитражным апелляционным судом в соответствии со статьями 258, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Дело рассматривается в соответствии с нормами ст. 153 АПК РФ или ст. 121-123, 153, 156 АПК РФ в отсутствие представителей ИП Самородовой О.А., ЗАО "Самарлектравы", надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, в том числе публично путем размещения информации на официальном сайте суда www.10aas.arbitr.ru.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству вместе с соответствующим файлом размещена на сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (http://10aas.arbitr.ru/) в соответствии с положением части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 27 июля 2010 года N 228-ФЗ, вступившего в силу 01 ноября 2010 года).

От ЗАО "Канонфарма продакшн" через канцелярию суда поступило ходатайство о приобщении дополнительных документов по делу: копия свидетельства на товарный знак "Фосфонциале", копии регистрационных удостоверений на лекарственный препарат "Фосфонциале".

Представитель ЗАО "Фармацентр Вилар" не возражает относительно приобщения данных документов к материалам дела.

Представитель ЗАО "Канонфарма продакшн" поддерживает доводы своей апелляционной жалобы, просит обжалуемый судебный акт отменить. Представляет суду регистрационное удостоверение лекарственного препарата для медицинского применения и свидетельство на товарный знак N 238754.

Представитель ЗАО "Фармацентр Вилар" возражает относительно приобщения регистрационного удостоверения лекарственного препарата для медицинского применения.

Представитель ЗАО "Фармацентр Вилар" поддерживает доводы заявленной апелляционной жалобы, просит обжалуемый судебный акт отменить.

Заслушав мнение лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела письменные доказательства, изучив доводы апелляционной жалобы, арбитражный апелляционный суд пришел к выводу, что имеются основания, предусмотренных статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для изменения или отмены в части обжалуемого судебного акта.

Во исполнения определения Десятого арбитражного апелляционного суда ЗАО "Канонфарма продакшн" представила в суд документы, подтверждающие право на товарный знак "Фосицнциале" с указанием его состава Силимар, а именно свидетельство на товарный знак "Фосфонциале" и копию регистрационного удостоверения на лекарственный препарат "Фосфонциале", оригиналы данных документов апелляционный суд обозревал в судебном заседании.

Согласно регистрационному удостоверению (дата регистрации 11.08.2008 г., номер регистрационного удостоверения ЛСР - 006426/08) торговое наименования лекарственного препарата -Фосфонциале, в состав данного препарата входит вспомогательное вещество Силимар - 70 мг.

Необходимо учитывать обозначение Силимар маркируемое сырье для производства лекарственного препарата "Фосфонциале", который продвигается и реализовывался под собственной торговой маркой. Товар является рецептурным, продается по специальному назначению.

Также следует учесть, что согласно (т. 1 стр. 80) - имеется оригинал упаковки ЗАО "Фармацентр ВИЛАР" Силимар, а согласно упаковке "Фосфонциале" (т.1 стр. 117) в одной упаковке содержит лишь Силимар - 70 мг, что является лишь содержимым данного препарата, как вспомогательное вещество, а не является Силимар как товарный знак.

Закрытое акционерное общество "Фармцентр ВИЛАР" является российским производителем лекарственных средств, самостоятельно занимается разработкой и производством лекарственных препаратов на основе растительного сырья.

С 2005 года ЗАО "Фармцентр ВИЛАР" выпускает и реализует от своего имени лекарственный препарат СИЛИМАР. Сведения о препарате СИЛИМАР указаны на официальном сайте ЗАО "Фармцентр ВИЛАР" (wwAv.vilar-plant.ru), рекламных и информационных брошюрах ЗАО "Фармцентр ВИЛАР", сайте www.silimar.ru, полностью посвященном указанному препарату.

Обладателем прав на товарный знак СИЛИМАР (N 189612) в соответствии с договором отчуждения исключительных прав на товарный знак, заключенному между ЗАО "Фармцентр ВИЛАР" и ИП Самородовой О.А., зарегистрированном 21.12.2012 за N Р ДО 115929, в настоящее время является Индивидуальный предприниматель Самородова Ольга Анатольевна.

Роспатентом за N РД0117452 зарегистрирована лицензия на использование товарного знака СИЛИМАР на срок действия исключительного права на товарный знак на территории РФ следующему лицу: Закрытое акционерное общество "Фармцентр ВИЛАР", 117216, Москва, ул. Грина, 7.

Статья 10 bis Парижской конвенции содержит общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой, как следует из параграфа 2 этой статьи, понимаются всякие акты, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Этот вывод согласуется с правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

06.12.2007 г. - между ЗАО "Канонфарма "Продакшн" и ЗАО "САМАРАЛЕКТРАВЫ" был заключён договор поставки N 3/С.

В соответствии с пунктом 1.1. указанного договора, ЗАО "САМАРАЛЕКТРАВЫ" обязалось поставлять Ответчику экстракт сухой "Силимар". 01.11.2010 г. - между Ответчиком и ЗАО "Самарлектравы" был заключён договор поставки N 3/С. В соответствии с пунктом 1.1. указанного договора, ЗАО "Самарлектравы" обязалось поставлять Ответчику экстракт сухой "Силимар".

21.12.2012 г. - опубликованы сведения о регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарного знака N 189612 в отношении всех зарегистрированных товаров и услуг в пользу ИП Самородовой О.А. 22.01.2013 г. - Роспатентом зарегистрирован договор неисключительной лицензии 22.01.2013 NРД0117452.

В соответствии с договором ИП Самородова О.А. предоставила право использования товарного знака по свидетельству N 189612 ЗАО "Фармцентр "Вилар".

14.08.2015 г. - между ЗАО "Фармцентр "Вилар" и ИП Самородовой О.А. было заключено поручение о защите исключительных прав на товарный знак.

В соответствии с условиями соглашения, ЗАО "Фармцентр "Вилар" было предоставлено право предъявления исковых требований к ЗАО "Канонфарма Продакшн".

10.09.2015 г. - ЗАО "Фармцентр "Вилар" (далее по тексту - Истец) обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковыми требования об обязании ЗАО "Канонфарма продакшн" (далее - Ответчик) прекратить незаконное использование товарного знака "СИЛИМАР" по свидетельству N 189612 применении, предложении к продаже и хранении для этих целей фармацевтического препарата "Фосфонциале", изъятии из гражданского оборота и уничтожении контрафактного товара - препарата "Фосфонциале" и взыскании с Ответчика в пользу Истца компенсации за незаконное использовании товарного знака N 189612 в размере 4 500 000 рублей.

В соответствии с п. 1.1. Лицензионного договора от 08.11.2012 (т.1, л.д. 55) Истцу (лицензиату) ИП Самородовой О.А. (лицензиаром) была предоставлена неисключительная лицензия на использование Товарного знака.

Наличие права использования Товарного знака в рамках договора простой лицензии не даёт оснований для предъявления претензий третьим лицам, в частности, предъявления требований о взыскании компенсации за незаконное использование Товарного знака.

В соответствии с частью 1 статьи 168 АПК РФ, при принятии решения арбитражный суд оценивает доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений; определяет, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены и какие обстоятельства не установлены, какие законы и иные нормативные правовые акты следует применить по данному делу; устанавливает права и обязанности лиц, участвующих в деле; решает, подлежит ли иск удовлетворению.

Исключительное право Истца на товарный знак не могло быть нарушено Ответчиком, поскольку Истец не является правообладателем товарного знака.

Наличие нарушения исключительного права, а права на обращение в суд, а также к нарушению каких прав Истца привели действия Ответчика судом установлено не было.

Поручение о защите исключительных прав на товарный знак не может быть признано надлежащим основанием для перехода права требования в пользу Истца.

В оспариваемом судебном акте установлено, что правообладателем Товарного знака является ИП Самородова О.А.

Кроме того, в решении установлено, что Истцу на основании "лицензии на использовании товарного знака "СИЛИМАР" на срок действия исключительного права на товарный знак" принадлежит право на использование Товарного знака.

Между тем, у Истца отсутствовали правовые основания предъявления требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак и получение присуждённого имущества на основании следующего.

Поручение о защите прав на товарный знак "СИЛИМАР" (т.2, л.д. 76), по своей правовой природе представляет собой договор уступки права требования, поскольку, исходя из последующего поведения сторон, ИП Самородова О.А. фактически передала право требования компенсации в пользу ЗАО "Фармцентр "Вилар".

Вместе с тем, указанный документ не может быть признан достаточным основанием для перехода права требования в пользу Истца на основании следующего.

В соответствии со статьей 384 ГК РФ если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права.

Согласно пункту 1 статьи 388 ГК РФ уступка требования кредитором другому лицу допускается, если она не противоречит закону, иным правовым актам или договору.

В пункте 43.5 Постановления N 5/29 разъяснено, что право требования возмещения убытков или выплаты компенсации может быть передано по соглашению об уступке права (требования).

Представленное в материалы дела поручение о защите прав на товарный знак не содержит никаких сведений из перечисленных выше требований, а потому, не может быть признано законным основанием для предъявления требований у Истца.

Указанные доводы подтверждаются действующей судебной практикой: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26.01.2015 N С01-1362/2014 по делу N А40-7494/2014 "...для определения предмета договора уступки требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права сторонам необходимо указать в договоре исключительное право, а также обстоятельства нарушения, в объеме, достаточном для удовлетворения требования о взыскании компенсации в определенном судом размере."

По смыслу пункта 3 статьи 1252, пункта 4 статьи 1515 ГК РФ право требования правообладателем компенсации возникает с момента нарушения исключительного права, при доказанности факта правонарушения.

Таким образом, представленное в материалы дела поручение, не может быть основаниям для взыскания компенсации в пользу Истца, поскольку в нём отсутствует: - обстоятельства нарушения, в объеме, достаточном для удовлетворения требования о взыскании компенсации в определенном судом размере; - период нарушения; - основания предъявления требования о защите исключительного права и возможность смены таких обстоятельств.

На основании изложенного, при рассмотрении настоящего дела суд не установил наличие права у Истца на предъявление требований о защите исключительных прав на товарный знак N 189612, оснований для возникновения этого права, а также факт нарушения Ответчиком каких либо прав Истца, что в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 270 АПК РФ, является основанием для отмены судебного акта.

В ходе рассмотрения дела судом первой инстанции, Ответчик в отзыве и представленных в дальнейшем письменных пояснениях приводил доводы о необоснованности размера компенсации, заявленной Истцом.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 168 АПК РФ, в мотивировочной части решения арбитражного суда должны быть указаны доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле.

Между тем, текст обжалуемого судебного акта не содержит сведений об исследовании судом доводов Ответчика как, обоснования удовлетворения требований Истца в размере 2 709 608 рублей, а также сведений об оценке обстоятельств, установленных положениями пункта соответствии со статьей 384 ГК РФ если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права.

Согласно пункту 1 статьи 388 ГК РФ уступка требования кредитором другому лицу допускается, если она не противоречит закону, иным правовым актам или договору.

В пункте 43.5 Постановления N 5/29 разъяснено, что право требования возмещения убытков или выплаты компенсации может быть передано по соглашению об уступке права (требования).

Представленное в материалы дела поручение о защите прав на товарный знак не содержит никаких сведений из перечисленных выше требований, а потому, не может быть признано законным основанием для предъявления требований у Истца.

Указанные доводы подтверждаются действующей судебной практикой: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26.01.2015 N С01-1362/2014 по делу N А40-7494/2014 "...для определения предмета договора уступки требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права сторонам необходимо указать в договоре исключительное право, а также обстоятельства нарушения, в объеме, достаточном для удовлетворения требования о взыскании компенсации в определенном судом размере."

По смыслу пункта 3 статьи 1252, пункта 4 статьи 1515 ГК РФ право требования правообладателем компенсации возникает с момента нарушения исключительного права, при доказанности факта правонарушения.

Таким образом, представленное в материалы дела поручение, не может быть основаниям для взыскания компенсации в пользу Истца, поскольку в нём отсутствует: - обстоятельства нарушения, в объеме, достаточном для удовлетворения требования о взыскании компенсации в определенном судом размере; - период нарушения; - основания предъявления требования о защите исключительного права и возможность смены таких обстоятельств; На основании изложенного, Ответчик полагает, что при рассмотрении настоящего дела суд не установил наличие права у Истца на предъявление требований о защите исключительных прав на товарный знак N 189612, оснований для возникновения этого права, а также факт нарушения Ответчиком каких либо прав Истца, что в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 270 АПК РФ, является основанием для отмены судебного акта.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 168 АПК РФ, в мотивировочной части решения арбитражного суда должны быть указаны доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле.

Между тем, текст обжалуемого судебного акта не содержит сведений об исследовании судом доводов Ответчика как, обоснования удовлетворения требований Истца в размере 2 709 608 рублей, а также сведений об оценке обстоятельств, установленных положениями пункта 43.3. разъяснения Постановлением Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее по тексту - Постановления) "Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения."

Обозначение "Силимар" не использовалось для индивидуализации товаров Ответчика Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ установлено: "правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака."

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 02.04.2013 N 16449/12, поскольку пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусматривается одна мера гражданско-правовой ответственности - компенсация, взыскиваемая вместо убытков, которая лишь рассчитывается разными способами (пункты 1 и 2 названной статьи), то выработанные в упомянутых постановлениях подходы применимы и к практике взыскания компенсации, рассчитанной согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Суд признал, что у Истца не возникли убытки от незаконного использования товарного знака.

Вместе с тем, суд не учёл, что способ использования товарного знака по свидетельству N 189612, который был принят за основу расчета компенсации, несравним со способом использования, допущенным Ответчиком, поскольку расчет компенсации Истца произведен исходя из цены двукратной стоимости товара, маркированной Товарным знаком (что предполагает извлечение нарушителем прибыли в связи незаконными действиями по индивидуализации продукции).

Судом не была дана оценка доводам ответчика относительно использования Товарного знака исключительно в целях указания состава выпускаемого лекарственного средства, поскольку при его производстве использовалась субстанция под названием "силимар".

При этом, производимое на его основе лекарственное средство индивидуализировалось и продвигалось под собственным товарным знака Ответчика "ФОСФОНЦИАЛЕ" по свидетельству N 238754. Реализуя лекарственное средства под торговой маркой "Фосфонциалле".

В соответствии с подпунктом 2 пункта 46 Федеральным законом от 12.04.2010 N 61- ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об обращении лекарственных средств": "лекарственные препараты, должны поступать в обращение, если на их упаковке хорошо читаемым шрифтом на русском языке указаны наименование лекарственного препарата (международное непатентованное, или группировочное, или химическое и торговое наименования), наименование производителя лекарственного препарата, номер серии, дата выпуска (для иммунобиологических лекарственных препаратов), номер регистрационного удостоверения, срок годности, способ применения, дозировка или концентрация, объем, активность в единицах действия либо количество доз в упаковке, лекарственная форма, условия отпуска, условия хранения, предупредительные надписи".

В соответствии с пунктом 2.1.2 Требований о маркировке лекарственных средств, утверждённых Решению Комиссии Таможенного союза от 19 мая 2011 года N 646 потребительская упаковка должна содержать информацию о составе и количестве лекарственного препарата.

Согласно письму Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24.02.2004 N 293-22/34 о маркировке изделий медицинского назначения, маркировка и упаковка относятся к исключительной компетенции и ответственности производителя товара.

Таким образом, в отсутствии установленного намерения Ответчика индивидуализировать выпускаемое лекарственное средство обозначением "Силимар", а также отсутствие вероятности введения в заблуждение потребителей лекарственного средства ФОСФОНЦИАЛЕ относительно производителя или потребительских свойств указанного лекарственного средства, взыскание компенсации на основе представленного Истцом расчёта компенсации исходя из двукратной стоимости товара, маркированного товарным знаком противоречит действующему законодательству и судебной практике.

Суд, при определении размера компенсации не учитывал отсутствие вины Ответчика. Судом первой инстанции при вынесении решения не учтена правовая позиция, определенная в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.04.2013 N 15187/12.

Как указано в постановлении необходимо учитывать разъяснения, изложенные в абзаце втором пункта 23 Постановлением Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", согласно которым при защите интеллектуальных прав правило о неприменении принципа вины подлежит применению к способам защиты соответствующих прав, не относящимся к мерам ответственности.

Ответственность за нарушение интеллектуальных прав (взыскание компенсации, возмещение убытков) наступает применительно к статье 401 ГК РФ.

Таким образом, вина Ответчика в нарушении исключительного права Истца на спорный Товарный знак в силу указанных разъяснений должна учитываться, в том числе при применении меры ответственности, предусмотренной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

При определении размера компенсации следует учитывать возможность привлечения к ответственности правообладателем всех известных нарушителей его права, (страница 9, абзац 1 с конца Постановления Пленума Президиума Высшего Арбитражного суда РФ N 16449 от 02.04.2013 г., страница 9 абзац 2 Постановления Пленума Президиума Высшего Арбитражного суда от 20.11.2012 N 8953/12).

В настоящем споре ИП Самородова О.А подтвердило факт поставки Ответчику экстракта, маркированного обозначением "Силимар" в отсутствии законного разрешения. Учитывая изложенное, Ответчик имеет обоснованное предположение о наличии факта поставок экстракта "Силимар" и другим лицам.

Вместе с тем, каких - либо требований к Третьему лицу Истцом направлено не было. При указанных обстоятельствах, взысканию подлежит минимальный размер компенсации с учётом имеющейся у Истца возможности привлечения непосредственного производителя экстракта "Силимар" - ЗАО "Самарлектравы". Указанный довод соотносится с правовой позицией, изложенной в Постановлении Пленума Президиума Высшего Арбитражного суда РФ N 16449 от 02.04.2013 (а.З с.9): "Поскольку в настоящем деле установлено лицо, выпустившее журнал "ТВ-парк" с размещенным фотографическим произведением, арбитражному суду первой инстанции следовало привлечь его к участию в деле как соответчика при наличии согласия истца (пункт 5 статьи 46 Арбитражного процессуального кодекса российской Федерации), а при отказе в таком согласии - определить минимальный размер компенсации с учетом остающейся у истца возможности привлечения к ответственности непосредственного изготовителя периодического издания.

В соответствии с Постановлением Пленума Президиума Высшего Арбитражного суда РФ N 16449 от 02.04.2013: "с учётом обстоятельств дела, в случае если правообладатель выбрал взыскание компенсации в размере двукратной стоимости контрафактного товара, суд вправе снизить размер компенсации ниже двукратного размера стоимости контрафактных товаров." (а.2 с. 9).

Вместе с тем, в обжалуемом решении отсутствуют какие - либо доводы относительно направленности компенсации на восстановление имущественного положения Истца и имеющейся возможности по привлечению ЗАО "САМАРАЛЕКТРАВЫ" к предусмотренной законом ответственности.

Согласно регистрационному удостоверению (дата регистрации 11.08.2008 г., номер регистрационного удостоверения ЛСР - 006426/08) торговое наименования лекарственного препарата -Фосфонциале, в состав данного препарата входит вспомогательное вещество Силимар - 70 мг.

Необходимо учитывать обозначение Силимар маркируемое сырье для производства лекарственного препарата "Фосфонциале", который продвигается и реализовывался под собственной торговой маркой. Товар является рецептурным, продается по специальному назначению.

Также следует учесть, что согласно (т. 1 стр. 80) - имеется оригинал упаковки ЗАО "Фармацентр ВИЛАР" Силимар, а согласно упаковке "Фосфонциале" (т.1 стр. 117) в одной упаковке содержит лишь Силимар - 70 мг, что является лишь содержимым данного препарата, как вспомогательное вещество, а не является Силимар как товарный знак.

В силу ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

При этом согласно ст.68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Согласно ст. ст. 8, 9 АПК РФ, стороны пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или возражений.

Истцом не представлены в материалы дела доказательств того, что у ответчика остался товар - препарат ФОСФОНЦЕАЛЕ (регистрационный номер ЛСР-006426/08), равно как и доказательств его объема и места хранения.

Вместе с тем, в соответствии со статьями 16, 170, 174, 182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебный акт должен быть законным, обоснованным, исполнимым и направлен на восстановление нарушенных прав заявителя; при этом суд должен сформулировать резолютивную часть решения (постановления) таким образом, чтобы решение (постановление) было исполнимо в принудительном порядке.

Судебное решение об обязании совершить определенные действия, как и всякое другое решение, должно быть исполнимым.

Именно исполнимость решения позволяет применить меры государственного принуждения к лицу, не надлежаще исполняющему обязательство, с целью обеспечения его исполнения.

На основании изложенного, исходя из фактических обстоятельств дела, с учетом оценки представленных доказательств, суд апелляционной инстанции делает вывод о том, что, суд первой инстанции не полностью исследовал обстоятельства, имеющие значение для дела, в связи с чем решение Арбитражного суда Московской области на основании статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит отмене, отказав истцу в иске в полном объеме.

Руководствуясь статьями 266, 268, п. 3 ст. 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Московского области от 04 марта 2016 года по делу N А41-71432/15 отменить.

В удовлетворении исковых требований ЗАО "Фармцентр "Вилар" - отказать.

Постановление может быть обжаловано в кассационном порядке в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев.

Председательствующий

Э.С. Миришов

Судьи

В.П. Быков С.Ю. Епифанцева