Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15 июля 2016 г. N 15АП-8196/16

город Ростов-на-Дону

15 июля 2016 г.

Дело N А53-1746/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 08 июля 2016 года.

Полный текст постановления изготовлен 15 июля 2016 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе судьи Попова А.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Стефанцевой А.В.,

в отсутствие представителей сторон,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Аристарховой Натальи Юрьевны

на решение Арбитражного суда Ростовской области

от 29 апреля 2016 года по делу N А53-1746/2016

по иску Carte Blanche Greetings Ltd

к индивидуальному предпринимателю Аристарховой Наталье Юрьевне

о взыскании компенсации за использование товарного знака и компенсации за нарушение исключительных авторских прав,

принятое в составе судьи Корха С.Э.,

УСТАНОВИЛ:

компания Carte Blanche Greetings Ltd (далее - истец, компания) обратилась в Арбитражный суд Ростовской области с иском к индивидуальному предпринимателю Аристарховой Наталье Юрьевне (далее - ответчица, предприниматель) о взыскании компенсации за нарушение исключительных авторских прав на персонаж "Tatty Taddy" в сумме 10 000 руб., компенсации за нарушение прав на товарные знаки N 862888, 862892, 855249 по 10 000 руб. за каждый (с учетом принятых судом первой инстанции уточнений первоначально заявленных исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Исковые требования мотивированы тем, что предприниматель в своем магазине осуществлял розничную продажу контрафактного товара - игрушки мишки "Тедди" в отсутствие правовых оснований.

Дело рассматривалось судом первой инстанции в порядке упрощенного производства по правилам главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 29.04.2016 заявленные требования удовлетворены.

Суд первой инстанции указал, что материалами дела подтвержден факт реализации ответчицей спорного контрафактного товара, в том числе видеозаписью истца. Предприниматель не представила доказательств предоставления ей компанией прав на введение в гражданский оборот спорного товара. Суд принял во внимание то обстоятельство, что истцом заявлен минимальный размер компенсации, установленной статьями 1301, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Индивидуальный предприниматель Аристархова Наталья Юрьевна обжаловала решение суда первой инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и просила его отменить.

Доводы апелляционной жалобы сводятся к следующему:

- суд первой инстанции не исследовал вопрос о наличии полномочий у Лукьянова Р.Л. для предъявления иска от имени иностранной компании;

- истцом не представлены доказательства того, что именно представленная в материалы дела мягкая игрушка приобреталась у ответчицы;

- истцом не обоснован конкретными материалами дела размер предъявленной к взысканию компенсации, в два раза превышающей минимальный.

Апелляционная жалоба рассматривалась в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие извещенных сторон.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что решение суда первой инстанции подлежит изменению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, 26.11.2015 в магазине, расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, д. 41в, по договору розничной купли-продажи представителем истца у ответчицы был приобретен контрафактный товар - мягкая игрушка, выполненная с подражанием изображения персонажа "медвежонок "Ми ТУ Ю Тэтти Тедди".

В обоснование факта приобретения у ответчика товара, выполненного с использованием изображения персонажа "медвежонок "Ми ТУ Ю Тэтти Тедди", истец представил видеозапись процесса закупки товара и товарный чек от 26.11.2015.

Полагая, что такими действиями ответчица нарушила исключительные права компании на персонаж "Медвежонок "Ми Ту Ю Тэтти Тедди" и товарные знаки по международной регистрации N 855249, 862888, 862892, компания обратилась в арбитражный суд с соответствующим иском.

Компания является обладателем исключительных прав на персонаж "Медвежонок "Ми Ту Ю Тэтти Тедди", а также на изобразительные товарные знаки по международной регистрации N 855249, 862888, 862892, представляющие собой изображение верхней части туловища и головы медвежонка с голубым носом и заплаткой, надпись "Me to You" в сером овале, а также надпись carte blanche.

Как указал суд первой инстанции, "Медвежонок "Ми ТУ Ю Тэтти Тедди" является персонажем серии произведений и представляет собой самостоятельный результат творческой деятельности, выраженный в объективной форме.

Авторские права истца на персонаж произведения подтверждаются аффидевитом автора иллюстраций произведения Стива Морт-Хилла и трудовым договором от 27.11.2010, заключенным между последним и истцом. На основании пункта 17.1 указанного договора Стив Морт-Хилл передал истцу все настоящие и будущие авторские права, права на дизайн и другие имущественные права на все материалы, написанные, созданные или разработанные им в связи с бизнесом или деятельностью истца.

Принадлежность компании исключительных прав на товарные знаки по международной регистрации N 855249, 862888, 862892, зарегистрированными для товаров 28-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (игрушки, игры, плюшевые, мягкие игрушки, игрушки с набивкой из фасоли, мозаики и паззлы, безделушки для вечеринок, надувные шары, гимнастические и спортивные товары, елочные украшения), подтверждается соответствующими свидетельствами.

В силу пункта 1 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинства и назначения произведения, а также от способа его выражения, в том числе литературные произведения, произведения живописи, графики и другие произведения изобразительного искусства.

Согласно пункту 3 той же статьи авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе в письменной, устной форме (в виде публичного произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме), в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме.

Пунктом 7 статьи 1259 Кодекса предусмотрено, что авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают требованиям, установленным пунктом 3 этой статьи.

Таким образом, при определенных установленных законом условиях персонаж произведения может быть признан объектом авторского права.

В пункте 29 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что поскольку согласно пункту 3 статьи 1259 Кодекса охране подлежат произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, то под персонажем следует понимать часть произведения, содержащую описание или изображение того или иного действующего лица в форме (формах), присущей (присущих) произведению: в письменной, устной форме, в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме и др.

Пунктом 3 статьи 1228 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это право может быть передано автором другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом.

Согласно пункту 1 статьи 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 названной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение.

Автором произведения науки, литературы или искусства признается гражданин, творческим трудом которого оно создано. Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, считается его автором, если не доказано иное (статья 1257 Кодекса).

Авторские права распространяются на персонаж произведения, если по своему характеру он может быть признан самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечает требованиям, установленным пунктом 3 статьи 1259 Кодекса, то есть выражен в какой-либо объективной форме, в том числе в форме изображения.

Использованием персонажа может являться, в частности:

1) воспроизведение персонажа в любой форме, независимо от того, в какой форме он был создан изначально. При этом воспроизведением персонажа признается не использование конкретного изображения (например, кадра мультипликационного фильма), а использование деталей образа, характера и (или) внешнего вида, которые характеризуют персонаж, делают его узнаваемым;

2) переработка персонажа, под которой понимается создание нового производного персонажа на основе характерных черт изначального.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если этим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных тем же Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную названным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных этим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

В пункте 43.2 постановления от 26.03.2009 N 5/29 разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

В соответствии с пунктом 34 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, незаконное использование товарного знака посредством реализации товара, имитирующего товарный знак, является нарушением исключительных прав на такой товарный знак.

Факт принадлежности истцу исключительных прав на персонаж и товарные знаки не опровергнут ответчицей и не оспорен в апелляционной жалобе.

Несогласие предпринимателя с выводами суда первой инстанции относительно установления сходства до степени смешения спорной мягкой игрушки с товарными знаками истца и наличия в спорной игрушке признаков переработки персонажа вышеназванного иллюстрированного литературного произведения, не принимается апелляционным судом во внимание.

Судом первой инстанции правильно применены выработанные в правоприменительной практике подходы (критерии) выявления сходства до степени смешения обозначений (объектов) с охраняемыми товарными знаками, а также переработки объектов авторского права (персонажей).

Наличие внешнего сходства между персонажем иллюстрированного литературного произведения и товаром (игрушкой) ответчика является лишь одним из обстоятельств, учитываемых для установления факта воспроизведения или переработки используемого произведения (его персонажа). Основное значение имеют характерные отличительные признаки, легко узнаваемые всеми: имя, внешний вид и иные символы, позволяющие узнавать героя произведения, формирующие его образ.

Как отмечено в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Аналогичный подход допустим и при сопоставлении выраженного в объективной форме - в форме рисунка персонажа иллюстрированного литературного произведения с объемной игрушкой. Вопреки мнению заявителя апелляционной жалобы, при наличии очевидного сходства двух объектов разрешение соответствующего вопроса не требовало специальных познаний, в том числе и в области искусствоведения, и правомерно разрешен судом самостоятельно с позиций рядового потребителя.

Суд первой инстанции установил, что спорная мягкая игрушка представляет собой переработанный объект авторского права (персонаж), выполненный с подражанием медвежонку "Ми Ту Ю Тэтти Тедди", о чем свидетельствует использование при ее изготовлении материала такого же цветового сочетания, что и у объекта исключительного авторского права компании (серая шерсть, голубой нос), а также пропорции и характерное расположение его черт, типичная сидячая поза, характерные заплатки.

Кроме того, сравнив спорный товар с товарными знаками истца по правилам Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197, суд первой признал их сходство до степени смешения.

При таких обстоятельствах суд первой инстанций пришел к обоснованному выводу о том, что предприниматель нарушил исключительные права компании на указанный персонаж и товарные знаки N 855249, 862888, 862892.

В силу пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Таким образом, указанная имущественная ответственность наступает за гражданское правонарушение, состоящее в незаконном использовании товарного знака.

При этом закон наделяет правообладателя правом выбора одного из двух вариантов определения размера взыскиваемой компенсации (пункт 4 статьи 1515 Кодекса): в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения либо в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истцом выбран способ определения компенсации из расчета от 10 000 до 5 000 000 руб. за каждый случай нарушения исключительного права.

В зависимости от выбора правообладателем конкретного варианта определения размера компенсации различаются и правовые возможности обращения с соответствующим требованием.

Так, если правообладатель избрал способ расчета компенсации в соответствии с подпунктом первым пункта 4 статьи 1515 Кодекса, то его право на взыскание компенсации считается реализованным (исчерпанным) в результате рассмотрения судом единичного случая нарушения исключительного права, поскольку указанная компенсация определяется судом в размере, определяемом исходя из объема допущенного нарушения в целом.

Как разъяснено в пункте 43 совместного постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от 10 000 до 5 000 000 руб., суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Из выше указанных разъяснений следует, что при определении размера компенсации суд должен исследовать вопрос об обстоятельствах, сопровождающих совершение правонарушения, характер действий ответчика. При этом, заявление истцом к взысканию минимальных сумм компенсации (по 10 000 руб. за каждое нарушение исключительных прав) не является основанием для игнорирования судом разъяснений Пленумов, в том числе по следующим обстоятельствам.

Так, в соответствии с абзацем третьим пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

Учитывая, что материалами дела подтверждается однократная реализация предпринимателем одной единицы товара, в деле отсутствуют доказательства ранее совершенных ответчицей нарушений исключительных прав истца, а также отсутствуют доказательства значительного размера вероятных убытков правообладателя, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что принципам разумности, справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения отвечает уменьшение размера данной компенсации на основании абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации до 20 000 руб. (по 5 000 руб. за каждое нарушение исключительных прав истца).

В остальной части требования о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки и авторских прав надлежит отказать.

В силу изложенного решение суда подлежит изменению, как вынесенное без учета всех фактических обстоятельствах дела.

Поскольку иск о взыскании 40 000 руб. заявлен истцом обоснованно, а уменьшение размера компенсации произведено судом на основании абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, постольку судебные расходы подлежат взысканию с ответчицы в пользу истца в полном объеме.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ростовской области от 29 апреля 2016 года по делу N А53-1746/2016 изменить, изложив абзац первый резолютивной части решения в следующей редакции:

"Взыскать с индивидуального предпринимателя Аристарховой Натальи Юрьевны (ИНН 616105050027, ОГРН 304616127500200) в пользу Carte Blanche Greetings Ltd компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки N 855249, 862888, 862892 и на персонаж мишка "Teddy Taddy" в сумме 20 000 руб., судебные расходы по уплате государственной пошлины по иску в сумме 2 000 руб., судебные расходы на получение выписки из ЕГРИП в размере 200 руб.

В удовлетворении остальной части иска отказать."

В соответствии с частью 5 статьи 271, частью 1 статьи 266 и частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Суд по интеллектуальным правам по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий

А.А. Попов